授权、确权和侵权程序中权利要求解释规则的异同

　　（作者：任晓兰 国家知识产权局专利复审委员会）

　　权利要求的解释是专利法领域一个永恒的话题。一直以来，围绕权利要求的解释，争论多集中于具体的解释规则，尤其是如何正确处理利用说明书及其附图的内容对权利要求进行解释与不恰当地将说明书及其附图中的内容引入到权利要求中之间的关系，但是，有一个问题不应忽视，即授权、确权和侵权程序中权利要求的解释规则是否应当相同，或者如果存在不同的话，不同将体现在哪些方面。 

　　一 权利要求解释的含义 

　　关于什么叫“权利要求的解释”，目前有两种不同的观点。一种观点认为，所谓“权利要求的解释”，是确定权利要求真实含义、界定权利要求的字面含义的过程[1]，是伴随专利产生的各个阶段都存在的概念。美国联邦巡回上诉法院在Scipps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.一案中写道：“专利权利要求的解释只是一种对简洁的权利要求语言进行详细描述的方式，目的是理解而不是改变权利要求的范围”[2]。另一种观点则认为，权利要求的解释，是侵权程序中独有的概念，是确定专利权保护范围的过程；因为目前大多数国家和地区为合理保护专利权人的利益，均采用“等同原则”将专利权的保护范围扩大到权利要求的字面含义之外，因此，等同范围的确定也属于权利要求解释的范畴[3]。用一个简单的图来表示，前一种观点所指权利要求的解释，是界定权利要求限定范围的过程，而后一种观点所指权利要求的解释，则是确定专利权实际要保护的范围（即权利要求限定的范围＋等同范围）的过程。

　　笔者赞同第一种观点。首先，虽然“权利要求的解释”这一概念缘起法院界定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，但权利要求的解释并非侵权纠纷处理过程中独有的概念，在专利授权和专利权无效宣告（以下简称专利确权）程序中同样需要对权利要求进行解读，以确定权利要求的含义和范围并判定其与现有技术的关系[4]。从这一意义上讲，针对同样的权利要求，这三个程序中对其含义的认识应当完全一致，这样才能最大程度地尊重权利要求的公示作用，将权利要求的解释界定为“确定权利要求的真实含义”有利于实现三个程序中权利要求解释的统一。其次，虽然确定等同范围离不开权利要求书和说明书，但是否构成等同的判断，无论在判断方法还是判断目的上，与确定权利要求的真实含义均有一定的区别。并且，等同范围的大小将有可能随侵权行为发生日的不同有所差异，而权利要求的真实含义却是在专利申请日时就已经确定，不会随侵权行为发生日的变化而变化。因此，将权利要求的解释界定为确定权利要求真实含义的过程更为合理，侵权判定过程中对权利要求的解释，实际上是还原授权或者确权程序中所认定的权利要求限定范围的过程。 

　　专利法第59条第1款所称“专利权的保护范围”，其实是权利人实际能够获得保护的最大范围，是在权利要求限定的范围基础上，通过适用等同原则所扩展到的范围。专利授权程序是通过对申请文件进行审查，通过审查员与申请人之间的交流互动，明确权利要求限定的范围。确权程序是专利复审委员会基于无效宣告请求人的请求，根据提出的理由和提交的证据，确定已授权的权利要求限定的范围是否合适。专利侵权判定，则是审判机关在解释权利要求限定范围的基础上，通过对是否适用等同原则以及等同范围的确定，明晰权利人实际能够获得的保护范围。 

　　二 不同程序权利要求解释规则存在差异的必要性和合理性分析 

　　无论是授权、确权程序中权利要求的解读，还是侵权判定程序中权利要求的解释，目的都在澄清权利要求的不清楚之处，合理界定权利要求的保护范围。因此，理论上讲，在授权、确权和侵权程序中，对权利要求保护范围的解释标准应当是一致的，这样才能最大程度地确保“专利权人和社会公众对于专利权的保护范围建立统一的预期，从而保障社会公众的可期待利益”。[5] 

　　但是，实践中，由于三个程序的性质和任务不同、权利人修改专利申请文件或专利文件的尺度不同，权利要求的解释规则可以并允许存在一定的差异。笔者以为，从利益平衡角度考虑，一般情况下，当事人修改专利申请文件尺度的大小应当与允许解释的尺度成反比。允许修改的尺度越大，允许解释的幅度就应当越小；相反，允许修改的尺度越小，允许解释的幅度就应当越大。 

　　专利授权程序中，审查员面对的是未授权的专利申请，其任务是对专利申请人提请的专利申请文件进行审查，以确保授予的专利权保护范围清晰、权利稳定性尽可能好，尽量避免授予有瑕疵的专利权。因此，在授权程序中，审查员的审查重点是权利要求书，应当遵循最大合理解释原则来界定权利要求的含义。假如审查员发现权利要求的某一特征按照其通用含义理解范围较宽，导致包含了现有技术中已经公开的内容而使得权利要求整体丧失新颖性，但基于说明书中给出的限缩性定义，该特征并未被现有技术所覆盖，若用说明书中的限缩性定义对该特征进行解释，权利要求将具有新颖性。此时，基于授予权利稳定、界线清晰的专利权的角度，将该特征理解其为通用含义而避免用说明书的内容对其进行解释，并发出不具备新颖性的审查意见通知书更为合理。因为一方面，只有通过这种方式，才能让专利申请人在授权阶段对该特征作出澄清或者修改，从而避免后续程序中就此问题再生争议；另一方面，在授权程序中，只要不超出原始申请文件记载的范围，专利申请人几乎可以以任何方式修改权利要求来克服审查员指出的缺陷，通过修改权利要求，可以使得专利申请人真正对社会做出贡献的那些技术方案被记载在权利要求书中，这有利于维护授权权利要求的公示作用。 

　　相反，专利侵权判定程序中，法官面对的是已经授权公告的专利，其任务是判定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围。根据我国专利法“二元制”的制度设计，专利权是否有效由专利复审委员会予以判断，在专利复审委员会未作出宣告专利权无效的决定之前，该专利权应当推定有效。当然，根据最高人民法院在（2012）民申字第1544号一案中所秉承的观点，除非存在“难以解释的模糊不清”之处，导致无法判断被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围的情况出现。基于这一基本原理，针对上文所说的情况，法官应当而且必须用说明书中的限缩性定义对权利要求中的特征进行解释，而不是将其理解为该特征的通用含义。这是因为，侵权判定程序中，专利权人不具有修改专利文件的机会，如果不通过用说明书的内容对权利要求进行解释，将会导致权利人获得的保护与其对于社会所做的贡献明显不相适应，这显然是不合理的。 

　　令人纠结的其实是专利确权程序。确权程序中，专利复审委员会面对的是已经授权公告的权利，其任务是借助无效宣告请求人提出的理由和证据重新审视专利授权是否恰当。如果专利权的授予不符合法定授权条件，专利复审委员会承担着通过宣告专利权无效或者部分无效来纠正不当授权的职能。因专利确权程序审查的是授权决定是否正确，因此理论上，在专利确权程序中应遵循与授权程序相同的解释权利要求的规则。但是，按照现行法律法规的规定，专利权人在确权程序中修改权利要求的尺度相比专利授权程序受到很大限制，尤其是，不能通过从说明书中提取特征补入权利要求中的方式修改权利要求。这就决定了，很多在专利授权程序中通过修改权利要求可以克服的缺陷在专利确权程序中是不能克服的。此时，如果持与专利授权程序相同的权利要求解释尺度和规则的话，相关权利要求可能被宣告无效，因此会导致某些因为撰写瑕疵等原因造成的失误无法得到补救，有对微小失误施以过重惩罚之嫌，与鼓励发明创造的宗旨不太相符。比如以上例举的情况，假设依然按照所述特征的通用含义来理解，而不引入说明书中的相关内容对其进行解释，由于说明书的内容无法通过修改补入到权利要求书中，所以只能得出不具备新颖性、应予宣告无效的结论，这显然与专利权人对社会所作的贡献不相适应。因此，笔者以为，在确权程序中，不能像授权程序中那样重点考虑权利要求书，完全以最大合理解释原则处理权利要求中需要解释的内容。 

　　即便如此，不可否认的是，在确权程序中，专利权人仍然可以通过修改专利文件来完善其专利权，重新划定专利权的保护范围，这是侵权判定程序中权利人不可能具有的权利；另外，如果完全遵循与侵权判定程序中相同的解释权利要求的方法和规则，确权程序的存在将毫无意义，这显然不符合制度设计的初衷。因此，确权程序中权利要求的解释尺度，也不能像侵权判定程序中那样大幅度地通过权利要求的解释来调和权利人与社会公众的利益，而是应当界于授权程序与侵权判定程序之间。最高人民法院在（2010）知行字第53-1号一案[6]中其实也表达了同样的观点。该案中，最高人民法院基于专利授权、确权与侵权三个程序各自的定位和职能不同，认为其权利要求解释的方法“既存在很强的一致性，又存在一定的差异性” 。 

　　围绕授权、确权和侵权程序中权利要求解释尺度和规则的问题，近期在美国也引发了激烈的讨论。自2013年9月16日新的双方复审程序（IPR）运行以来，美国专利审查和上诉委员会（PTAB）在IPR程序中一直依据最宽合理解释（BRI）标准，而不是侵权判定程序中的Pillips标准对权利要求进行解释。根据美国专利商标局2015年6月发布的数据，在IPR程序中，被宣告无效的权利要求占所涉权利要求总量的84%，业界认为如此高的无效率与PTAB使用BRI标准有很大关系。据中国保护知识产权网2016年1月20日的报道，美国最高法院批准了科佐速度技术公司（Cuozzo Speed Technologies)针对PTAB基于BRI标准宣告科佐公司车速表技术专利无效的裁决所提出的异议[7]。科佐公司在复审请求中表示：“撤销率这么高的主要原因是，虽然IPR被明确指定为法律诉讼的替代程序，但PTAB使用的权利要求解释标准与联邦法院并不相同……当然，解释越宽泛，相关现有技术的部署就越广泛，相应地，权利要求就越可能因现有技术被宣告无效。”该案的审理结果不仅会对美国专利实务界产生较大影响，对于我国明确确权与侵权程序中权利要求的解释标准也将具有借鉴意义。 

　　三 不同程序中权利要求解释规则的异同 

　　关于授权、确权和侵权判定程序中权利要求解释的异同，笔者部分赞同最高人民法院在（2010）知行字第53-1号一案中的观点，即这三个程序中，权利要求的解释均属文本解释，应当遵循文本解释的一般规则，解释规则的差异突出体现在当事人意见陈述的作用上。但是，该案中，最高人民法院将专利授权、确权程序统称为“专利授权确权程序”，并将其笼统地与专利侵权判定程序进行对比[8]，未进一步区分和讨论授权程序和确权程序中权利要求解释规则是否应当相同或者差异在哪些地方。 

　　为进一步明晰三个程序中权利要求解释规则的差异，笔者将实践中常见的需要解释的情形进行了梳理，并对各种情形下的解释方式给出建议。如下表1所示。 

　　表1：专利授权、确权和侵权程序中权利要求解释规则的对比

　　１ 三个程序解释规则完全一致的情形 

　　情形1、5、7和9四种情形下，三个程序中的解释规则应当完全一致。情形1、5和9相对来说容易理解。针对情形7---权利要求范围过宽而得不到说明书支持的情况，一方面，根据现行“二元制”的制度设计，审理侵权纠纷的法院不具有对专利有效性进行审理的职能，因此，即使法官认为权利要求的范围太宽，超出说明书可以支持的范围，在被控侵权人未提出无效宣告请求、或者专利复审委员会未宣告专利权无效之前，法官也应当以权利要求的内容为准，不应当利用说明书的内容对权利要求作限缩性解释，而构成对权利要求内容的实质性修改；另一方面，判断权利要求能否得到说明书的支持，并非象明显错误的更正式解释那样，仅依托说明书的内容就可以作出准确的判断，而是需要站位于所属领域普通技术人员的视角，依托对大量现有技术的了解。如果在权利要求清楚的情况下，允许侵权判定程序将说明书的内容限缩解释到权利要求中的话，不仅会使确权程序的存在毫无意义，严重破坏权利要求的公示作用，而且也会使权利要求的解释脱离“折衷原则”的轨道而滑向“中心限定”的泥坑。 

　　２ 确权与侵权程序解释规则一致，但与授权程序解释规则不同的情形 

　　情形2、4和6三种情形下，在确权程序中应当采用与侵权判定程序相同、但与授权程序不同的解释方式。 

　　授权和侵权判定程序中的解释方式相对容易理解。比如，情形2，当权利要求中存在具有通用含义的已知特征或者上位概念，说明书中又对其有特定定义时，从授予权利稳定、界线清晰的专利权的角度，在授权程序中应当主要以权利要求的内容为准，通过将相应特征理解为其通用含义等方式，督促专利申请人把说明书中特定的定义或正确的内容修改到权利要求中，从而避免在后续的确权或侵权判定程序中发生争议。侵权判定程序中，则需要将其理解为说明书中的特定含义，这样更有益于平衡权利人和社会公众之间的利益。又比如，情形4，当权利要求中存在明显错误时，通过在授权程序中以权利要求为准而提出不清楚的反对意见，可以让专利申请人尽早注意到该错误并将其更正为唯一正确的答案，这样有助于授权的权利要求界限清晰。相反，侵权判定程序中，在根据说明书可以获知其唯一正确的答案时，通过解释将权利要求中的明显错误更正为所述唯一正确的答案，不仅利于有效保护专利权，也有利于权利人和社会公众之间利益的平衡。 

　　相对纠结的依然是确权程序。笔者之所以主张应当利用说明书的内容对其进行澄清或更正性解释，原因在于，在这三种情形下，权利要求中出现的瑕疵多半是撰写的失误，是无心之失。能够用于补救所述失误的内容多半出现在说明书中，根据现行《专利审查指南》的规定，说明书中的这些内容无法通过修改专利文件的方式增加或补充到权利要求书中。出于保护真正的发明创造的角度，通过解释对于这些失误予以澄清是合理的。更重要的是，这三种情形下的解释是对有瑕疵内容的澄清而不会构成对权利要求范围的实质性修改。 

　　也许有人会将情形2、4、6和情形7进行对比，质疑为什么在确权程序中，在情形2、4、6的情况下允许用说明书的内容对权利要求进行解释，而在情形7的情况下却要以权利要求的内容为准而不将权利要求解释为说明书可以支持的部分？对比，笔者认为，首先，正如最高人民法院在多个案件中所强调的，在对权利要求进行解释时，要以权利要求中限定的技术特征为基础，避免将权利要求中没有限定而仅在说明书中予以描述的内容解释到权利要求中，从而不恰当地限缩权利要求的范围。情形2、4和6的解释是对权利要求内容的澄清，并没有限缩权利要求的范围，而情形7，如果允许在权利要求得不到说明书支持的情况下，将说明书可以支持的内容解释到权利要求书中，将会构成对权利要求范围的实质性修改。其次，用清楚、简明的语言概括要求保护的技术方案，表明专利申请要求保护的范围，并通过从属权利要求的递进式限缩，形成立体的保护体系，是提出专利申请时最先要面对、且必须要解决的问题。即使是出于保护策略的考虑，在说明书能够支持的范围之外概括一个更大的范围，也应当通过从属权利要求的方式将说明书能够支持的范围记载在权利要求书，以供“不时之需”。仅记载大的保护范围而不通过从属权利要求的方式做进一步的防备，至多只能被认为“过于自信的过失”，而不是无心之失。更何况，在获得大的保护范围的同时，专利申请人也应当承担与之相适应的风险。因此，笔者以为，在情形7的情况下，通过用说明书可以支持的内容对权利要求进行限缩性解释是不合理的。 

　　纵观最高人民法院最新发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》，其实也在向社会传递一种信号，即通过在侵权判定中作相对严格的解释，督促权利人在提交专利申请之初就履行充分的注意义务，关注自身权利的界定与布局，这无论是对专利制度的高效运行，还是全方位提升专利保护能力与水平都是非常有益的。 

　　３ 确权与授权程序解释规则一致，但与侵权程序解释规则不同的情形 

　　情形3和8两种情形下，在确权程序中应当采用与授权程序相同、但与侵权判定程序不同的解释方式。 

　　最典型的是功能性特征。在授权程序中，根据《专利审查指南》的相关规定，应当将其解释为能够实现该功能的所有实施方式，而在侵权判定程序中，根据最新发布侵权司法解释（二）的规定，应当将其解释为说明书中例举的具体实施方式及其等同的实施方式。虽然业界针对前后程序解释规则的不一致多有诟病，但笔者以为，这种不一致其实是可以接受的。 

　　首先，多数情况下，两种规则的差异只是文字层面的，实质的认定结果应当是相同的。在实质审查过程中，针对含有功能性特征的权利要求，审查员需要审查该功能限定是否能够得到说明书的支持。此时可能有两种情况：一是所述功能是以说明书中记载的特定方式完成的；二是所述功能的实现并不倚赖于说明书描述的具体实施方式，只要具备所述功能，任何部件或结构均能用于相关技术方案。针对第一种情况，审查员要审查本领域技术人员是否明了该功能还可以用说明书中未提及的其他替代方式完成，或者是否有合理的理由怀疑该功能性特征所包含的一种或多种方式不能解决发明所要解决的技术问题并达到相同的技术效果。这一判断过程与侵权判定程序中以说明书中描述的具体实施方式为基础，判断是否存在或者有何种等同方式其实是一致的。因此，如果审查员允许该功能性特征，表明该功能性特征的含义既包括说明书中的具体实施方式，也包括能够实现该功能的替代方式；如果审查员不允许该功能性特征，必然会要求专利申请人将其限缩到说明书的具体实施方式及能够实现该功能的替代方式。这与侵权判定程序的结果是完全一致的。如下图1所示。 

　　图1：相关功能只能由说明书描述的实施方式完成 

　　其次，即使某些情况下，采用两种规则的认定结果可能存在差异，从引导专利申请人尽可能用结构特征而非功能性特征进行限定的角度出发，存在差异也是可以接受的。例如，以上第二种情况，授权程序中，如果审查员认为所述功能的实现并不倚赖于说明书描述的具体实施方式，具备所述功能的任何部件或结构均能用于相关技术方案，会允许在权利要求书中出现功能性特征。此时，所述功能性特征的含义不仅包括说明书中的具体实施方式、与所述具体实施方式等同的替代方式，还包括能够实现所述功能但与所述具体实施方式不属于基本相同的技术手段的那些替代方式。出现在授权权利要求中的这一功能性特征在侵权判定程序中多半将被理解为只包括前两类（如下图2所示），除非其属于“仅阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能的具体实施方式”。 

　　图2：相关功能的实现不依赖于说明书描述的具体实施方式 

　　在这种情况下，表面上看，规则的不同会导致专利权人的部分权利不能得到有效的保护。但究其实质，缘于权利人采用了功能性特征这种不太推荐的方式来限定要求保护的发明所致。不太推荐采用功能性特征，并不意味着采用功能性特征必定会使权利人的利益受损。如果权利人认为相关功能的实现不依赖于说明书描述的具体实施方式，采用功能性特征比结构特征更为恰当的话，除了在实施例中记载具体实施方式之外，还可以在说明书中对实现该功能的其他方式进行列举与说明，比如，把那些不属于基本相同的手段，但能实现所述功能的替代方式也作为功能性特征的一部分在说明书中予以充分描述。这种情况下，应该不会出现上图2所示有部分方案不能获得保护的情况。因此，授权与侵权判定两个程序中针对功能性特征采用不同的解释方式，有助于引导专利申请人更好地撰写申请文件。 

　　至于确权程序的解释方式为什么应当同授权程序而非侵权判定程序，笔者认为原因与情形7类似，具体不再赘述。 

　　四 结语 

　　总之，授权、确权和侵权判定程序的性质和任务不同、权利人修改专利申请文件或专利文件的尺度不同，权利要求的解释可以并允许存在一定的差异。这种差异并不会损害权利要求的公示作用，相反，通过从行政审批和司法保护两个不同的维度，共同对权利要求的解释进行规范，最终有利于引导专利申请人以最合理的方式撰写申请文件，保护其对社会所做的贡献。 


注释 

[1] 闫文军，《专利权的保护范围》，法律出版社，第30页。
[2] Scipps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.　927F. 2d 1565, 18 USPQ2d 1001（Fed. Cir. 1991）。
[3] 解雯，《专利权利要求的解释》，《西南政法大学》硕士论文，2008年。
[4] 尽管严格来讲，将授权与确权程序中对权利要求含义的明晰称之为权利要求的解读更为准确，但由于这一过程中对权利要求进行解读的作用与侵权判定程序中对权利要求进行解释的作用基本一致，因此将二者统称为权利要求的解释亦无不妥。
[5] 张鹏，“再论权利要求保护范围解释的时机”，《审查业务通讯》第17卷第4期。
[6]专利号为00131800.4的发明专利。无效决定号为WX11291，宣告专利权全部无效。一审判决号为（2008）一中行初字第1030号，维持无效决定；二审判决号为（2009）高行终字第327号，撤销一审判决和无效决定。无效宣告请求人提起再审，最高人民法院裁定驳回再审申请。
[7] 中国保护知识产权网，2016年1月20日，“最高法院将审查PTAB的权利要求解释标准”。
[8] 该案中，最高人民法院认为，专利授权确权程序与侵权判定程序的差异“突出体现在当事人意见陈述的作用上……在专利授权确权程序中，申请人在审查档案中的意见陈述在通常情况下只能作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，而不是决定性依据。而在专利民事侵权程序中解释权利要求的保护范围时，只要当事人在专利申请或者授权程序中通过意见陈述放弃了某个技术方案，一般情况下应该根据当事人的意见陈述对专利保护范围进行限缩解释。”