新产品制造方法专利侵权诉讼疑难分析

　　新产品制造方法专利(以下简称产品方法专利)侵权诉讼，适用举证责任倒置。《专利法》(2008)第六十一条第一款 规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”在我国《专利法》(1993)第六十条第二款以及《专利法》(2000)第五十七条第二款中均有类似的规定。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2001)第四条第(一)项也规定了：“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任”。产品方法专利侵权诉讼，对于原告当事人而言，历来是专利诉讼胜诉风险较高的一类案件，对于律师或者法官而言，也是一项专业性很强的知识产权诉讼案件。
　　
　　一、产品方法专利侵权诉讼难点之一——举证责任的分配
　　
　　产品方法专利侵权诉讼案件，尽管适用举证责任倒置，并不意味着原告无需先予举证，原告发起产品方法专利侵权诉讼，仍应首先承担一定的举证责任，方能适用举证责任倒置，由被告承担“对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任”。
　　
　　原被告双方的轮番举证过程犹如一场乒乓球比赛。首先，原告“发球”——完成以下举证：1)根据方法专利制造的产品属于“新产品”，2)被告制造的产品与根据方法专利制造的产品属于“同样产品”。原告“发球”成功后，由被告负责“还击”——承担反驳的举证责任：1)举证证明根据方法专利制造的产品不属于“新产品”，或者被告制造的产品与根据方法专利制造的产品不属于“同样产品”;2)如果被告无法推翻原告关于上述“新产品”与“同样产品”的主张，被告须举证证明使用了不同的方法制造了“同样产品”。一旦被告成功实现上述两个“还击”策略之一，则原告必须承担再次“还击”的责任，原告此时的举证责任为：1)通过举证直接否定被告使用了不同的方法，即被告使用的制造方法落入了方法专利的保护范围;2)否定被告“使用了不同的方法制造的产品”与被告市场销售的产品为“同样产品”，从而间接否定被告使用了不同的方法。此后，原被告将根据上述举证角度进行多回合的举证“厮杀”，由法官判断究竟是哪一方完成了自己的举证责任，哪一方没有就自己的主张完成举证责任，从而承担举证不能的不利后果。
　　
　　二、产品方法专利侵权诉讼难点之二——“新产品”的认定
　　
　　关于“新产品”的认定，是产品方法专利侵权诉讼案件中的首要问题，也是适用举证责任倒置的前提，因而首先由原告承担举证责任证明根据产品方法专利制造的产品属于专利法意义上的“新产品”。“新产品”的认定标准经历了多个阶段。
　　
　　阶段一：2008年10月以前。在此阶段，在成文法立法与司法解释层面，缺乏统一标准。实践中，由法官根据一些学者的学术观点结合案件具体情况，进行认定。当时，主流观点主要有以下两种表述：观点一，“新产品”是指与市场上销售产品不同的产品;观点二，“新产品”是指市场上未曾见过或者国内市场上未曾见过的产品。
　　
　　阶段二：2008年10月-2009年12月。2008年10月，最高人民法院作出答复认为“专利法(笔者注：指2000年版本专利法)第57条第2款所称的新产品是指专利申请日之前在国内外未公开出现过的与已有产品不相同也不等同的产品”。 根据该答复，判断是否属于新产品的时间节点：申请日之前;空间界限：国内外;存在形态：公开出现;比较对象和要求：与已有产品比较，结果“不相同或者不等同”;
　　
　　阶段三：2010年1月起至今。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010年1月1日起施行)第十七条规定：“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”该司法解释规定与此前的答复相比而言，两者存在以下相同之处：即判断的时间节点、空间界限相同;两者的不同之处在于：1、后者扩大了比较对象，原答复仅规定“新产品”与已有产品比较，司法解释规定了两种比较方式：1)“新产品”与已有产品比较，2)新的技术方案与已有技术方案比较;2、存在形态：原答复规定产品“公开出现”即排除在“新产品”之外，司法解释规定产品或者技术方案“公众所知”即排除在“新产品”之外，“公众所知”显然比“公开出现”的“公开”程度更高、3、比较要求：司法解释未明确要求，但仍隐含了比较结果应当为“不相同或者不等同”。
　　
　　三、产品方法专利侵权诉讼难点之三——“同样产品”的认定
　　
　　是否属于“同样产品”貌似一个简单的问题，但在司法实践中确也是一个难点。如果两个产品完全相同，则问题很简单。难点在于，判断是否属于“同样产品”，能否适用“等同”原则，如何把握“等同”的标准。有学者观点认为，产品的组份、结构或者其质量、性能、功能基本相同或者没有质的区别，即可认为属于“等同”，构成“同样产品”。实践中，产品方法专利并不一定披露组份、结构，又如何把握基本相同的度呢?
　　
　　适用“等同”原则的宽严尺度，是一把双刃剑。如果适用过严，当原告举证证明根据产品方法专利制造的产品与被告制造的产品构成“同样产品”时，不利于原告有利于被告;当被告举证证明被告在市场上实际销售的产品与被告向法院演示如何根据不同方法制造的产品构成“同样产品”时，不利于被告有利于原告。如果适用过宽，当原告举证证明根据产品方法专利制造的产品与被告制造的产品构成“同样产品”时，有利于原告不利于被告;当被告举证证明被告在市场上实际销售的产品与被告向法院演示如何根据不同方法制造的产品构成“同样产品”时，有利于被告不利于原告。
　　
　　四、产品方法专利侵权诉讼难点之四——证据保全、现场勘验、司法鉴定的运用
　　
　　证据保全、现场勘验、司法鉴定手段的运用成功或者“抵制”成功与否，是原被告能否取得诉讼胜利的关键。依笔者的经验，诉前证据保全效果要优于诉讼证据保全，知产庭法官、技术专家参与证据保全效果优于执行庭法官参与证据保全。诉前证据保全措施具有突击性，因而所固定的制造方法更能真实的反映被告日常经营中的实际制造方法，被告难以在短时间内用其他制造方法进行替换。诉讼证据保全缺乏突击性，被告往往已经收到原告的起诉状、证据材料等诉讼资料，有可能在法院采取证据保全措施之前，已经找出不同的方法制造产品。知产庭法官、技术专家往往对产品方法专利的权利要求书理解较为深刻、准确，比较清楚需要固定哪几个环节的证据，在现场有较高的识别能力。反观执行庭法官，由于缺乏技术背景的知识储备，其进入被告生产车间进行取证犹如生产车间的工人坐到审判席上审理案件——赶鸭子上架，强人所难。
　　
　　证据保全依当事人申请，法院被动采取保全措施;与之相比，现场勘验无需当事人申请，可由法院主动采取。如果合议庭认为证据保全过程中存在的证据具有瑕疵，或者为了证实被告披露的“不同制造方法”是否可以制造其市场上销售的产品或者可以制造与根据产品方法专利制造同样产品，则法官可依职权赴被告的制造现场进行现场勘验。
　　
　　司法鉴定手段主要用于“同样产品”的判断。如前所述，在诉讼中，有两个环节需要法官判断是否属于“同样产品”。原告有义务证明被告制造的产品与根据产品方法专利制造产品属于“同样产品”，被告有义务证明根据被告披露的“不同制造方法”制造产品与被告在诉讼前制造产品属于“同样产品”，如果被告不能证明，则说明被告并未披露诉讼前制造产品的真实制造方法，从而法官可依据被告拒绝披露真实制造方法为由，要求其承担举证不能的不利后果。如前所述，当两种产品并不完全相同，存在部分相同部分不同时，如何判断两者构成等同意义上的“同样产品”，此时法官难以做出准确的判断，则可能需要借助司法鉴定机构出具鉴定评估报告，对两者是否构成等同进行说明。
　　
　　无论是证据保全、现场勘验，还是司法鉴定，法院在采取措施时，均应当注意原被告利益平衡，一方面适当减轻权利人举证责任，同时防止权利人滥用权利，注意保护被告的商业秘密。
　　
　　五、非新产品制造方法专利侵权诉讼中举证责任分配问题
　　
　　如前所述，产品方法专利根据《专利法》以及最高院证据规则的规定，由被告承担对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。但是，在非新产品制造方法专利侵权诉讼中，法院根据原被告双方的举证能力，仍有可能加重被告的举证责任，要求被告提供其制造方法不同于专利方法的证据。《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)规定：“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”