新专利法修改焦点

　　专利无效宣告决定及时生效

　　资料显示，过去两年我国专利行政诉讼的平均周期是537天，远超行政诉讼法中的法定期限，这也是专利维权诉讼周期长的原因之一。要解决这个问题，有必要对专利无效宣告请求决定的效力进行明确，以加快专利维权诉讼的审理，解决专利诉讼周期长的难题。

　　中国科学院大学法律与知识产权系主任、教授 李顺德

　　根据我的理解，要澄清的几个问题包括：

　　一是专利法第四十六条的修改目的是什么？其实就是要解决现在周期过长的问题。以往如果卷入侵权诉讼，又会涉及到无效宣告，在人力、物力、精力上拖得当事人筋疲力尽，效率不高。

　　二是要解决周期过长的问题。从目前看，这涉及到执法体制的各个方面，包括法院、国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委)等。那么，专利复审委到底应该扮演一个什么角色？如果维持现状，对专利复审委的决定不服肯定是提起行政诉讼，专利复审委就是被告。如果不愿意当被告，可以参照国外的模式做准司法。如此，专利复审委就相当于一审法院，作出的决定相当于一审判决，对其决定不服，再进行上诉而不是起诉。

　　现在专利复审委作出一个无效决定，并不是立即生效，因为要等着公告。“立即生效”可分为两种情况。一是无效请求不能成立，专利权继续维持。二是部分无效，或者是完全无效。个人觉得，这种情况下如果立即生效总体上对专利权人的权利的维护不利。按照现在的情况，还要等法院的终审生效才行。

　　作为一般的行政决定，可能按照行政法的规定，应该是做完了以后就生效，为什么专利法中对专利权被无效这么谨慎，是有其历史原因的，这是各国多年历史经验的积累。

　　所以，现在我们要综合考虑修法的倾向、利益的平衡等因素。如果能把社会各界的意见和建议汇总，供课题组再来做一个全面的衡量和考虑，问题可能就能解决得更好一些。

　　中国人民大学法学院教授杨建顺

　　在专利无效宣告请求审查决定效力方面，首先要强调确立行政的独立性，这与《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)没有任何矛盾。具体而言，专利有了相关的纷争首先找行政解决，能够充分、有效、及时解决是最好的，如果解决不了或者还是不满意，那就到法院去。较理想的状态是形成一种资源共享的机制，各种机制之间应该是合理配置，互相尊重，因此遇到了技术性问题时，法院就不必审查。但如果有些实用新型专利的技术具有明确标准，通过一般的法律程序就能判断，就应该交给法院去审查，这就是司法权对行政权的制约。司法权对行政权的制约，一般来说应该是有广泛性、时效性的。现在来看，在行政与司法之间的关系上已经建构了一种理论机制支撑。

　　在无效宣告请求审查决定的生效时间上，要按照专利的不同种类进行分析，每一种专利都应该区别对待。专利无效宣告请求审查决定一般的生效时间是即时生效，但是如果有些情况下达不到这种程度的话，要设计特殊的生效时间。

　　关于立法建议，如果从必要性、合理性的具体规则建议的话，我会这样来建构：首先是决定的效力，这个效力也应该进行分类，生效时间也应该是按照不同种类的专利和不同的证据规则进行不同分类。因此，如果情况不允许，可以将有关规定放到实施细则中去，如果能够在实施细则里得到具体体现的话，相关的规则就可以变得非常适度，这对制度而言具有极其重要的意义。

　　中国政法大学法学院教授 王万华

　　专利法第四十六条提出的无效宣告请求审查决定的生效时间是否需要明确？生效时间如何确定？这是目前要解决的两个问题。

　　一是明确的必要性。我认为这个规定还是成立的，因为无效宣告请求审查决定是一个行政决定，就专利权本身的属性来讲是私权，是民事权利，在民法通则和TRIPS协议以及国外法律中，这是很明确的。

　　设置无效宣告请求制度的目的，从立法角度来看应是维护公共利益。其争议性质是民事争议，由专利复审委进行复审并作出决定，这个决定的性质涉及专利复审委本身的法律主体地位。专利复审委员会是一个行使行政职能的主体。

　　专利无效宣告请求和专利的确权是有密切关联的，而且这个民事争议和行政管理又是有密切的联系，所以这类争议由行政先来进行裁决，是利用了行政的优势。当行政管理的专业化程度越来越高时，很多和行政管理相关的民事争议交给行政来进行裁决，在专业判断上可能比法院更有优势，但它不是最终的，是可推翻的。

　　二是无效宣告的生效时间应该适用行政决定的一般规律。按照行政决定生效的理论，行政决定的效率包括公定力，行政决定一经作出，送达给当事人之后就产生了法律效力，就对当事人、行政机关具有约束力。

　　从现阶段来看，专利复审委有专业人才优势，由它来作第一道裁决的职能应该保留。

　　关于无效宣告诉讼案件法院的审查范围问题，也涉及到专利法和TRIPS协议的关系，它所确立的原则即司法是最终的，但这并不意味着司法全面审查。行政决定有两个部分，一是认定事实，二是法律适用，就分为事实审查和法律审查，法院在事实问题上更多地应尊重行政机关的判断，这是基于行政管理的专业性。因此，对于法院来是否应考虑在司法最终原则之下对专利案件的审理范围作一些特殊的规定。

　　惩罚性赔偿

　　在我国司法实践中，专利诉讼绝大部分判决采用法定赔偿，平均赔偿额往往也很低，造成“赢了官司输了市场”的局面，不利于保护权利人利益。为保护创新，有必要引入惩罚性赔偿制度，保障创新者的合法权益。

　　北京大学知识产权学院院长、教授 张 平

　　关于引入惩罚性赔偿的必要性，这是一定的，现行法律有欠缺。实践中平均赔偿额很低，还有很大的实施空间，应当把现行法律执行得更充分。对于恶意的情形进行惩罚性赔偿是必要的，但首先应在现行法的规定下做好正常的赔偿。

　　如果引入惩罚性赔偿，首先遇到的挑战就是怎么认定是恶意或者故意，我不太赞成用“故意”，门槛太低。很多情况下专利还没获权，申请人就开始制止了，但是涉嫌侵权这一方置之不理，理由就是你的专利不稳定，能不能授权，授权能不能被无效掉，所以他还会有准备一授权我就提请无效，这肯定算故意，但是未必是恶意。如果引入惩罚性赔偿应该用“恶意”这个词，但是这个“恶”怎么界定呢？专家列出了几个类型，比如仿造、重复侵权、以侵权为业，还讲到了法庭表现等等。可以给法官留一个空间，法官如果认为侵权主体特别恶劣，在个案当中给予认定。但法庭表现有主观因素，法官不应轻易据此判断。

　　法定赔偿是不是作为基数还是说法定赔偿不在惩罚性赔偿的范围里，我认为这个也得考虑个案的情节。因为个案当中认定不了具体的赔偿，所以才有一个法定赔偿。如果法官认为举证不能的情况之下还非常严重，有一种恶意，需要进行惩罚，这就不叫法定赔偿了。所以法定赔偿就是正常普通赔偿的基数，不应该放到惩罚性赔偿。

　　中国科学院大学副教授闫文军

　　关于惩罚性赔偿的问题，我们首先要考虑惩罚性赔偿的必要性，在司法实践中，有很多案例赔偿额太低，但是因为有法律规定，无法突破，这时候就需要有惩罚性赔偿，让法官自由裁量范围更大一些。从这个角度看，惩罚性赔偿是非常必要的。

　　现在我们设计的关于惩罚性赔偿的规定有几个方面的问题，首先是关于认定“故意”作为惩罚性赔偿的条件。故意的认定如果只有法律的规定没有其他的具体细则是无法操作的。认定故意包括两个方面，一个方面是侵权人要知道这个专利存在，另外他要知道他的产品、方法是列入了别人的专利保护范围。如果用证据证明这两个方面非常困难的话，就要通过其他方式去推定，所以，关于惩罚性赔偿的认定最好是重大过失也包括在内。

　　此外，法定赔偿是否应该包括在惩罚性赔偿里？在适用法定赔偿的时候能否把法定赔偿作为惩罚性赔偿的基数？有人统计，97%的案例适用法定赔偿，我认为事实上更多，基本法定赔偿已经成为一个通用手段。这种情况下如果法定赔偿不作为惩罚性赔偿的依据的话，惩罚性赔偿的意义就不会很大。

　　华为技术有限公司知识产权部部长 闫 新

　　截至2012年底，我国受理的3种专利申请已经超过了1000万件，发明专利授权量已经超过了100万件。从中南财经政法大学调查的数据看，97%的司法判决采用了法定赔偿，平均赔偿仅有8万元。

　　专利权易攻难守。法律要解决当前的现实问题，关乎国家的长远发展。我觉得，建立一个好的制度一是要保护守法者，树立一个风向标，威慑不法者。专利权不单是私权，也是产业竞争的工具，而且也是一种国家竞争的战略。不同国家在不同时期的知识产权制度、专利制度会有调整，归根到底是为了实现国家利益的最大化。

　　一项措施的建立不能偏离专利制度的初衷，就是平衡权利人与公众之间的利益。

　　惩罚性赔偿立足于惩罚，除了对故意侵权这种行为给予惩罚，对于恶意侵权也需要惩罚。举证责任在原告，但被告在特殊情况下可以提供反证来证明他为非故意并且是善意的。如果原告没有主张惩罚性赔偿的话，法院不能主动适用。

　　对于基数问题，我们认为权利人损失、侵权人的获利、许可费合理的倍数可以作为赔偿基数，维权的合理开支不列入基数之内。

　　司法实践中，我认为应该引导法官力争在查明真相基础上确定合理赔偿数额，尽量减少法定赔偿的适用，否则的话前面的规定就形同虚设。

　　加强行政执法

　　我国专利权保护的现状和特点是反复侵权、群体侵权严重，维权艰难，需要政府有所作为。此时，我国应更充分发挥专利行政保护高效、简便、快捷的优势，加强专利行政执法。同时，司法保护也需要行政保护的协调配合。

　　中国人民大学知识产权院院长、教授 刘春田

　　听了大家的介绍和讨论有些启发，我觉得加强行政执法还是很有必要的，但关键是主体是谁，通过什么方式，需要好好研究。

　　行政执法确实需要，我国在通过行政手段快速维护权利人利益、制止侵害专利权的行为上有优势。上周我们在华盛顿跟美国法院开研讨会，德国、美国等国家都是知识产权的联邦巡回上诉法院院长，他们问我国的专利纠纷诉讼时间，一般一审是8个月至12个月，二审是6个月至8个月。他们很吃惊，认为我们的审理速度很快。美国的审理时间相当于中国的6倍。从司法审判周期看我们还是有优势的。再加上我们有行政保护。

　　国家知识产权战略提出司法是主导，行政是辅助。行政作为一个辅助，起作用是无可置疑的。但行政执法由谁来做？法律是有强制力保护的行为准则，如果没有强制力保护，这个法就没有权威性。因此，没有强制力保障的规定和权力其实没有效果。所以我觉得执法不是一个简单的事，如果没有强制手段将来越来越难。

　　中南大学法学院教授 何炼红

　　针对立法，我提出以下的建议：

　　一、要扩大司法确认范围。现行送审稿规定行政调解仅仅局限于专利权的损害赔偿数额，这一点是相对而言过于狭窄，因为行政调解只要是当事人可以达成的专利纠纷解决协议，都可以纳入到行政调解范围，也就是说行政调解的对象是双方当事人之间发生的专利的民事纠纷，损害赔偿仅仅是其中的一个很重要的组成部分。现行立法草案送审稿不能仅仅局限于现在规定的损害赔偿数额，所以我认为这个表述有待于进一步斟酌。

　　二、有必要明确专利纠纷行政调解协议的性质。关于专利纠纷行政调解大家都很熟悉，但是我们通过和各个部门打交道过程中发现很多甚至包括法院系统，我刚刚提出我的建议的时候，当时的高院的一个法官就问我行政调解是一个行政行为，行政行为能够申请司法确认吗？当时我就告诉他们行政调解协议，行政主管机关只是居中进行行政调解，你的行为不是具体的行政行为，是行政服务行为，促成当事人达成调解协议是民事契约，是一种民事合同性质，不是行政行为。所以我认为有必要明确专利纠纷行政调解协议的性质是民事合同性质，这是申请司法确认的前提，也是澄清现行实务当中存在误解的前提。

　　三、我们需要明确司法确认是由双方当事人共同提出。这点在现行送审稿当中没有规定，为什么要明确是双方当事人共同提出呢？这是涉及到司法确认的性质。司法确认是非诉性质，是非诉程序，区别于诉讼程序，诉讼程序是由一方当事人向法院提起诉讼就行了，非诉程序作为司法确认是双方当事人的合议，由双方当事人共同提出，请求司法确认以后双方当事人意味着自愿接受强制执行力的约束，所以共同提出是区别于诉讼程序的基本条件而不是一方当事人单独提出。

　　四、有必要明确申请司法确认的期限是30天。明确这个期限有利于督促当事人及时行使自己的申请权利，从而避免调解协议处于不稳定的状态。

　　五、明确向有管辖权的人民法院提出申请。为什么立法当中做出如此规定呢？这也是现行修改草案当中没有提到的，现行修改草案当中只是提到了当事人向法院申请司法确认，到哪个法院申请司法确认呢？这个问题恰恰是在我们试点当中遇到的一个需要突破的非常重要的实践问题。

　　中国科学院大学副教授 唐素琴

　　我研究的方向主要集中在公权适度介入专利权保护问题上，主要观点有4部分。

　　一是公权介入私权保护的正当性分析。假如公权介入私权保护的正当性存在，公权介入私权保护的条件和时机就成为公权介入私权的正当性很重要的方面。什么时间去介入，怎么去介入，法律修改和实施细则制定的时候都需要考虑。

　　二是学界对专利法修改的评论和担忧。有一种担忧称，如果专利权法修改中增加很多行政执法的内容就可能会导致知识产权保护领域行政权的过度扩张。TRIPS协议只规定了各国知识产权保护水平的最低要求，没有限制知识产权行政保护，因而我个人认为承认知识产权是私权并不排斥行政保护，也不存在知识产权行政保护由此说是严重违反TRIPS协议的问题。

　　三是行政公权对专利权保护的必要性。我国专利权保护的现状和特点，也是通过对一些创新型企业的调研案例得出的现状的归纳，也就是说我国目前专利保护领域的侵权现象比较明显，出现在修法里谈到的重复侵权、群体侵权比较严重，而且又有隐蔽性和无形性的特点导致举证过程中困难，使维权非常艰难。这样一种情况实际需要政府有所作为，同时专利权同著作权、商标权相比较，可能它的保护期更短，投入可能更大，与科技创新的关系更明显，保护难度更大。现在如果完全靠权利人通过司法程序的救济，可能是难以为继的。

　　四是专利权行政保护合法性的程序保障。行政权进行保护，并不是要去替代司法救济，也不是替代保护，而是和司法保护相配合，形成一个协调统一的整体。因此，这并不是否认司法保护的作用，而是在加强司法保护的作用。

　　中国政法大学讲师 张 南

　　我主要谈专利法修改中提高行政保护的有关内容，有3点立法建议。

　　一是专利法第六十条中的重复侵权、群体侵权和扰乱市场秩序等概念需要进一步界定。重复几次，或者在某个时间范围内重复几次的侵权应该被视为重复侵权，多少人以上的侵权行为被视为群体侵权。

　　二是未来立法中是否需要加强对行政执法的程序性监督，这个程序性监督就是指专利法第六十条增加了专利管理部门有权依法进行查处。这部分的确是特别有利于保护专利权人的利益，但是需要注意的是，这种依法查处需要经过必要的法律程序并接受监督，特别是地方知识产权局在该问题上是否受上级专门局监督问题，在专利法第六十条第三款里没有明确。我建议在2001年颁发的专利行政执法办法里写入具体细化的执法程序和监督程序。

　　三是从人入手。再好的程序都需要人来做，为了强化专利行政执法的专业化队伍，未来立法中是否需要增加对行政执法人员的要求。经过分析，目前我们国家的知识产权局行政系统执法人员与社会实际需求存在比较大的差异，而且行政执法能力有待提高，建议除了扩大专业行政执法人员队伍以外，如果今后需要修改专利行政执法办法的话，可以将对专利行政执法人员上岗标准进行细化。此外，行政执法要到现场勘查，具有一定危险性，他们是不是要对人身安全有一个保障，也建议作进一步的细化。（知识产权报　记者　向利　赵建国　根据现场录音整理　专家排名不分先后）