修订后的英国《不合理威胁法案》需引起知识产权所有人的高度重视

自2017年10月1日起，英国将引入修订后的《不合理威胁法案》，从而对现有涉及知识产权侵权行为的不合理威胁的制度作出调整，并与欧盟统一专利法院（UPC）保持步调一致。修订后的法律将使有关商标与外观设计的规定与当前的专利法规看齐，并阐明权利持有人在与知识产权侵权人沟通时应该如何进行表达。

这些改变对于知识产权所有人而言意味着什么？

如果商标、外观设计以及专利的所有人想在英国保护好自身权利，那么其就需要好好关注下这个国家有关威胁的修订细则。因为这些知识产权所有人在开展日常知识产权执法行动时很容易因为犯下某些错误，从而招致不合理威胁的指控。

新的细则阐明了权利持有人在与涉嫌侵权的人联络时应该怎样表达意见，同时该细则还允许权利持有人与间接侵权人（诸如，侵权产品的零售商）进行适度有限的沟通。此外，如果诉讼律师发出了毫无依据的威胁，但是此举是按照其客户的指示作出的，那么该律师将不承担任何责任。

因此，根据这次新出台的法律，英国的知识产权所有人们今后最好多去征询下有关专家的意见，从而用比较合理的方式来为自身权利提供保护并与知识产权侵权人进行沟通。

背景介绍

在英国，如果有人因为商标（包括欧盟商标）、外观设计（包括在英国或欧盟已注册或未注册的外观设计）或专利侵权行为而遭到毫无依据的威胁，那么其就可以向发出威胁的一方提出指控，并借此获得可用来阻止收到更多此类威胁的禁令以及损害赔偿。

具体而言，这次出台的新制度便是用于防止权利持有人向位于供应链下游的间接侵权人提出过度的指控，因为这些间接侵权人在面对类似于要打一场复杂知识产权官司的威胁时，往往会选择屈服而不是针对这种不公平的起诉进行抗辩。英国当前的制度正是因为其过于复杂而饱受指责，而且这也提高了有关各方进行沟通的难度与成本。同时，当前这种不太公平的制度也让知识产权所有人在与已知侵权人接触时由于担心遭到对方起诉而变得畏手畏脚。

因此，新的法律试图达到一种平衡。即，在允许知识产权所有人出于好意来解决知识产权争端的同时，防止其就知识产权侵权行为发出过度的威胁。

很多做法均可构成能够就此提出指控的威胁

根据新的细则，如果一位理性自然人在与权利持有人进行沟通时获知了下列消息，那么这种沟通有可能会被视为能够就此提出指控的威胁：

1．相关的知识产权已经存在；而且

2．有人准备在英国及其他地区就侵犯该知识产权的行为提起诉讼；

3．同时，上述行为已经（或者有可能）在英国境内发生。

何种沟通形式是法律允许的？

1．向主要侵权人发出的威胁

新的法律允许权利持有人直接向主要侵权人发出威胁，只要这些主要侵权人已经或者意图开展下列活动：

●　专利：制造或进口产品，或者使用某一种方法；

●　商标：进口产品或提供服务及将标志用在产品或包装上（或将这个环节外包给第三方）；以及

●　外观设计：制造或进口产品以供处理。

2．与间接侵权人进行的“法律允许的适度沟通”

新的细则专门就与间接侵权人进行沟通的形式做出了明确限定。其中，这些间接侵权人指的是侵权货物的销售商以及这些侵权货物销售活动的供货商。而只有在满足下列条件的情况下，权利持有人才能够向上述间接侵权人告知一些基本信息：

（1）并未明确地作出威胁；

（2）沟通仅限于法规允许的目的；

（3）涉及威胁的信息仅限于法规允许的目的；

（4）知识产权所有人有合理的理由确信上述信息是真实的。

辩护

如果知识产权所有人因提出毫无依据的威胁而遭到指控，那么其仍然可以为自己进行辩护，并证明上述威胁所针对的行为已构成了（或将要构成）侵权行为。但是，作为被告的一方，这些知识产权所有人在面对发出不公平威胁的指控时将会面临极为不利的局面，即使此时其也发起了侵权诉讼。

新的细则针对商标与外观设计规定了可以进行辩护的情形。即，即使权利持有人已经采取了“合理措施”，但是其仍然无法确认主要侵权人并因此需要沿着供应链条继续寻找。上述规定充分考虑到权利持有人有时候在确认侵权产品制造商与进口商时所遭遇的实际困难，并为知识产权所有人在法律限定的情形下接触已确认的侵权人提供了帮助。

未来的工作

在英国，虽然有关不合理威胁的指控比较少见，但是人们决不能就此而掉以轻心。精明的侵权人在收到威胁后可以有策略地提出指控，并让自己在官司中处于起诉方的位置，同时享受由此而带来的好处（诸如，牢牢掌控住案件的时间进度）。因此，如果知识产权所有人不能充分理解这种复杂的不合理威胁制度，那么其反倒有可能在随后的官司中成为被告方，并面临缴纳损害赔偿以及收到法院禁令的风险。

（编译自lexology）