涉及驰名商标民事侵权案件中的法律问题

作 者 | 余杰 武汉中院知识产权审判庭

要 旨

1、认定驰名商标应当严格按照按需认定的原则，防止制度的异化，要避免出现驳回侵权诉讼请求却认定涉案商标驰名的“证书类”判决。《商标法》第十三条第三款适用没有顺序的要求，任一条件不能成就时，均无需对涉案商标是否构成驰名的问题作出审查和认定。

2、营业执照登记的经营范围并非判定服务类别的直接依据，服务类别应当以公众对被诉侵权行为所指向的服务内容的认知进行判定。

3、关于是否导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果，可以综合考虑涉案商标的相关公众范围大小、与被诉服务相关公众的关系、在被诉服务相关领域的知名度、商标固有显著性、核定使用商品与被诉服务间的关联度等。其中，重点是相关公众的关联度判定及商标知名度辐射范围的审查。

4、产品零部件的相关公众，不能简单的等同于使用过含有该零部件商品的消费者，而应当限于对零部件商品来源有所认知的消费者。由此，该案中，法院认为，汽车均为整车购买，除非相关零件有损坏需要自行更换，否则对于普通消费者而言，很难了解汽车零部件的品牌，汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃在正常使用中，极少更换，很难认定汽车保有者即了解汽车玻璃品牌，因此，不能直接将汽车消费者认定为汽车玻璃的相关公众。

5、在原告涉案商标相关公众为特定群体时，即使将被诉服务相关公众界定为普通消费者，存在的仍是后者的相关公众远多于前者，而导致前者的相关公众在后者中占比较小，从而无法得出涉案商标在被诉服务相关公众中存在相当程度知名度的结论，且将相对较少的相关公众扩大到更大范围的相关公众，无疑将不适当的扩大保护范围。

6、商标的知名度与企业或其法定代表人的知名度，或者与企业另一商标的知名度不能直接相互替代。

案 情 

原告福耀公司系注册商标的专用权人，商标注册证号为第504675号，注册公告日期为1989年11月20日，核定使用商品为第12类汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃。原告还在第12类汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃上注册了第384519号“福耀”文字商标，使用在汽车玻璃商品上的“福耀”及图“”于1999年12月29日被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标，于2007年12月27日被福州市工商行政管理局、福州市商标协会认定为福州市知名商标，并自1999年以来，多次被福建省工商行政管理局认定为福建省著名商标。被告飞友公司成立于2013年2月6日，经营范围包括：配电柜、磁选机制造、销售；工程电器、家用电器、五金交电、劳保用品、机械销售；电力工程施工总承包叁级；电子商务；承装（修、试）电力设施。2016年11月，原告发现被告飞友公司在其网站页面抬头使用了“电力工程”。该公司还在其赞助的“飞友杯”全国篮球联赛以及电力955工程集团高速公路武当山段和厂区段广告中使用了“”标识并配以“全球电气集中采购中心”的描述；在其公司所在地建筑、标牌等处使用了“”“”“”等标识。原告认为其504675号商标应认定为驰名商标，因此，被告侵犯其注册商标专用权及构成不正当竞争，特向武汉中院提起诉讼，要求判令被告停止侵权，赔偿原告经济损失及合理开支费用壹佰万元，并在《楚天都市报》刊登声明，消除侵权影响。

判 决

武汉中院经审理认为：

一、关于是否需要对涉案商标是否构成驰名的问题做出审查和认定的问题。

根据《商标法》第十三条第三款、《驰名商标司法解释》第二条、第三条之规定，人民法院对以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼，根据案件具体情况，认为确有必要的，可以进行驰名商标认定，但若被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，则对所涉商标是否驰名不予审查。1、关于商品和服务是否类似的问题。涉案商标核定使用商品为汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃。对于被诉侵权行为，因该案既无证据证明被告有在商品上使用相关标识，被告也自述未在商品上使用该标识，因此，原告关于被告系在服务上使用相关标识的主张本院予以认可。对具体服务类别，根据《商标法》第四十八条之规定，本院认为，营业执照登记的经营范围并非判定服务类别的直接依据，服务类别应当以公众对该被诉侵权行为所指向的服务内容的认知进行判定。该案中，当公众观察被诉侵权行为时，不论是结合网页中“电力工程”和下方公司简介及业务范围（输变电工程、电力柜制造、公共场所配电柜、线路免费体检）的描述，还是广告中与“全球电气集中采购中心”的表述，或者是经营场所中各标识与企业字号“十堰飞友电气股份有限公司”的结合，所认知到的，将会是被告将相关标识用于电气、电力工程施工、产品销售等电气相关领域的服务上。由此，两者既不相同也不相类似。2、关于是否导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果。应考虑以下因素：（1）涉案商标的相关公众范围大小。经审查，汽车均为整车购买，除非相关零件有损坏需要自行更换，否则对于普通消费者而言，很难了解汽车零部件的品牌，汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃在正常使用中，极少更换，很难认定汽车保有者即了解汽车玻璃品牌，何况我国还有大量未购车人群。汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃应定位为特殊消费品，而非大众消费品，相关公众范围有限。（2）与被诉服务相关公众的关系。涉案商标核定使用商品和被诉侵权行为所涉的电气类服务的消费群体均为特殊群体，差异明显。另一方面，在原告涉案商标相关公众为特定群体时，即使将被诉服务相关公众界定为普通消费者，存在的仍是后者的相关公众远多于前者，而导致前者的相关公众在后者中占比较小，从而无法得出涉案商标在被诉服务相关公众中存在相当程度知名度的结论，且将相对较少的相关公众扩大到更大范围的相关公众，无疑将不适当的扩大保护范围。（3）涉案商标在被诉服务相关领域的知名度。商标的知名度与企业或其法定代表人的知名度，或者与企业另一商标的知名度不能相互替代，该案中，原告提交的商标知名度的证据有相当比例并非直接针对涉案商标，而是关于企业自身知名度、法定代表人曹德旺知名度以及“福耀”等商标知名度的证据，文宣费用等也未表明涉及涉案商标的占比。尽管上述证据可以作为涉案商标声誉的佐证，但并非直接证据。从原告的市场份额、销售区域、利税等证据中，可以推断涉案商标在第12类汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃商品上积累了一定的市场知名度，但原告并未能证明该种知名度已经辐射到了被诉服务的范围之上，即不足以证明因涉案商标的知名度,被诉服务上使用相关标识将产生误导公众的结果。（4）涉案商标的固有显著性。涉案商标为拼音“FY”外加菱形方框。其中，“FY”从字形上看，并非十分独特的设计；从公众对拼音的认知习惯看，拼音“FY”易被理解为汉语词汇拼音首字母的缩写，既可以理解为原告字号“福耀”的缩写，也可以理解为被告字号“飞友”的缩写，还可以为“法院、飞越、翻译、风云”等的缩写；相比汉字，拼音在吸引相关公众的注意、称呼、记忆时也有所不足。（5）涉案商标核定使用商品与被诉服务间的关联度。前者为汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃，后者为电气类服务，两者特征区别明显，在消费对象、经营渠道等方面存在较大差异。

综合考虑以上因素，在原告证据不足以证明被诉侵权行为将导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果的前提下，本院对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。

二、关于被告行为是否构成商标侵权及不正当竞争的问题

关于是否构成商标侵权的问题。如前所述，原告证据不足以证明普通消费者将会对商品和服务来源产生混淆误认，或认为被诉服务与涉案商标、被告与原告福耀公司存在某种特定的联系。至于原告认为被告作为十堰企业即应当知晓被告商标知名度，无证据支持，从被告的业务范围看，原告之推断也过于牵强。

因此，原告关于被告侵犯其商标权的主张本院不予认可。

关于是否构成不正当竞争的问题。原告认为被告的同一行为同时违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第一项及第九条之规定，构成假冒注册商标和虚假宣传的不正当竞争行为。关于假冒注册商标的问题，前已论述，在此仅强调的是，商标功能在于区分商品和服务来源，商标并非等同于标识本身，在原告未能证明被告的使用行为将造成混淆，也无证据表明被告行为对原告注册商标利益造成侵占时，不应认定构成假冒注册商标；关于虚假宣传的问题，虚假宣传旨在规制引人误解的行为，鉴于两者所涉相关公众存在差异，涉案商标核定使用商品与被诉服务间的关联度低，区别特征明显，在消费对象、经营渠道等方面均存在较大差异，消费者很难认为被诉服务来源于原告福耀公司，在原告未能举证证明被告使用标识将引人误解时，不应认定构成虚假宣传行为。因此，原告关于被告行为构成不正当竞争的主张本院不予认可。 

综上，武汉中院判决驳回原告福耀公司诉讼请求。


评 析

该案涉及驰名商标跨类保护，且系以商品商标诉服务类别使用相同标识的案件。法院虽然最终没有认定被告侵权，但该案件却涉及到了驰名商标民事侵权案件中的诸多法律问题。

一、服务类别的判定问题

服务类别的判定是该类案件要解决的一个基础问题，将影响后续对是否属于跨类、商品与服务的关联程度等的判定。该案中，原被告均认可被告未实际生产商品，被告对标识的使用则主要是在广告和被告经营场所中，多数情况下还是和企业名称共同使用。对此，原告主张以被告经营范围认定使用类别。

合议庭认为，对使用类别的判定仍应回归商标使用的本意，《商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。由此可知，商标使用的核心在于识别来源，作用方式为公众对具体使用行为的观察和判断。经营范围是国家允许企业生产和经营的商品或服务项目，反映的是企业业务活动范围的法律界限，也即超出经营范围可能会受到处罚，但这并不是判定商标使用类别的依据，企业既有可能在经营范围内的某些领域未使用相关商标，也可能在经营范围之外的领域使用了相关商标。如企业经营范围并不包括餐饮，却在餐饮服务中使用相关标识并起到识别服务来源的功能，仍可认定企业在43类服务上使用了相关商标。因此，合议庭认为，营业执照登记的经营范围并非判定服务类别的直接依据，服务类别应当以公众对该被诉侵权行为所指向的服务内容的认知进行判定。该案中，当公众观察被诉侵权行为时，所认知到的，将会是被告将相关标识用于电气、电力工程施工、产品销售等电气相关领域的服务上。

二、《商标法》第十三条的适用顺序问题

《商标法》第十三条第三款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。从条款看，适用该条的要件主要包括“不相同或者不相类似商品”“复制、摹仿或者翻译”“已经在中国注册驰名商标”“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”四项。而《驰名商标司法解释》第三条则规定，若被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的，对于所涉商标是否驰名不予审查。

对上述条款的适用，实践中比较一致的是，若为“相同或类似商品”，或者并非“复制、摹仿或者翻译”，则无需认定驰名商标。但存在争议的是，若前述两项要件成立，在判定“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”时，是否应当先行判定涉案商标为“驰名商标”。一种意见是各要件没有适用顺序，且在“不相同或者不相类似商品”“复制、摹仿或者翻译”“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”三要件任一要件不满足时，应根据《驰名商标司法解释》的规定不再认定驰名商标；另一种意见则认为，在判定“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”时，应当先行判定涉案商标是否为“驰名商标”，因涉案商标是否在中国构成驰名、驰名程度如何，是判定是否会误导公众从而损害原告合法利益的前提和基础。

我们同意第一种观点。第二种观点也有其合理性，但合议认为庭，在该类案件审理过程中，固然要对原告请求保护的商标所具有的知名度予以考量，但并不意味着必须首先对其是否构成驰名商标的问题进行审查和认定。特别在当前驰名商标制度仍有异化和滥用情形的环境下，认定驰名商标应当严格按照按需认定的原则。我国商标法律框架之下所规定的驰名商标法律保护制度的立法本义在于给予具有较高知名度的商标与其显著性和知名度相适应的保护范围和保护强度，并非授予一项荣誉称号。而个案对驰名商标的认定也并不必然在另案中产生法律效力。因此，在案件不适用跨类保护时，如果又认定了涉案商标为驰名商标，既不符合制度设计的初衷，也将会出现一个悖论，即认定驰名商标本意为认定侵权，判决却成为了一个驳回原告诉讼请求的驰名商标证书。

三、“误导公众并可能损害涉案商标权利人利益”的考虑因素

《驰名商标司法解释》第九条规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。因此，尽管法律对驰名商标的保护从一般的混淆误认扩大到了反淡化，但这种保护却又不是绝对化的，其前提在于“相关公众认为两者有相当程度的联系”。参考《驰名商标司法解释》第十条的规定，判定“相当程度”的联系可以综合考虑涉案商标的相关公众范围大小、与被诉服务相关公众的关系、涉案商标在被诉服务相关领域的知名度、商标固有显著性以及核定使用商品与被诉服务间的关联度等。其中，重点是两者相关公众的关联度及商标知名度辐射范围。

关于相关公众的关联度。在涉驰名商标案件中，需要同时对涉案商标及被诉侵权商标两者的相关公众进行判定。一般来说，若两者相关公众完全不重合，是无法产生“误导公众”的后果的；只有两者的相关公众有相当程度的交叉或者是前者相关公众涵盖后者，才会产生相关公众认为两者具有相当程度联系的后果；若涉案商标相关公众范围较小为特定群体，而被诉服务相关公众界定范围较大为普通消费者时，因后者的相关公众远多于前者，将导致前者的相关公众在后者中占比较小，从而无法得出涉案商标在被诉服务相关公众中存在相当程度知名度的结论，且将相对较少的相关公众扩大到更大范围的相关公众，无疑将不适当的扩大保护范围，在此种情形下，不宜认定“误导公众”的后果。

关于商标知名度的辐射范围。商标知名度的判定，可以参照《驰名商标司法解释》第五条驰名商标的考量因素。实践中，举证容易发生的误区在于“深度、广度”不够。“深度”，即证据与商标知名度的直接关联性，不少案件中，原告的证据并非直接针对涉案商标，如该案中，证据既有企业知名度的，也有法定代表人知名度的，还有企业的广告文宣费用，上述证据当然可以作为涉案商标声誉的佐证，但并非直接证据，如企业所获得的不少荣誉，其上仅标注了中文“福耀”，企业的文宣费用，未提交相应广告，也未表明与涉案商标的联系，在认定商标知名度时，更需要的应当是涉案商标的商品份额、销售区域、利税、宣传费用等等；“广度”，即知名度辐射到被诉商标所涉商品或服务范围的相关证据，如不少驰名商标跨类保护案件中，原告的证据往往能证明其知名度并非仅限于特定领域，而已经扩大至普通消费者众所周知。

四、相关公众的判定标准

根据《驰名商标司法解释》第八条的规定，相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。因此，相关公众首先是商品或服务的消费者及经营者，但需要注意的是，相关公众不能简单的等同于使用过商品或服务的消费者，在涉及产品零部件的相关公众时尤其如此。特别是现代社会，分工越来越细化，一个市场上供消费者使用的产品内部可能会涵盖数量繁多的各品牌零部件，如笔记本电脑，其中作为零部件的处理器、内存条、显卡 、硬盘、显示器等等可能均与该电脑品牌不相同，除非是如电脑本身对内含的处理器已做标注，如机身标有intel inside，从而使得消费者对处理器品牌有所认知，对一般零部件，普通消费者尽管在使用电脑的同时也就使用了该零部件，但从识别商品来源的角度看，很难认定该消费者会对每个零部件的品牌有所认知，自然也不宜将其界定为各零部件的相关公众。

因此，合议庭认为，相关公众应当是对商品或服务来源有所认知的消费者。该案中，原告主张，因我国汽车保有量较大，汽车不再是奢侈品，因此其直观可视零部件的汽车玻璃亦成为大众消费品，对应的相关公众范围大，应定位为普通消费者。而法院之所以未认可原告该主张，即因法院认为，汽车均为整车购买，除非相关零件有损坏需要自行更换，否则对于普通消费者而言，很难了解汽车零部件的品牌，汽车用弯夹层玻璃、钢化玻璃在正常使用中，极少更换，很难认定汽车保有者即了解汽车玻璃品牌，不能直接将汽车消费者认定为汽车玻璃的相关公众。