汤茂仁：商业秘密归属域外法律考察

笔者以商业秘密为例，通过考察域外法律规范，进一步探究我国商业秘密的归属的基本原则，并对相关法律规范作出评点。

英  国

英美法系国家主要通过判例确定商业秘密的归属。但是相关成文法规范值得研究。英国1977年《专利法》第39条就有关职务发明的内容作了规定。①从中可以看出，雇员基于工作职责或雇主分配的任务而完成的发明创造，知识产权归属于雇主，但雇员可以获得奖励。

1、无论其他法律、规则如何规定，在雇主雇员关系上，雇员的职务发明，如果满足下列条件，根据本法律和有关法律的宗旨，被认为属于雇主：（a）其属雇员正常工作的结果，或虽不在正常工作范围，但属完成委派任务的结果；该二种情况中，有关发明是从工作或任务中可以合理预期的；或（b）雇员在工作中做出发明，在做出之时，该雇员的特殊工作性质或职责，要求雇员有进一步促进雇主业务的特殊义务。

2、凡符合法律宗旨，在雇主、雇员关系上，其他任何发明被视为职务发明。

第40条规定：在一定条件下，雇员有权因发明得到奖励。

第42条第2款规定：不得以任何合同形式，限制雇员因发明得到奖励的权利。

美  国

美国的判例和成文法律规范明确雇员在工作中完成的技术成果，其权利归属雇主，除非合同另有约定。最高法院在Standard Parts案②中肯定了原审法院关于职务发明的成果归属的一般原则。该案被告雇员受雇于原告，从事工艺和机器的改进，雇佣合同并没有约定发明是否归原告雇主。一审判决后被告不服上诉，最高法院维持原审判决。原审判决中对职务发明成果的归属论述为：雇佣合同决定了被告要对工艺和机器的改进贡献劳动，从而从雇主那里得到报酬，所以无可避免和抗拒的结论是，改进属于用工艺和机器从事服务和支付工人工资的人。

美国《反不正当竞争法重述》第42节评论e还进一步指出：有价值信息如果是雇员完成任务的结果，所有权属于雇主，即使有关信息的产生，使用了雇员个人的知识和技能。“如果受雇目的是为发明进行实验，一般的推论是，尽管没有特殊约定，实验得出的专利性成果，由雇主所有。如果受雇目的是完成发明的一定步骤，这一结论更适用。在另一方面，如果受雇任务是在特定生产线作专业人员，就不能作出推论，即在工作中做出的发明属于雇主。”该节评论还将上述规则适用于客户情报、销售创意或其他有价值的经营信息。”上述原则也适用于企业雇佣的独立签约人。如果一个独立的签约人，根据合同完成一定工作如设计工作，那么其工作中的成果，也应归企业所有。③

对于受雇任务之外完成的成果，美国法上规定成果归属于发明人、创造者，雇主享有店主权（shop right），可以免费使用该发明，但不可再许可或转让该成果。《反不正当竞争法重述》第42节评论e规定：对受雇任务以外作出的专利或商业秘密，雇员一般可以主张所有权，即使有关发明或创意与雇主的经营有关，并且使用了雇主的时间、人员、设施或设备。在后一种情况下，雇主可以主张“店主权”，自动获得使用改进的不可撤销、非独占、无偿的使用权。同理，包括了其一般技能、知识、训练和经验的信息，雇员拥有所有权。雇主与雇员之间对所有权的处理原则，可以用合同改变。在美国，法院会严格区分雇主的商业秘密和已经构成雇员个人能力一部分的雇员在受雇期间所获得的一般知识、经验和技能的。构成雇员一般技能、知识、经验的信息，即使直接归因于雇佣期间雇主的资源投入，也不能认定为雇主的商业秘密。当然，雇主可以通过竞业限制合同或条款来限制雇员使用有关信息。

对于离职以后的发明创造，如果没有合同的特别约定，法院不会轻易判给雇主所有。雇主可以说服法院从而得到成果所有权的情况，主要是有关成果是职工在职时完成的。而且，对于后续成果合同中约定员工离职后有关后续成果仍然归原雇主所有的内容，法院也经常判定无效，但下列情形除外：1、合同期限仅在离职后有限期限内；2、仅限于与职工在职时的本职工作或接触的知识有关；3、不能限制职工的一般知识、经验与技能。美国《反不正当竞争法重述》第42节评论g介绍说：“在某些情形下，对是否受雇期间构思的发明，很难证明。为了躲避雇主根据普通法或者合同的权利要求，雇员常常故意等到雇佣关系结束后才公开有关发明。确认离职以后的发明是否不正当地使用以前雇主的商业秘密，同样存在困难。针对这些不确定性，某些雇佣合同约定条款，对雇佣关系结束后，雇员作出的有关以前任务的发明和成果，规定雇主仍然有所有权。法院因而将这‘有延伸效力’的合同，与不正当竞争合同相类比，仔细审查。如果效力超过合理时间，或有关发明和成果实际是前雇员的一般技能和经验产生的，有关合同没有法律效力。”

比较英美两国关于有关职务成果的归属规则可以发现，英国法倾向于保护雇主利益，几乎无例外地规定在雇佣关系期间所作的发明、创造、商业秘密等成果归属于雇主，只要是有关工作成果是其本职工作或单位委派任务的结果，或与之相关。而美国的立法及司法判例对雇主与雇员的利益有如下调整：1、如果是雇员受雇佣或受委托从事工作完成了发明、创造、商业秘密等工作成果，应当归属于雇主。这是一般原则。而且美国法并不注意区分雇佣与委托两种关系，将受委托纳入受雇佣的范畴。2、对于受雇佣或受委托任务之外的工作成果，原则上归属于创造者或开发者本人，但雇主可以免费使用。雇主享有这种“店主权”的前提是该成果与雇主业务经营范围有关，且雇员完成该成果使用了雇主的时间、人员、设备、设施等。而在其他一些国家如中国，对于主要是利用了单位的时间、人员、设备等物质条件完成的发明、创造是职务发明，其知识产权归属于单位，也可以允许单位与开发者进行协商确定归属。3、对于离职后完成的发明创造、商业秘密等成果，原则上归雇员开发者，仅在以上所述的三种情形下，才归属于雇主。

俄罗斯联邦

俄罗斯联邦《商业秘密法》第8条明确规定：“1、企业主是在劳动关系范围内获得商业秘密的所有人。2、如果劳动者在履行自己的劳动义务或者履行企业主的具体任务而获得的成果，是作为法律保护的发明、实用新型、外观设计、计算机程序或者数据库的，劳动者与企业主的关系受俄罗斯联邦知识产权法的调整。”④因此，俄罗斯联邦法对职务成果商业秘密的归属规定的十分宽泛，只要是在劳动关系、雇佣关系期间完成的，属于履行自己的本职工作和雇主交付的任务完成的商业秘密归属于雇主。

我国台湾地区

我国台湾地区的《营业秘密法》对商业秘密的权利归属问题作了如下规定：⑤1．“受雇人于职务上研究或开发之营业秘密，归雇佣人所有。但契约另有约定者，从其约定；受雇人于非职务上研究或开发之营业秘密，归受雇人所有。但其营业秘密系利用雇佣人之资源或经营者，雇佣人得于支付合理报酬后，于该事业使用其营业秘密。”这是关于因本职工作或单位分配的任务而作出的商业秘密归属的规定。仔细分析便可知，该规定与美国法基本相同，但就本职工作或工作任务而开发或研究的商业秘密的归属，体现了约定优先原则，允许当事人就归属进行约定。同时，该法规定对于虽非职务发明，商业秘密属于创造者的，如果商业秘密系利用单位物质技术条件或其他资源的，雇主可以在向雇员支付合理报酬后，获得对雇员商业秘密的使用权。“我国台湾地区现行法律的规定，一方面强调必须确保雇主对商业秘密的产权，另一方面又折射出商业秘密权利架构对多元化利益价值的追求，反映了尊重个人生存与劳动权利的伦理趋向。”⑥

2．“出资聘请他人从事研究或开发之营业秘密，其营业秘密之归属依契约之约定；契约未约定者，归受聘人所有。但出资人得于业务上使用其营业秘密。”这是就一方当事人委托他人研发而作出的商业秘密归属的规定。此时，关于商业秘密的归属体现的是契约自治原则。

3．“数人共同研究或开发之营业秘密，其应有部分依契约之约定；无约定者，推定为均等。营业秘密为共有时，对营业秘密之使用或处分，如契约未有约定者，应得共有人之全体同意。但各共有人无正当理由，不得拒绝同意。各共有人非经其他共有人之同意，不得以其应有部分让与他人。但契约另有约定者，从其约定。”这是对共同研发所完成的商业秘密归属的规定，体现了以下精神：a、共有商业秘密各自所享权利份额的确定，依照约定办理，并非依照共同研发者对于商业秘密研发所作的贡献度来主观确定的。约定不明或未作约定的，当事人之间享有均等份额。b、从规定的内容来看，该共有是民法上的共同共有的关系。如关于对商业秘密的使用或处分需要经全体共有人之同意的规定。c、对整体商业秘密或共有人份额的使用和处分，完全符合对民法上对共有物的处分原则，即既要体现有效促进商业秘密在产业上的实施与应用的理念，又要不得损害共有人的整体利益和其他共有人的利益的精神。如对于商业秘密的使用和处分，是以“各共有人无正当理由，不得拒绝同意”为原则，在此前提下，征得“共有人之全体同意”只是一个形式上的程序而已。这将会极大地促进商业秘密功效的发挥。而共有人将其份额让与他人，将会对其他共有人或全体共有人的整体利益产生重大影响。因此，法律规定的是以“经其他共有人之同意”为原则，未经同意或未经其中一人同意的，将不予转让。

总体上看，我国台湾地区的《营业秘密法》在权利归属问题上全面贯彻了民法的平等自愿、意思自治原则以及促进技术成果推广应用的价值导向。商业秘密权归属，均以约定为先。这是将商业秘密作为一项民事财产对待，以民法调整当事人之间商业秘密关系的最好体现。

注释：

① 张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版第125-126页。

② Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52(1924). 参见张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版第126页。

③ 张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年版第126页。

④ 邓社民、林辉译：《俄罗斯联邦商业秘密法》，《知识产权》2006年第3期。

⑤ 参见赵晋枚、蔡坤财、周慧芳、谢铭洋、张凯娜合著：《智慧财产权入门》，元照出版公司2007年版，第251－253页。胡良荣：《海峡两岸商业秘密法律保护比较研究 — 兼论我国大陆与台湾商业秘密立法的国际化及其完善》，《江苏大学学报》2004年第5期。

⑥ 谢晓尧：《论商业秘密的道德维度》，《法律科学》2002年第3期。