从EPO指南修改看发明主题的技术性要求

欧洲专利局（EPO）日前发布和生效的《欧洲专利局审查指南（2018）》（下称EPO指南）引起广泛关注，特别是其中G部分第II章第3节“排除的主题”有关可授权客体部分的修改更是引发了热议，例如EPO对于客体判断中技术性的要求是否有所变化，对于新兴和热门领域如人工智能和机器学习、商业方法等是否提出新的审查标准等。鉴于此，本文对新修订的EPO指南的相关内容进行梳理和总结，希望对各界更全面地了解此次EPO指南修改内容有所帮助。

对发明主题的“技术性”的要求

EPC 52涉及可享专利的发明。其中，EPC 52（1）规定，对于所有技术领域的任何发明，只要是新的，包含创造性并且能够在产业上应用，应当授予欧洲专利。EPC 52（2）则列举了不被视为发明的主题，这些主题或是抽象的，例如发现或科学理论；和/或是非技术性的，例如美学创作或信息呈现。

EPC 52（1）明确了欧洲专利保护的对象是发明，EPO指南没有进一步定义什么是“发明”，但是，其中G部分第II章第1节中明确指出：“EPC 52（1）意义上的‘发明’必须是具体的并具有技术性。”G部分第I章第2节则对什么情况下认为发明满足技术性要求做了一个原则规定：发明技术性必须达到这样的程度，涉及一个技术领域，与一个技术问题有关，以及在权利要求中存在技术特征。

同时，EPO指南规定了在考虑申请的主题是否属于EPC 52（1）意义上的发明时需注意的几个方面：首先，任何依据EPC 52（2）的排除仅适用于针对此类主题本身的申请［EPC 52（3）］；其次，应将权利要求的主题作为一个整体确定其是否具有技术性，如果不具有技术性，则不属于EPC 52（1）意义上的发明；以及，是否属于EPC 52（1）意义上的发明的判断独立和区别于新颖性、创造性和实用性的判断，对技术性的评估在不考虑现有技术的情况下进行。

值得注意的是，EPO指南在用语上注意区分了“技术性（technical character）”和“技术特征（technical feature）”。显然，“技术性”的含义比技术特征更加原则和上位，权利要求中含有技术特征是发明具备技术性的标志（之一）。从下文的介绍可以看到，通过引入“技术性”这一概念，EPO指南把要求保护的主题是否包含技术特征、解决技术问题、产生预期技术效果和/或涉及具体技术领域等，有机统一在对于发明主题是否具有“技术性”的综合考虑之中，并且，这种考虑在客体判断和创造性审查中秉承的原则都是一致的。

G部分第II章“排除的主题”部分的修订

EPO指南此次客体部分的修订主要是结合EPC 52（2）各项排除保护主题的特点，从特殊考虑因素、正反示例等多个方面对如何考虑特征能否对发明的技术性做出贡献进行了更进一步的说明。修改主要涉及G部分第II章第3.3、3.5和3.6节，针对的是“数学方法”“智力活动、游戏或商业活动的方案、规则和方法”和“计算机程序”。分述如下。

1.使用技术手段（例如计算机）的权利要求在整体上具有技术性（第3.3、3.5、3.6节）

根据EPC 52（2）和（3）的规定，仅涉及纯粹抽象的数学方法、所有步骤都是由智力活动实现的方法、游戏的方案和规则、商业方法、计算机程序本身不具有可专利性。但是，基于从整体上确定所要求保护的主题是否具有技术性这一原则，如果权利要求中使用了技术手段，则其不被EPC 52（2）和（3）规定的可专利性排除，属于EPC 52（1）意义上的发明。

技术手段可以是计算机、计算机网络、其他可编程装置等众所周知的技术手段。例如，对数学方法而言，如果权利要求涉及一种使用技术手段（例如计算机）的方法或一种设备，则该主题整体上具有技术性，不被排除在EPC 52（2）和（3）规定的可专利性之外。又例如，如果要求保护的主题限定了商业方法至少一些步骤是通过技术手段实现的，如计算机、计算机网络或其他可编程装置，则其不属于被排除的主题，不被EPC 52（2）（c）和（3）规定的可专利性排除。此外，对于计算机实施的方法、计算机可读存储介质或设备的权利要求不违反EPC 52（2）和（3），这是由于任何涉及技术手段（例如计算机）使用的方法和技术手段本身（例如计算机或计算机可读存储介质）因具有技术性而代表了EPC 52（1）意义上的发明。

2. 数学方法可能会对发明的技术性做出贡献——数学方法应用于某一技术领域和/或（被）适应于特定的技术实施，而对服务于技术目的的技术效果做出贡献（第3.3节）

对技术应用（Technical applications）而言，当评估数学方法对发明的技术性所做的贡献时，必须考虑该方法是否用于技术目的。诸如“控制技术系统”之类的一般性的目的不足以赋予数学方法技术性。技术目的必须是特定的，例如通过测量压实机的经过次数，确定所需材料密度。仅仅是数学方法可用于技术目的也不能充分赋予发明技术性，权利要求在功能上应明确地或隐含地限于该技术目的，例如通过指定数学步骤的输入和输出序列如何与技术目的相关，使得数学方法与技术效果建立因果关系。

对技术实施（Technical implementations）而言，如果权利要求是针对数学方法的特定技术实施，并且数学方法特别适用于（adapted for）该实施，则该数学方法也对发明的技术性做出了贡献，例如利用与计算机硬件字长匹配的字长偏移而做出的多项式减少算法的调整。

3.人工智能和机器学习都基于计算模型和算法，这种计算模型和算法能否对技术性做出贡献适用与数学方法相同的判断标准（第3.3.1节）

人工智能和机器学习都基于分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法。这样的计算模型和算法不管是否可以基于训练数据进行“训练”，其本身都具有抽象的数学性质。因此，有关数学方法能否对发明的技术性做出贡献的判断标准通常也适用于这种计算模型和算法。

人工智能和机器学习在各种技术领域中都已得到应用。例如，基于低级特征（如图像的边缘或像素属性）的数字图像、视频、音频或语音信号的分类是分类算法典型的技术应用，对技术性做出了贡献。然而，仅仅就文本内容对文本文档进行分类，其本身是语言目的，不被视为技术目的，没有对技术性做出贡献。

4.对于涉及智力活动方法的权利要求，仅仅是技术考虑或使用技术手段的可能性不能使主题整体具有技术性（第3.5.1节）

如果一项方法权利要求中的所有方法步骤都是由智力活动实现的，无论权利要求是否还包括技术实体（technical embodiments）以及该方法是否基于技术考虑，其均属于智力活动方法。

权利要求仅仅存在使用技术手段的可能性，但是，如果没有排除可以使用纯粹的智力活动来执行所有方法步骤，也不足使其具有可专利性。

仅仅指定数学方法的数据或参数的技术性质，并不足以定义EPC 52（1）意义上的发明，因为所述的方法仍属于被排除的智力活动方法本身。（另见第3.3节）

如果需要技术手段，例如计算机来执行该方法，则将它们作为必要特征包括在权利要求中。

5.如果不是以技术方式解决技术问题，而仅仅是对游戏规则或商业方法进行设置或改进，没有对权利要求的技术性做出贡献

实施游戏规则的技术手段使要求保护的主题具有技术性，但不能基于游戏规则本身确定创造性。无论它们的原创程度如何，必须基于游戏规则技术实现的进一步技术效果来确定创造性。例如，通过限制游戏的复杂性而实现降低内存、网络或计算资源的使用，并没有通过技术解决方案来克服技术限制，因此未对发明主题的技术性做出贡献；游戏规则产生的心理效应，如愉悦、悬念等，不是技术效果,确定玩家的游戏分数或技能等级的规则和相应的计算指令，即使计算复杂也通常被认为是非技术性的。（第3.5.2节）

限定了商业方法技术实施的权利要求中，对权利要求技术性做出贡献的特征大多数情况下仅限于限定了特定技术实施的特征。对旨在绕开技术问题，而不是以本质上（inherently）技术的方式解决该问题，实质上是对商业方法的改进，也不被认为对现有技术做出了技术贡献。尽管商业方法的结果可能是有益的、实用的或可销售的，但这不属于技术效果。例如，避免冗余簿记的自动会计方法在计算机工作负载和存储方面占用较少的计算机资源，这些优点产生于会计方法本身固有的业务规范，而并非计算机负载和存储的技术问题的技术解决方案，并不符合上述作为“技术效果”的条件。（第3.5.3节）

6.如果计算机程序具有赋予技术性的“进一步技术效果”，则该计算机程序属于可授权客体（第3.6节）

计算机程序不同于相应的计算机实施的方法，前者指的是指定方法的一系列计算机可执行的指令，而后者指的是实际在计算机上执行的方法。计算机实施的方法是涉及技术手段（例如计算机）使用的方法，因而具有技术性，计算机程序则需要考察是否具有赋予计算机程序技术性的“进一步技术效果”。

“进一步技术效果”是计算机程序在计算机上运行或加载到计算机中时能够产生超出程序（软件）与计算机（硬件）之间“正常”物理交互的技术效果。执行程序的正常物理效应，例如，计算机中的电流循环，其本身不足以赋予计算机程序技术性。而计算机程序具有的控制技术过程或计算机本身的内部功能或其界面的技术效果则能够赋予计算机程序技术性。例如，指明了汽车防抱死制动系统控制方法的计算机程序，可以产生“进一步技术效果”，具有技术性。

整体来看，新增包括人工智能和机器学习等“新兴领域”审查的规定，为这类发明的审查带来更大的确定性和预期性，同时也体现了相关审查标准的延续性。EPO指南修订对于可专利主题“技术性”的要求并未发生任何实质性变化，只是对其进行了进一步明确和细化。

对“技术性”的要求贯穿于客体和创造性的判断过程

审查中对于发明主题技术性的要求贯穿于客体和创造性判断的整个过程，特别是对于包含技术特征和非技术特征的混合型权利要求而言，新修订的EPO指南坚持和进一步明确了这一原则。EPO指南G部分第II章与数学方法、商业方法等“排除的主题”相关的小节中均指出：不仅要在客体判断时考虑主题整体上是否具有技术性，而且一旦确定所要求保护的主题整体上属于可授权客体，就要对新颖性和创造性进行审查，对发明主题的技术性没有做出任何贡献的特征在评价创造性时也不应予以考虑。

EPO指南G部分第VII章第5.4节给出了对于此类混合型权利要求创造性的判断方法，审查标准以及相关的审查示例在此次指南修订中并没有任何变化。所述方法包括：

（1）根据发明实现的技术效果，确定对发明技术性做出贡献的特征。

（2）聚焦于步骤（1）确定的对发明的技术性做出贡献的特征，选择最接近的现有技术。

（3）确定与最接近的现有技术的区别特征。将权利要求作为整体，确定这些区别特征产生的技术效果，以便从这些区别特征中确定做出技术贡献的特征和没有做出技术贡献的特征。

a.如果不存在区别特征（甚至非技术区别特征），提出新颖性反对意见（EPC 54）。

b.如果区别特征没有做出任何技术贡献，提出创造性反对意见（EPC 56）。反对的理由为：如果对现有技术没有技术贡献，则权利要求的主题不具有创造性。

c.如果区别特征包括做出技术贡献的特征，适用以下规定：

基于区别特征所取得的技术效果确定发明实际解决的技术问题。没有做出技术贡献的特征或者非技术效果，可以作为“发明实际解决的技术问题”的一部分“给予”本领域技术人员，特别是作为发明必须满足的要求。

如果对于发明实际解决的技术问题而言，技术解决方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，提出创造性反对意见（EPC 56）。

可以看到，上述创造性评价方法坚持了这样的原则：在包含技术特征和非技术特征的混合型权利要求中，必须评估每一个特征在发明中是否对要求保护主题的技术性做出贡献；在评价创造性时，未对技术性做出贡献的特征可以作为发明“实际解决的技术问题”的一部分“给予”本领域技术人员，以此排除“非技术贡献”对创造性考量可能带来的影响，确保不会基于对发明的技术性没有贡献的特征或者非技术性贡献认可创造性。

结语

修订后的EPO指南无论对于申请人还是对于审查员都给出了更加明确的指引，也敦促我们进一步思考如何完善审查标准以适应技术的发展和形势的需要，使专利制度真正起到鼓励技术创新和促进经济发展的目的。