对“新颖性”问题的再思考

“新颖性是三性判断中最简单的问题，也是最复杂的问题。”这是笔者三十多年前在欧洲专利局接受培训时指导老师告诫的一句话。笔者当时对此话不甚理解，只以为是小题大做。如今回想，才发觉的确如此——与“创造性”相比，“新颖性”的判断并不复杂，然而正确理解“新颖性”的含义并作出一个准确定义却并非易事。

1997年，笔者曾结合审查实践中遇到的具体案件对“新颖性”进行过探讨，认为以“同样的发明或者实用新型”作为“新颖性”的定义欠妥[1]。2003年，笔者又在《新颖性问题的探讨》一文中进一步发表了一些意见[2]。前不久，在撰写《对“同样的发明创造”的几点看法》[3]一文的过程中，笔者又结合“禁止重复授权”问题对“新颖性”的定义作了进一步思考，有了一些新的感悟。本文将围绕“新颖性”问题再谈点看法。

“新颖性”的设置

《专利法》第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”在专利审查实践中，“新颖性”审查与“创造性”审查一般是同步进行的。一件专利申请具有“新颖性”未必具有“创造性”，但是具有“创造性”则必然具有“新颖性”，即“创造性”的审查标准要严于“新颖性”。这是一个常识。按照刑事诉讼中“重罪吸收轻罪”的说法，“新颖性”可以被“创造性”吸收，即“创造性”的审查可以替代“新颖性”的审查。既然如此，为何在《专利法》中还要专门设置“新颖性”条款？

对于在《专利法》中设置“新颖性”条款的初衷，笔者未做考证，但不妨借助反证法对设置该条款的必要性略作分析——如果《专利法》中不设“新颖性”的条款，将会出现什么问题？借此从法理上对“新颖性”的本质略作探讨。

众所周知，创造性是以申请日之前的现有技术作为评价对象的。如果一对比文件的公开日晚于某专利申请的申请日，则该文件便不能用来评价该申请的创造性。审查员在检索时经常会检索到一份专利文件，该专利文件的申请日早于该在审专利的申请日，但其公开日却晚于在审专利的申请日。此时，该专利文件将不能用来评价在审专利的创造性。

举例来说：甲在2000年1月1日就一项发明创造提交了一份专利申请A，其公开日是2000年12月30日；2000年6月1日，乙就同一项发明创造也提交了一份专利申请B，此时A便构成了B的抵触申请[4]。在审查B时，由于A的公开日晚于B的申请日，故A不属于B的现有技术，不可以用来评价B的创造性。如果仅以创造性做为专利授权的标准，抵触申请A的存在将对B的授权不构成任何障碍，只要A与B相对于各自申请日之前的现有技术都具有创造性，二者便都可被授予专利权，这将导致同一项发明创造被授予两项专利权，违反一项发明创造“不得重复授予专利权”的基本原则[5][6]。

鉴于“抵触申请”的存在，为了避免重复授权，就必须为B的授权设置一个不同于“创造性”的门槛——B与A相比不能属于同一项发明创造，即B应属于一项新的发明创造。该门槛实际上业已被设置在《专利法》中。《专利法》第二条对“发明和实用新型”所作出的定义是：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”B作为一项“发明”或“实用新型”，首先要符合《专利法》的定义，即应当属于一项“新的技术方案”。故“新的技术方案”既是构成《专利法》意义上的“发明”或“实用新型”的必要条件，也是防止重复授权的最低门槛。所谓“新颖性”只不过是将“发明”或“实用新型”定义中“新的技术方案”这一要素提取出来并作了进一步解释，组成一个与“创造性”相并列的法律概念。笔者猜想，这或许是《专利法》中设置“新颖性”条款的初衷。

“新颖性”的定义

国外专利法中的定义

《牛津双解字典》对新颖性（novelty）的英文解释是：“Novelty is the quality of being different, new, and unusual.”，汉语解释是：“新奇、新颖、新鲜”。

然而，“新颖”仅仅是“novelty”一词的文学含义之一；当其被用于国外专利法中时，又被赋予了法律含义。以《欧洲专利公约》（EPC）为例，EPC第54条对“新颖性”的定义（下称欧洲定义）是：“Novelty：An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.”（“如一项发明不构成现有技术的一部分，则该发明被视为新的，即具有新颖性。”）

细读上述英文内容不难看出，该定义首先引入了“新的”（new）这一概念，然后对其做了进一步解释，即所称“新的”是指所述的技术方案“不构成现有技术的一部分”。该定义表达的是一项“发明”与“现有技术”之间的关系，即与现有技术相比，该“发明”属于“新的”，即“不构成现有技术的一部分”。

我国《专利法》中的定义

1984年制定的《专利法》中对“新颖性”的定义（下称中国定义）是：“新颖性，是指申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”[7]上述定义中引入了“同样的发明创造”这一概念，用以替代了欧洲定义中的“一项发明创造”。该定义表达的是两项“发明创造”之间的关系——该“发明创造”与现有技术公开的“发明创造”不属于“同样的”。

“新的”与“同样的”的内涵

《现代汉语词典》对“新”一词的解释是“新而别致”，对“同样”一词的解释是“相同；一样；没有差别”。就其文学含义而言，是否是“同样的”与是否是“新的”显然属于两个不同的概念。“同样的”一语仅仅表示了对比双方属于“相同；一样；没有差别”的关系，例如，说A与B“相同”，B与A必然也“相同”；而“新的”一语除了表示对比双方的“不相同”之外，还体现了一种先后关系。例如，说A与B相比是“新的”，不能反过来说B与A相比也是“新的”。

“没有同样的”与“新的”应当属于两个不同的概念。围绕着“没有同样的”与“新的”这两个不同的概念对“新颖性”作出的定义，其法律含义势必有所不同，其判断标准也难免存在差异。

“新颖性”的判断

“新颖性”的判断原则

《欧洲专利审查指南》（下称“《欧洲指南》”）及我国《专利审查指南》（下称“《审查指南》”）都为“新颖性”审查制定了具体的判断原则。

《欧洲指南》规定：“在考虑新颖性时，审查员应当牢记（it is to be borne in mind）：一般性公开通常不会破坏其范围内任何特定实施方式（any specific example）的新颖性，但某一特定实施方式的公开可以破坏包含该特定实施方式的一般性权利要求的新颖性。例如，铜的披露破坏了金属作为一般概念的新颖性，但并不破坏铜以外的任何金属的新颖性；铆钉的披露破坏了紧固件作为一般概念的新颖性，但并不破坏铆钉以外的任何紧固件的新颖性。”[8]上述内容既为“新颖性”的审查制定了一项判断原则，同时也借助具体实例对定义中是否“构成现有技术的一部分”作了进一步诠释：“铜”与“金属”虽然涉及两种不同的材料，但由于“铜”属于“金属”的下位概念，“铜”具有“金属”的全部性能，它既可以被称作“铜”亦可以被称作“金属”。故“铜”的“披露”意味着“金属”亦被“披露”，即“铜的披露破坏了金属作为一般概念的新颖性”；“铜”与“其它金属”之间的替换、“铆钉”与“其它紧固件”之间的替换，均属于化学领域及机械领域“公知等同物”（well-known equivalents）之间的替换，两两相比，虽然功能相同，但结构及性能均存在差异。故“铜”的披露并不意味着“其它金属”被披露，“铆钉”的披露也不意味着“其它紧固件”被披露。

针对“公知等同物”之间的替换，《欧洲指南》中又以附件（Annex）的方式作了进一步说明（indicators）：“一件发明与现有技术的区别仅仅在于(机械、电气或化学)公知等同物的替换……例如：发明涉及一种泵，它与已知泵的唯一区别在于它的驱动装置由液压马达替代了电动马达，不具有创造性。”[9]由此可见，《欧洲指南》中将“公知等同物的替换”（“铜替代其它金属”“铆钉替代其它紧固件”以及“液压马达替代电动马达”）视为具有“新颖性”而不具备“创造性”。

《审查指南》借用了《欧洲指南》的上述内容。其区别仅在于：一是将欧洲指南中的“铆钉替代紧固件”改为“螺钉替代螺栓”，命名为“惯用手段的直接置换”，认为该替换不具有“新颖性”[10]；二是将《欧洲指南》中的由“液压马达替代电动马达”（“公知等同物的替换”）命名为“相同功能的已知手段的等效替代”，但结论未变。

将上述内容进行对照，笔者存在以下几点困惑：

第一，按照我国《专利法》对“新颖性”的定义，“用铜制成的产品”与“用金属制成的产品”是否属于“同样的技术方案”？如果两者属于同样的技术方案，为何“用金属制成的产品”不破坏“用铜制成的产品”的新颖性？如果两者不属于同样的技术方案，为何“用铜制成的产品”却可以破坏“用金属制成的产品”的新颖性？

第二，《审查指南》中所称的“惯用手段的直接置换”“相同功能的已知手段的等效替代”以及《欧洲指南》中所称的“公知等同物的替换”三者之间有何区别？《欧洲指南》中将“公知等同物的替换”均视为具有“新颖性”但不具有“创造性”；我国《审查指南》中却将其进行区分，“铜与其它金属”之间的替换视为具有“新颖性”，“螺钉固定方式改换为螺栓”冠名“惯用手段的替换”而不具备“新颖性”，“液压马达替代电机”冠名“已知手段的等效替代”而不具有“创造性”。此时，应如何区分“惯用手段的替换”与“已知手段的等效替代”？《审查指南》对此未作任何说明。

第三，《审查指南》第二部分第三章3.2“新颖性的审查基准”一节共给出了五种“新颖性判断中常见的情形”，其中有三种情形（“具体概念与一般概念”“惯用手段的直接置换”“数值和数值范围”）均包含“技术方案不同”，但被视为不具备“新颖性”的情况。这种结论显然得不到我国定义的支持，但却与欧洲定义相吻合。或者说，欧洲专利局依据欧洲定义制定的判断原则，并不适合我国的“新颖性”定义。

审查实践中遇到的问题

在专利审查实践中，往往会遇到若干《审查指南》中未作规定的情形。如何依据我国的“新颖性”定义对案件作出判断，在专利审查的初期也曾困扰过笔者。

俗话说，世上没有两片相同的树叶。在作“新颖性”检索时，往往会发现与待审的技术方案完全相同的现有技术并不多，而内容相互交错、部分相同的技术方案却不少。例如，待审技术方案由A、B、C三个技术特征组成，现有技术中公开的技术方案包括A、B、C、D四个技术特征。两者相比虽然不属于“同样的技术方案”，但在很多情况下，随着后者的公开，前者也被公开了。举例来说，某专利申请要求保护的是一种杯子；现有技术公开的是一种带盖的杯子，其与在审专利相比，除了盖子之外的其它结构都相同。不带盖的杯子与带盖的杯子显然不属于“同样的”技术方案，但是后者的公开却使前者被公开，即使其构成了现有技术的一部分。如果依据“新颖性”的定义进行判断，中、欧两种不同的定义显然将导致不同的结论。

“同样的发明或者实用新型”的解释

针对新颖性审查中所遇到的问题，《审查指南》对定义中“同样的发明或者实用新型”一语作了如下解释：与“发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型”[11]。

一项发明创造是以其技术方案的构成及其技术效果为表征的，故将技术方案及其技术效果等作为判断“发明创造”是否相同的依据，无疑是合理的；将“同样的”解释为“实质上相同”，意味着将“同样的”这一概念模糊化了，从而为新颖性审查提供了更大的操作空间，解决了“新颖性”判断中涉及的某些问题。例如，可以将“螺钉”与“螺栓”、“ABC”与“ABCD”等以两者“实质上相同”为由而视之不具有新颖性，但这仍解释不了“铜”与“金属”之间的新颖性判断问题——如果“铜”与“金属”相比属于“实质上相同”，“金属”与“铜”相比是否也应当属于“实质上相同”？

除此之外，“实质上相同”这一概念的引入也带来了新的问题：“实质”这两个字不由让人联想到《专利法》第二十二条中“创造性”的定义：“该实用新型具有实质性特点和进步。”上述两个“实质”有何区别？如果不存在区别，“实质上相同”就意味着“不具有实质性特点”。此时，该如何区分实用新型的“新颖性”与“创造性”？

《审查指南》中将螺钉替代螺栓视为不具有新颖性（实质上相同），而将液压马达替代电机视为不具有创造性（不具有实质性特点），该规定便体现了“新颖性”与“创造性”两个概念的混淆。“新颖性”评价的是一项技术方案是否是“新的”；而“创造性”则是评价该新技术方案的“形成过程”是否“显而易见”。“惯用手段的替换”——“替换”后必然形成一个“新的”技术方案，故具有“新颖性”；由于该替换采用的是“惯用手段”，是“显而易见”的，故不具备“创造性”。

审查指南的上述规定混淆显然是“实质性”这一概念共用的结果。

如果在《审查指南》的上述解释中将“实质上”一语删除，《专利法》中“同样的发明创造（发明或者实用新型）”即可被解释为“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果”均“相同”的“发明创造”。这正是笔者在《对同样的发明创造的几点看法》一文中所表述的观点。[12]

“新颖性”定义的修改

基于专利审查实践中遇到的种种问题，2008年的《专利法》修改过程中对第二十二条中“新颖性”的定义作了如下修改：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

该款的前半句中用“该”替代了原先“同样的”一语，用“现有技术”一语对原先的各类现有技术进行了概括，将前半句简化为“该发明或者实用新型不属于现有技术”。前半句显然采用了欧洲定义的方式（“一项发明不构成现有技术的一部分”），只是表达方式略有不同。令人费解的是，其后半句（“抵触申请”）中依然保留了原有的定义方式。后半句为何要保留原定义方式？据参与过《专利法》修改的专家称，“国务院法制办公室和全国人大常委会法制工作委员会都认为本条第二款后半部分表述方式不甚理想，让人难以理解，试图进行调整……然而在提出几种表述方式之后，却发现总是存在这样那样的问题，反而不如原有条文准确，最后放弃了所作努力。”[13]

笔者认为，上述修改之所以困难，其根源在于未放弃“同样的”这一用语，即未改变原来句子的主语及其表达方式。如果套用前半句的修改方式，将“同样的”改为“该”，将“记载在”改为“未被公开”，则后半句可以被表达为：“该发明或者实用新型也未被申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请、在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件所公开”。这样，前、后两句话的主语都是“该发明或者实用新型”，后半句中的“未被……公开”与前半句中的“不属于现有技术”具有相同的含义，类似于美国[14]、日本[15]等国家采用“一项发明未在出版物中被公开”对“新颖性”所作的定义。如此修改后，前后两句话不仅定义模式相同，判断的标准也相同，区别仅在于两者所涉及的对象不同——前者为“现有技术”，后者为“抵触申请”。

“新颖性”与“禁止重复授权”

如前所述，“禁止重复授权”是专利制度的一项基本原则。“新颖性”的设置固然解决了一件新申请与在先申请之间发生重复授权的问题，但未解决“同一申请人同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请”中存在重复授权的问题[16]。《专利法》第九条第一款正是针对第二十二条的补充。虽然《专利法》第二十二条第二款（“新颖性”）与第九条都是基于“一项发明创造只能授予一项专利权”的原则制定的，但是两者对比的对象有所不同——前者是将一项专利申请的权利要求与申请日在先的“现有技术”和“抵触申请”所公开的内容进行对比，而后者则是申请日相同的两项权利要求之间的对比。

根据《专利法》第五十九条规定，说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。尽管《专利法》第九条对比的内容是权利要求而不是说明书，但在判断两项权利要求是否属于同样的“发明创造”时，不仅要对比其技术方案的构成，还要借助说明书对该技术方案所产生的技术效果进行对比。因此，《审查指南》对《专利法》第二十二条中“同样的发明或者实用新型”一语所做的解释，同样应当适用于第九条所称的“同样的发明创造”——在判断两项权利要求是否属于同样的发明创造时，应当兼顾技术方案及技术效果进行判断，而与权利要求的保护范围无关。笔者在《对“同样的发明创造”的几点看法》一文中，对以权利要求的保护范围作为判断“同样的发明创造”的依据的不合理性作了详细评述，在此不再重复。

结语

毋庸讳言，我国《专利法》基本上是借鉴国外专利法制定的，且更多的是借用了EPC的有关规定。我国上世纪八十年代初制定《专利法》时缺少实践经验，加之又处在突出中国特色的历史背景下，制定出的《专利法》出现一些偏差是难免的。历经三十多年的实践，在积累了一定经验后，对专利法不断作出修改也是正常的。

针对国外法的引入，北大已故教授沈宗灵先生在《比较法研究》一书中认为：要“按照外国法的原样认识外国法……研究外国法要求人们对该国语言流畅，对该国法有基本知识，特别是他们的法律渊源，基本法律概念，法律用语……对外国法的翻译一般都采取直译方式。法律用语与日常用语有联系，但也不能等同。”[17]本文正是遵照沈先生的上述意见，对“新颖性”的渊源、定义及判断作了进一步思考，并据此对我国《专利法》与EPC的相应规定进行了比较。

参考文献：

[1]张荣彦，有关新颖性的两点看法，载《中国专利与商标》，1997.4。

[2]张荣彦，新颖性问题的探讨，载《中国专利与商标》，2003.1；张荣彦，机械领域专利申请文件的撰写与审查（第四版），知识产权出版社2019年版，第155页。

[3]张荣彦，对同样的发明创造的几点看法，载《中国知识产权杂志》，2022年2月。

[4]《专利审查指南》（2010年版），知识产权出版社，第155页。

[5]尹新天，中国专利法详释，知识产权出版社2010年版，第96页。

[6]Guidelines for Examination in the EPO, November 2019,Part G chapter IV-6.

[7]我国《专利法》中所称的“发明创造”包括发明、实用新型和外观设计，由于本文不涉及外观设计，故下文中用“发明创造”概括“发明和实用新型”。

[8]Guidelines for Examination in the EPO, November 2019,Part G chapter VI-2.

[9]Guidelines for Examination in the EPO, November 2019,Part G chapter VII.

[10]《专利审查指南》（2010年版），知识产权出版社，第158页。

[11]《专利审查指南》（2010年版），知识产权出版社，第156页。

[12]张荣彦，关于同样的发明创造的几点看法，载《中国知识产权杂志》，2022年2月。

[13]尹新天，中国专利法详释，知识产权出版社2011年版，第259页。

[14]美国《专利法》第102条。

[15]日本《专利法》第29条。

[16]尹新天，中国专利法详释，知识产权出版社2011年版，第97页。

[17]沈宗灵，比较法研究，北京大学出版社1998年版。