商标与字号使用之区分及规则改革建议

在学理和制度层面，字号和服务商标虽同属于商业标志，但两者具有不同的区分内容和不同的登记审核系统。正因为如此，司法实践中对“将他人商标用作字号”的行为分别作两种评价（双轨评价）。“双轨”评价机制在司法实践中存在一些分歧，比如：何为“突出使用”？在责任承担方式上，是仅需“规范使用”，还是必须“停止使用”甚至“变更名称”？

字号与商标使用的双轨评价现状

在学理和制度层面，字号和服务商标虽同属于商业标志，但两者具有不同的区分内容和不同的登记审核系统。一个企业名称在特定管辖区域内指向特定的经营主体，字号或商号则是这个企业名称中最具有识别力的部分。字号，是用于识别市场主体的标志；服务商标，则是用于识别服务来源的标志。《反不正当竞争法》第6条将商业标识分类为三项，立法者认为，第一项是商品标识和服务标识，第二项是主体标识，第三项是网络活动中的特殊标识。[1]

正因为如此，司法实践中对“将他人商标用作字号”的行为分别作以下两种评价（双轨评价）。

第一，将他人商标用作字号并突出使用，构成商标侵权。“突出使用字号”是典型的“不规范使用”的样态，产生了企业名称意义以外的商标意义，强化了字号对于标识商品来源的作用，被认为属于“在商标意义上的使用”，与商品或服务结合时属于商标侵权行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第1项就明确了这种行为。有典型判断指出：“登记、使用企业名称的行为本身不具有恶意，仅在实际使用过程中，因企业名称的简化使用、突出使用等不规范使用行为，导致相关公众将其与他人注册商标产生混淆误认的，属于侵害商标权的行为，应判令相关企业规范使用其企业名称。”[2]

第二，将他人商标用作字号并规范使用，行为人的目的在于攀附他人注册商标的商誉，该行为可构成不正当竞争行为，依照《商标法》第58条和《反不正当竞争法》第6条相关款项处理。[3]如最高人民法院在“和睦家诉和睦佳案”中认为，“‘和睦家’字号在福州和睦佳成立前具有一定市场知名度，为相关公众所知悉。福州和睦佳作为同业竞业者仍将与‘和睦家’呼叫完全相同、用字基本一致的‘和睦佳’作为医疗服务企业的字号，其主观上具有攀附和睦家公司商誉的故意，也易造成相关公众的混淆误认，并且这种混淆误认无论其是否突出使用均难以避免。”[4]

字号与商标使用的并轨评价改革

上述“双轨”评价机制在司法实践中存在一些分歧，比如：何为“突出使用”？在责任承担方式上，是仅需“规范使用”，还是必须“停止使用”甚至“变更名称”？理论中，服务商标与字号之间的关系更为紧密，市场主体通常将服务商标与字号作统一使用。字号是对市场主体的识别，是企业商誉或活动的载体。字号的反不正当竞争保护原理与商标相同，也是基于财产（商誉）的保护及避免混淆。针对他人将商标作为字号进行使用的行为，在学理上对其性质作出区分具有一定意义；但对公众而言，其只会产生混淆可能性的认知，而不可能对商标性使用和字号性使用作出性质上的区分。对商标权利人而言，只要产生了混淆可能性，则涉案行为对其造成的市场损害均是相同的，不会因为侵权者的商标性使用和字号性使用的性质不同而有差异。比如，原告销售的奶茶的商标是“COCO”，被告经营的奶茶店的字号是“COCO”，也即将他人的商标用作字号。由于相关公众很容易将商标和字号两者联系起来，因此这种情况下区分字号意义上的使用和商标意义上的使用的价值不大。美国和欧洲的法规对这两种使用行为的评价进行了统一。

在美国，将他人的字号作为商标使用，可能构成商标侵权或不正当竞争；将他人商标作为字号使用，则可能构成商标侵权；使用他人字号注册公司本身，可能构成不正当竞争，有些法院即便认为被告尚未实施与商品或服务相关的行为，但也颁发禁令防止这种危险。[5]市场主体通常将字号也作为服务商标，其可选择字号或服务商标作为维权的基础。再如，2006年《美国联邦反淡化法案》（Federal Trademark Dilution Act）第2条第1款规定了“在标识或者字号商务中的商业使用”（commercial use in commerce of a mark or trade name）。麦卡锡认为，这意味着被控使用行为应为“商标或者字号使用”，“法案非常明确地指出非商标性、非字号性使用被控标识的行为不构成淡化……该法案在对《兰哈姆法》43(c)(1)的介绍部分和43(c)(2)(B)&(C)关于弱化、丑化的界定部分两次强调了这一点。”[6]这一方面清楚地表明，驰名商标反淡化背景中的“使用”亦为商标性使用；另一方面也说明，字号使用与商标使用在认定驰名商标淡化的过程中具有相同的性质。

欧盟法院对“与商品或服务相关的使用”要件把握更为严格。判例法曾经认为，“作为字号或企业名称”的使用并非商标使用，但是成员国具有在《欧盟商标指令》第10（6）条规定框架中进行立法的自由。[7]在现代营销方式和消费者认知的背景中，这种区分市场主体和商品来源的理论已经越发受到质疑。消费者很天然地会将企业的商号与该企业提供的商品或服务联系起来，这在服务商标场合更不可避免。于是，欧盟法院在一系列案件中发展了一套更为灵活的标准。例如，欧盟法院在“Celine案”中指出，即便商号并未被直接贴附在商品上，只要商号与商品之间建立了一种联系，则构成“与商品或服务相关的使用”。[8]这个案件拓宽了商标使用的范畴，将字号使用也纳入其中，“作为字号的使用”不再成为商标侵权的抗辩事由，被告要证明的事项变为“商号与商品之间没有建立联系”。这推动了《欧盟商标指令》的修改，“作为企业名称或其一部分的使用”被《欧盟商标指令》第10（3）(d)条规定为商标使用行为，与“直接贴附、许诺销售、销售或为该等目的的仓储、进口或出口、在广告或商业文件中的使用、在比较广告中的使用”具有同等地位。由于欧洲案例法曾经将域名视为商号，只要域名与商品或服务之间建立了一种联系，则这种域名的使用也构成“Celine案”情形中的商标侵权。立法者认为，《欧盟商标指令》当前所采取的上述方案已经可以解决域名使用的问题，因此没有再增加一个独立的商标使用情形。[9]

可见，欧美已经开始软化字号使用的规则，将其视为商标性使用的做法是比较合理的。同理，对于将他人商标用作域名的行为，我国目前也按照商标侵权和不正当竞争的双轨制作出评价，笔者认为这也需要改革，实无必要对“相同性质的损害”区分为“域名意义上的使用”和“商标意义上的使用”两种类型而提供救济。我国台湾地区在2003年修法时将“域名使用”和“字号使用”都视为商标使用。台湾地区“商标法”第62条规定：“未得商标权人同意，有下列情形之一者，视为侵害商标权：（二）明知为他人之注册商标，而以该商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、网域名称或其他表彰营业主体或来源之标识，致商品或服务相关消费者混淆误认者。”但是该条文在2011年修法时被删除，立法理由称：“实务上有商标权人滥行寄发存证信函之情形，且法院曾以商标注册需经公告，该公告之公示效果已足以使第三人知悉该注册商标之存在，而认定第三人符合‘明知’之主观要件，更加深商标权人滥用该款规定之情形。”可见，该条被删除的主要理由在于担心商标权被滥用，而不涉及上文所述之规范基础，因此需要批判性看待2011年台湾地区的修法。

综上，字号或域名与商标的使用并无根本差异，宜将“字号或域名的使用”视为商标使用，在《商标法》第57条中增设一种侵权事由，由本条统一处理。

参考文献：

1 王瑞贺主编：《中华人民共和国反不正当竞争法释义》，法律出版社2018年版，第15-16页。

2 四川省高级人民法院（2014）川知民终字第5号民事判决书，四川省成都市中级人民法院（2013）成民初字第415号民事判决书。

3 可参见：《论混淆使用注册商标的反不正当竞争规制》，《知识产权》2020年第7期。

4 最高人民法院（2018）最高法民再428号民事判决书。

5 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition | June 2020 Update, § 9:3. Trademarks and trade names: intertwined legal protection

6 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition (June 2020 Update), § 23:11.50.

7 Robelco v. Robeco, C-23/01. Para 33-34. Anheuser-Busch, para. 64.

8 C-17/06, Céline SARL v Céline SA, para. 23(2007).

9 Annette Kur, Martin Senftleben, European Trade Mark Law: A Commentary, Oxford University Press (2017), p.437.