最高法再审改判侵权！合法的在先使用行为才能够对抗在后的合法权利

裁判要旨

在先使用抗辩是对商标注册保护制度的例外规定，其立法目的在于保护他人在先的正当利益。商标法为未注册商标提供保护的前提，在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已经产生了需要商标法保护的利益。根据商标法的规定，商标标识本身如果存在商标法第十条规定的情形，不仅不能获得注册，还将被禁止使用。因此，只有合法的在先使用行为才能够对抗在后的合法权利。

本案中，泰秀公司于涉案商标申请日前就开始生产“舒碱”苏打水，但“舒碱”标识含有“碱”，使用在“果汁、水(饮料)”等商品上，易使消费者对商品的原料、成分等特点产生误认，属于商标法第十条第一款第七项所指的“不得作为商标使用”的标志。故“舒碱”商标在被诉侵权商品上的使用不能对抗在后的注册商标。被诉侵权标识“舒碱”与涉案商标“舒减”均为文字商标，二者在字形、含义方面均较为接近，呼叫完全相同；而被诉侵权苏打水商品与涉案商标核定使用的第32类水(饮料)；矿泉水(饮料)等商品属于类似商品，故被诉侵权标识“舒碱”与涉案商标“舒减”构成类似商品上的近似商标，易导致消费者混淆、误认。壳牌石油公司未经涉案商标权人许可，销售“舒碱”苏打水产品的行为构成商标法第五十七条所指情形，侵犯了鑫享事承公司的涉案商标权。

典型意义

本案的典型意义在于明确了《商标法》第五十九条第三款关于在先使用抗辩的适用要件，确认了只有合法的在先使用行为才能够对抗在后的合法权利，如果在先使用的标识属于《商标法》第十条第一款第七项所指的情形，其使用行为不能对抗在后的注册商标。在此之前，商标学术界和司法实践中，关于在先使用抗辩的适用要件，无论是“三要件”说，还是“四要件”说、“五要件”说、“七要件”说，都没有涉及在先使用标识不能是禁用标识的情形，判决填补和完善了商标侵权中在先使用抗辩的适用要件。

裁判文书摘要

一审法院/案号：陕西省西安市中级人民法院/（2020）陕01知民初1426号

二审法院/案号：陕西省高级人民法院/（2021）陕民终385号

再审法院/案号：最高人民法院/（2022）最高法民再129号

案由：侵害商标权纠纷

当事人

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：西安鑫享事承实业有限公司。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：延长壳牌石油有限公司。

一审裁判结果：驳回鑫享事承公司的诉讼请求。

二审裁判结果：驳回上诉，维持原判。

再审裁判结果：一、撤销陕西省高级人民法院(2021)陕民终385号民事判决；二、撤销陕西省西安市中级人民法院(2020)陕01知民初1426号民事判决；三、延长壳牌石油有限公司于本判决生效之日起停止侵害西安鑫享事承实业有限公司第38212323号注册商标专用权的行为；四、驳回西安鑫享事承实业有限公司的其他诉讼请求。

再审裁判时间：二〇二二年十一月二十八日

涉案法条：《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第二百一十四条第一款

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2022）最高法民再129号

当事人

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：西安鑫享事承实业有限公司。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：延长壳牌石油有限公司。

审理经过

再审申请人西安鑫享事承实业有限公司（以下简称鑫享事承公司）因与被申请人延长壳牌石油有限公司（以下简称壳牌石油公司）侵害商标权纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（2021）陕民终385号民事判决，向本院申请再审。本院于2021年11月24日作出（2021）最高法民申6337号民事裁定，提审本案。提审后，本院依法组成合议庭，开庭审理了本案。再审申请人鑫享事承公司的委托诉讼代理人郑戈、贺玉峰，被申请人壳牌石油公司的委托诉讼代理人李居镁、张靖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

再审申请人诉称

鑫享事承公司申请再审称，一、二审判决认定事实不清，适用法律错误，依据2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二、六项的规定，请求撤销一、二审判决，再审本案，一、二审诉讼费由壳牌石油公司承担。

事实理由如下：（一）一审法院适用《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第三款，属于法律适用错误；（二）壳牌石油公司及案外人明知涉案商标“舒碱”属于法律禁止使用的商标仍继续使用，主观恶意明显；（三）二审法院关于鑫享事承公司“与泰秀公司协商转让‘舒碱’商标事宜，希望通过转让商标获取利益”的认定与事实不符；（四）壳牌石油公司不属于商标法第五十九条第三款规定的未注册商标在先使用人。综上，请求撒销一、二审判决，将本案发回重审或依法改判支持鑫享事承公司的二审全部上诉请求，并由壳牌石油公司承担一、二审诉讼费。

被申请人辩称

壳牌石油公司提交意见称，（一）“舒碱”系列产品在涉案商标申请日前就已形成，被诉侵权产品系由西安泰秀实业有限公司（以下简称泰秀公司）提供，壳牌石油公司的销售行为未超出原有范围；（二）鑫享事承公司举报泰秀公司违法行为与本案无关，且壳牌石油公司与泰秀公司的供货合同期限已届满，已停止销售。壳牌石油公司不存在明知“舒碱”商标属于法律禁止的商标后仍扩大销售的情形；（三）鑫享事承公司存在恶意诉讼的情形。综上，请求驳回鑫享事承公司的再审请求。

一审原告诉称

鑫享事承公司向陕西省西安市中级人民法院（以下简称一审法院）起诉请求，1.判令壳牌石油公司停止销售含有“舒碱”字样苏打水饮料的侵权行为；2.判令壳牌石油公司赔偿鑫享事承公司经济损失及维权开支共计10万元；3.本案诉讼费由壳牌石油公司承担。

一审法院认定事实

（第38212323号“舒减”商标）

一审法院认定事实如下：鑫享事承公司经国家知识产权局核准注册了第38212323号“舒减”商标，核定使用商品为第32类，包括水（饮料）；矿泉水（饮料）；汽水；奶茶（非奶为主）；纯净水（饮料）；植物饮料；制作碳酸水用配料；乳酸饮料（果制品，非奶）；啤酒；饮用蒸馏水（截止）。商标申请日为2019年5月15日，注册有效期限自2020年3月7日至2030年3月6日止。鑫享事承公司称其发现壳牌石油公司经营的店铺销售“舒碱”苏打水，认为该“舒碱”系列苏打水为侵害鑫享事承公司第38212323号“舒减”商标的商品。根据鑫享事承公司提交的被控侵权产品实物及照片，该苏打水瓶身标签上印刷的生产商为重庆市奇派食品饮料有限公司茶园分厂（以下简称重庆奇派分厂），委托方为泰秀公司。壳牌石油公司认可涉案被控侵权产品系其销售，在鑫享事承公司起诉重庆奇派分厂及四川冰源食品有限公司（以下简称四川冰源公司）的另案诉讼中，重庆奇派分厂认可其生产过涉案“舒碱”系列苏打水，并称重庆奇派分厂及四川冰源公司均为泰秀公司的受托生产方，每一批产品具体由谁生产根据产能调配。经比对，涉案被控侵权产品瓶身上有“舒碱”字样，与鑫享事承公司注册商标“舒减”读音相同，字形上存在部分差别。

另查明，泰秀公司就“舒碱LOGO”美术作品进行了著作权登记，2019年9月25日，经国家版权局登记，泰秀公司获得编号为国作登字-2019-F-00836694号美术作品登记证书。该证书显示，作品名称：“舒碱LOGO”;作者：郭晓强；著作权人：西安泰秀实业有限公司；创作完成日期：2016年12月3日；首次发表时间：2016年12月3日。壳牌石油公司提交合同复印件证明泰秀公司与重庆奇派分厂及四川冰源公司均签订过《委托加工合同》，委托其生产“舒碱”系列苏打水。壳牌石油公司还提交了泰秀公司自2017年起通过报纸、网络、电视台等途径就“舒碱苏打水”的设计、营销、品牌策划进行了大量的宣传和推广的微博宣传及新闻报道等证据，鑫享事承公司对上述证据真实性和对涉案被控侵权产品知名度的证明力不予认可。

壳牌石油公司提供采购合同等证明其销售的涉案“舒碱”苏打水系采购自泰秀公司。鑫享事承公司为证明其实际使用涉案“舒减”商标的情况，提交了2020年5月9日与陕西张利民饮料有限公司签订的《委托生产合同》及“舒减”苏打水在销实物照片。

一审裁判结果

一审法院判决：驳回鑫享事承公司的诉讼请求。案件受理费2300元，由鑫享事承公司负担。

二审上诉人称

鑫享事承公司不服一审判决，向陕西省高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉，请求：撤销一审判决，改判支持其一审诉讼请求；由壳牌石油公司承担本案一审、二审诉讼费。

事实与理由：（一）一审法院适用商标法第五十九条第三款对案件进行裁判属于法律适用错误。该法适用的必要条件是在先使用的未注册商标必须是不违反法律强制性规定和禁止性规定的标志。根据鑫享事承公司向一审法院提交文件、证据及庭审中发表的辩论意见，可以证明涉案侵权标识“舒碱”是违反商标法第十条第一款第七项的标志，其使用行为不应产生受法律保护的权利。根据相关机关的决定书及行政判决书，涉案商标“舒碱”属于不得作为商标使用的标志，如果使用即是违法行为。被上诉人及案外人泰秀公司在明知涉案商标“舒碱”属于法律禁止作为商标使用的标志后，仍大范围强行使用，主观恶意明显。（二）涉案标识“舒碱”与权利商标“舒减”构成近似商标。两者读音完全相同，字形只有偏旁部首有细微差异，应依法判定为近似商标。本案为商标侵权纠纷，一审法院以外包装不一致为由进而得出商标不近似的结论，属于比对方法错误，导致的事实认定错误。（三）壳牌石油公司不属于商标法规定的在先使用人，其商标侵权行为与泰秀公司的商标侵权行为是不同的行为，故一审法院以泰秀公司使用涉案商标的时间早于鑫享事承公司权利商标的申请时间，进而直接认定壳牌石油公司实施销售侵权商品的时间也早于鑫享事承公司权利商标的申请时间，属于事实认定错误。

二审法院认定事实

二审期间，鑫享事承公司提交一份证据：陕西省西安市新城区市场监督管理局对其的《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》，拟证明泰秀公司委托生产的“舒碱”系列苏打水系违法使用商标，已被相关部门责令停止销售。壳牌石油公司对该证据的真实性、关联性及证明目的均不认可。

经审查，二审法院对该份证据的真实性予以确认。

二审法院经审理查明，陕西省西安市新城区市场监督管理局在对鑫享事承公司《关于西安泰秀实业有限公司涉嫌违法使用商标举报的回复》中称：泰秀公司自2016年起，委托重庆市奇派食品饮料有限公司生产饮用苏打水，瓶身有“舒碱”标识。该公司连续申请“舒碱”汉字在饮料、苏打水类别上的商标注册，但均被以违反商标法第十条第一款第七项驳回申请。目前，该公司正在提起复审。我局曾积极协商泰秀公司与你方就“舒减”商标转让开展协商，但始终未达成一致意见。我局于2020年3月5日责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的委托生产，30日内停止销售行为。

另查明，鑫享事承公司于2019年5月申请“舒减”注册商标，2020年3月注册该商标，2020年5月首次与陕西张利民饮料有限公司签订《委托生产合同》生产“舒减”苏打水，增值税发票显示开票日期为2020年9月11日。鑫享事承公司于2020年7月15日起诉至陕西省西安市中级人民法院，形成本案。庭审中，鑫享事承公司称，在第一次申请涉案商标时商标局驳回的理由为“舒碱”商标在先申请，随后咨询专业机构后知晓“舒碱”商标不可能成功注册，遂申请注册了“舒减”商标。随后，其起诉了被控侵权产品的多个销售方，并未起诉泰秀公司。

在鑫享事承公司诉重庆奇派分厂、四川冰源公司及浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷的另案诉讼中，重庆奇派分厂、四川冰源公司一审中提交了鑫享事承公司的企业信用信息公示报告及申请注册的7个商标档案信息，认为其于2020年才增加食品经营的经营范围，注册多个与其经营范围无关的商标，存在恶意抢注行为，鑫享事承公司对此辩称是注册多个商标是生产需要，其委托他人生产“舒减”苏打水，无需相关食品类许可资质。

再查明，泰秀公司在啤酒、苏打水等类别上申请的“舒碱”商标正在商标评审委员会复审中。一审法院查明的其余事实清楚，二审法院予以确认。

二审法院认为

二审法院认为，根据一审查明的事实，本案的被控侵权产品来源于泰秀公司，而泰秀公司自2016年起已经生产印有“舒碱”标识的苏打水并进行广泛销售，亦进行了相应宣传推广，在市场上具有一定的影响力。尽管鑫享事承公司注册的“舒减”商标与“舒碱”标识近似，但“舒减”注册商标的申请时间晚于泰秀公司使用的“舒碱”标识。依据商标法第五十九条第三款的规定，鑫享事承公司无权禁止泰秀公司在原使用范围内继续使用“舒碱”标识。禽享事承公司申请“舒减”商标前并未生产苏打水等饮料，在注册“舒减”商标后亦未致力于投入量产及对该商标商誉的培育，而是在知悉生产厂家系泰秀公司的情况下，一方面向诸多销售者提起包括本案在内的三起民事诉讼，另一方面与泰秀公司协商转让“舒减”商标事宜，希望通过转让商标获取利益，故鑫享事承公司注册“舒减”商标不以生产经营为目的的行为不应为法律所鼓励。一审法院认定“舒碱”标识系在先使用，适用法律正确。

商标主管机关作出的驳回“舒碱”商标注册的通知尚未经过商标评审委员会复审及人民法院生效法律文书的确认。未获批准注册的行为始自泰秀公司的申请行为，在此之前，其无从知悉“舒碱”标识是否适合作为注册商标使用。因此，基于泰秀公司在“舒碱”标识上所积累的商誉，在该商标标识未经最终确认之前，其使用“舒碱”标识的其在先权利不应受到影响。而陕西省西安市新城区市场监督管理局责令泰秀公司立即停止“舒碱”系列苏打水的生产及销售的决定系具体行政行为，与本案的侵权行为判定并无必然关联。由于泰秀公司委托重庆奇派分厂与四川冰源公司生产“舒碱”苏打水，并经壳牌石油公司进行销售，故一审法院以此为据认定壳牌石油公司销售涉案“舒碱”苏打水的行为并未侵犯鑫享事承公司享有的涉案商标专用权，并无不当。

二审裁判结果

综上，二审法院判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2300元，由鑫享事承公司负担。

再审法院认定事实

（第22563511号、第31409472号“舒碱”商标）

本院经审理查明，一、二审法院查明的事实基本属实。另查明，泰秀公司在第32类商品上申请了多个“舒碱”商标。其中，第22563511号“舒碱”商标、第31409472号“舒碱”商标被原国家工商行政管理总局商标局以违反商标法第十条第一款第七项的规定予以驳回。原国家工商行政管理总局商标评委审员会分别于2018年4月24日、2019年6月21日作出驳回复审决定，对上述申请商标在复审商品上的注册予以驳回。泰秀公司在法定期限内未对上述复审决定提起行政诉讼。

再审法院认为

本院认为，本案的争议焦点为，壳牌石油公司主张的在先使用抗辩是否成立。

商标法第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

在先使用抗辩是对商标注册保护制度的例外规定，其立法目的在于保护他人在先的正当利益。商标法为未注册商标提供保护的前提，在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已经产生了需要商标法保护的利益。根据商标法的规定，商标标识本身如果存在商标法第十条规定的情形，不仅不能获得注册，还将被禁止使用。因此，只有合法的在先使用行为才能够对抗在后的合法权利。

本案中，泰秀公司于涉案商标申请日前就开始生产“舒碱”苏打水，但“舒碱”标识含有“碱”，使用在“果汁、水（饮料）”等商品上，易使消费者对商品的原料、成分等特点产生误认，属于商标法第十条第一款第七项所指的“不得作为商标使用”的标志。故“舒碱”商标在被诉侵权商品上的使用不能对抗在后的注册商标。被诉侵权标识“舒碱”与涉案商标“舒减”均为文字商标，二者在字形、含义方面均较为接近，呼叫完全相同；而被诉侵权苏打水商品与涉案商标核定使用的第32类水（饮料）;矿泉水（饮料）等商品属于类似商品，故被诉侵权标识“舒碱”与涉案商标“舒减”构成类似商品上的近似商标，易导致消费者混淆、误认。壳牌石油公司未经涉案商标权人许可，销售“舒碱”苏打水产品的行为构成商标法第五十七条所指情形，侵犯了鑫享事承公司的涉案商标权。二审法院适用法律存在错误，本院予以纠正。

商标法第六十四条规定，注册商标专用权人请求赔偿，被诉侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被诉侵权人不承担赔偿责任。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。

本案中，壳牌石油公司提供的采购合同等证据可以证明其所销售的被诉侵权“舒碱”苏打水系采购自泰秀公司，具有合法来源。鑫享事承公司仅提供了2020年5月与陕西张利民饮料有限公司签订的《委托生产合同》用以证明对涉案商标进行了实际使用，但合同对应发票的开具时间为9月，迟于鑫享事承公司一审起诉时间，故上述证据不足以证明鑫享事承公司在起诉前三年对涉案商标进行了实际使用。根据商标法第六十四条的规定，壳牌石油公司不承担赔偿责任。鑫享事承公司向本院提交的证据显示其与律师事务所签订的委托代理合同为风险代理，律师费尚未实际发生，本院对其相应诉讼请求不予支持。虽然壳牌石油公司主张被诉侵权产品的采购合同期限已届满，其已停止销售被诉侵权产品，但鑫享事承公司对此未予认可。考虑到销售行为具有连续性，故壳牌石油公司应承担停止侵权的民事责任。

再审裁判结果

综上，再审申请人鑫享事承公司的部分再审申请理由成立，本院予以支持。二审法院适用法律存在错误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第二百一十四条第一款规定，判决如下：

一、撤销陕西省高级人民法院（2021）陕民终385号民事判决；

二、撤销陕西省西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1426号民事判决；

三、延长壳牌石油有限公司于本判决生效之日起停止侵害西安鑫享事承实业有限公司第38212323号注册商标专用权的行为；

四、驳回西安鑫享事承实业有限公司的其他诉讼请求。

一审案件受理费2300元，由延长壳牌石油有限公司负担1150元，西安鑫享事承实业有限公司负担1150元；二审案件要理费2300元，由延长壳牌石油有限公司负担1150元，西安鑫享事承实业有限公司负担1150元。

本判决为终审判决。

审　判　长　 晏   景

审　判　员 　李   丽

审　判　员　 许常海

二〇二二年十一月二十八日

法 官 助 理　 包   硕

书    记   员　 韩   阳