商标转让情形下著作权默示许可的适用

裁判要旨

著作权人将作品作为商标显著部分注册了图文组合商标，在转让该组合商标时，未对受让人权利作出限制，则可以视为著作权人已许可商标受让人在商标核定的领域内合法正当使用该作品，包括容忍商标受让人在核定领域内将该作品注册为新商标。

案情

原告三之三文化事业股份有限公司（以下简称“三之三文化公司”）诉称：原告系台湾有名的幼儿教育机构，并于1995年创作完成了“图片”和“图片”两个美术作品，于2001年7月21日取得作品登记证书。被告未经原告许可，擅自将与原告的上述美术作品实质性相同的标识作为其幼儿园经营的主要图形标识，复制并使用在幼儿园外墙、宣传资料、学生卡、学生园服、教师服装等载体上，并在官方微信公众号上发布带有相应侵权标识的图片，该一系列行为侵犯了原告美术作品的著作权。请求判令：1.被告立即停止侵害原告美术作品著作权的侵权行为，即删除被告幼儿园外墙上的侵权标识及微信公众号中带有侵权标识的图片，召回并停止使用包含有侵权标识的侵权产品（包括但不限于宣传资料、学生卡、学生园服、教师服装）；2.被告在《重庆商报》就侵犯著作权行为进行登报赔礼道歉并消除影响；3.被告赔偿原告经济损失300 000元（包括公证费7000元、拍照费999元、认证费1000元，前述费用三案均摊，律师费20 000元）。

被告重庆两江新区三之三爱加丽都幼儿园（以下简称“爱加丽都幼儿园”）辩称：1.原告主张的著作权不构成著作权法意义上的作品，不对其享有著作权；2.被告享有合法的在先商标使用权，并未侵犯原告的著作权；3.原告滥用诉权，著作权登记具有恶意；4.原告对涉案作品未进行商业性的使用，无经济损失。综上，请求驳回原告的诉讼请求。

法院经审理查明：原告三之三文化公司于2003年3月21日在第41类“幼儿园；图书出版；书籍出版；学校；教育；教学（商品截止）”上核准注册第1984484号“图片”图文组合商标。2004年8月28日，上海三育教育管理有限公司（以下简称“上海三育公司”）经商标局核准受让该商标。2009年5月28日，该商标再次经核准转让给展育企业发展（上海）有限公司（以下简称“展育公司”）。经续展，该商标有效期至2023年3月20日。同日，展育公司将该商标授权上海三育公司使用及可进行再授权，授权期限至2023年3月20日。另有（2018）京73行初7353号生效行政判决书、（2019）京行终7719号生效行政判决书载明，台北市私立三之三托儿所吴文宗在中国台湾地区注册有第00172222号图文组合商标“图片”，服务类别包含幼稚园，专用期限自2002年11月1日至2012年10月31日，该商标标识与前述第1984484号图文组合商标基本相同。

2018年11月14日，展育公司申请在第41类教育、幼儿园、书籍出版、玩具出租上注册第34662513号“图片”图形商标，专用权期限从2019年11月21日至2029年11月20日。三之三文化公司曾以第25类注册在服装外套上的第15532549号“图片”图形商标以及对“图片”图形具有在先著作权为由，对该商标提出异议，后被国知局驳回。经查询中国商标网，第34662513号“图片”图形商标显示状态为注册。

2018年11月29日，三之三文化公司取得国家版权局颁发的两份作品登记证书，证书登记作品分别为：“图片”、“图片”。载明的创作完成时间及首次发表时间均分别为1995年5月15日和2001年7月21日，三之三文化公司系上述两登记作品的作者及著作权人。后三之三文化公司又于2020年9月30日在中国台湾地区取得了社团法人台湾著作权协会颁发的相应著作权登录证书（智登字第109200124号、智登字第109200125号），载明信息与前述作品登记证书信息一致。

2020年11月5日，重庆市公证处出具（2020）渝证字第41104号公证书，载明原告代理人与公证员及其助理于2020年10月21日来到爱加丽都幼儿园，并对幼儿园的大门及园内的相关状况进行了拍照。2020年10月28日，原告代理人又对“重庆北部新区三之三爱加丽都幼儿园”微信公众号及发布的学生活动照片进行了公证取证。根据公证书所附图片显示，园内设施、学生校服（包括微信公众号显示的园服）上使用了“图片”和带有“三之三”、“3之3”字样的标识“图片”“图片”。庭审中，原告明确指控，被告使用的上述标识分别侵犯了原告主张的“图片”、“图片”作品的著作权。被告当庭认可使用的“图片”图形与原告主张作品“图片”构成实质性相似，但主张前述使用系对其被授权商标的正当使用，另外带有“三之三”或“3之3”字样的标识与原告权利作品“图片”不构成实质性相似。经比对，公证书所附照片中的园区设施、学生校服（包括微信公众号显示的园服）上的小太阳图案“图片”与原告主张的“图片”基本一致，园区设施上的“三之三”字样无单字之间的连笔造型，校服上的“3之3”字样系阿拉伯数字“3”构成。

还查明，2020年12月30日，展育公司、上海三育公司、重庆三育教育咨询有限公司（后企业名称变更为重庆三育教育管理服务有限公司，以下简称“重庆三育公司”）、重庆三之三教育信息咨询有限公司共同出具说明，载明展育公司认可上海三育公司将第1984484号“图片”图文组合商标、第15138156号“图片”文字字母组合商标授权给重庆三育公司、重庆三之三教育信息咨询有限公司投资设立的包括被告爱加丽都幼儿园在内的幼儿园进行使用。2021年1月18日，展育公司再次出具商标使用授权书，确认同意将前述两商标及第34662513号“图片”图形商标授权给被告爱加丽都幼儿园等三家幼儿园使用，使用期限自幼儿园成立之日起。

 裁判

法院生效判决认为：原告主张的“图片”、“图片”均构成美术作品。原告虽于2018年11月进行了涉案美术作品著作权登记，但在案证据显示在原告进行著作权登记之前，除原告外，从2002年起至今，还有多个案外人将单独或包含有“图片”图形的标识注册为商标。因此，原告在对涉案作品进行著作权登记时，涉案作品已存在于多个注册商标中，且分属不同的权利人，上述事实已构成本案“图片”作品著作权登记证书的相反证据，故在案证据仅能证明原告系涉案作品著作权的利害关系人而非著作权人。

即使原告能够补强证据证明其著作权人身份，被告经展育公司授权使用“图片”商标的行为仍不构成侵权。理由在于：原告以商标的形式使用涉案作品，应当清楚商标权的使用权能和禁用权能，包括商标权人可以在先注册使用的商标为基础，在相同或类似商品服务类别上使用、申请注册相同或近似且容易引起混淆的标识。原告将涉案商标转让给展育公司时，并未作出特别限制或保留，可以推定其自愿限制自身著作权在相应商标权能领域的禁用权能，并许可商标受让人使用相应作品，具体许可使用范围以商标权能范围为准，包括：1.商标权利人在商标核定使用的商品服务类别上使用第1984484号“图片”商标；2.商标权利人能够依法在该商标相同或近似类别就相同或近似且容易引起混淆的标识进行商标注册并正当使用；3.商标权利人能够有权禁止他人的商标侵权行为。如此，商标受让人才能依法无碍行使受让商标的全部权能，实现商标受让的目的，不损害市场交易的理性。另外，在案证据显示，原告法定代表人曾明确承诺不使用展育公司的上级投资公司三育教育集团股份有限公司的知识产权权益，可以印证原告本身对其商标转让行为导致其相应权利受限具有一定的认知。这也与相关行政部门驳回原告主张对“图片”作品享有在先著作权而提起的对第34662513号“图片”商标注册异议的认定相一致。

评析

随着创意经济不断发展以及知识产权保护体系的持续完善，越来越多著作权人意识到了作品的商业价值，并寻求知识产权不同部门法的双重保护，导致产生了大量权利冲突案件。要解决这类案件，必须找准权利冲突的原因，还原特定交易结构下当事人真意，实现不同主体间的利益平衡，从而维护著作权法与商标法的固有秩序。本案以“信赖利益”为切入点，创新性地运用著作权默示许可解决了权利冲突问题。

01 背景回顾：商标的可版权性之争

为了有效建立起商标与商誉间的联系，商标多采用可视化形式，以文字、图形、数字或者其组合的方式构成。因文字、图形或其组合造型可能具有相应美感，达到作品所称的“独创性”高度，所以该类标志又可能同时受到著作权法的保护。作为不同的部门法，著作权法与商标法在保护对象、权属产生、侵权判断上等均有显著的不同，使得原有的法秩序受到了冲击，导致了关于商标是否具有可版权性的讨论。

第一种观点认为“此种保护思路是对于权利的过度保护，会导致商标权与版权的冲突对立”，表现在版权保护突破了商标法的类别及地域限制、客观上使作品成为“驰名商标”等问题；第二种观点则认为“商标版权化的保护是合理的，商标和版权两者的保护是相互补充协调的”，在只有部分商标构成作品的情况下，反而能够制约恶意抢注行为，为权利人提供充分保护。有判决指出，“著作权不同于商标权、专利权等需要经过国家行政机关依法授权确权，亦不同于商标权、专利权等权利保护范围受到注册类别、权利要求记载的技术特征的限制…故在考虑是否赋予经营标记著作权时，应慎重认定该标记的独创性”。该观点事实上提高了独创性的认定标准。而最高人民法院在（2012）知行字第60号昇浩公司与工商银行商标异议复审一案中则认为：“著作权法保护有独创性的作品…并不按照作品的创作目的进行区别对待…如果某一客体同时符合两个法律的保护要件，当然可以同时受到著作权法和商标法的保护。”这一思路已为《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》 （以下简称《商标授权确权解释》）第十九条所确认。

02 冲突原因：权利主体的分化

虽然商标可获得版权保护，但知识产权的双重保护并不必然造成权利冲突。“同一权利客体上同时存在两个以上的合法权利，且该不同的权利分属不同权利主体，是权利冲突产生的前提；当因权利边界存在不确定性、模糊性，或者一方权利主体滥用权利，导致一个权利主体行使其权利会构成对他人权利的限制或损害时，权利冲突就实际发生。”

主体分化通常分为两种，一是在后权利人恶意模仿在先权利人的权利，最为常见的是商标抢注现象；二是权利主体存在特定交易，交易模式越复杂，产生冲突的可能性就越大，如“上岛及图”商标争议行政诉讼案、加多宝红罐凉茶侵权案夫人等，权利主体在一定时间段内具有关联关系或存在授权许可。本案则属于后一种情形，著作权人与被控侵权人的授权方存在在先的商标转让行为，且前者的法定代表人曾任职后者关联公司高级管理职位，二者具有渊源，从而为创新适用著作权默示许可提供了可能。

03 路径选择：著作权默示许可的创新适用

解决权利冲突需要划清权利边界，而“权利限制是确定权利边界的方式之一”。权利限制分为法定限制与意定限制，前者如著作权法中的合理使用、法定许可、强制许可，具有强制性、被动性；后者如著作权默示许可，具有主动性、自愿性。因此，著作权默示许可也是著作权侵权案件乃至权利冲突案件中的重要抗辩。

（一）著作权默示许可的内涵

《中华人民共和国民法典》第一百四十条规定，行为人可以明示或者默示作出意思表示。默示许可原则来源于合同法制度，用于探寻合同各方潜在的合意，形成对已有合同的补充。虽然我国著作权法并未明确规定默示许可，但著作权许可行为作为典型的意思表示行为，必然也存在明示与默示的情形。默示包括行为默示及特定情形下的沉默。由于默示的意思表示基于推定得出，因此需要法院结合当事人行为目的、交易习惯等特定语境进行解释分析，使其不背离当事人的意思自治，这也决定了默示许可具有个案性、特例性。结合默示许可的非明示性特定，可以将著作权默示许可定义为“在特定情形下著作权人未明示许可他人使用其作品，但是从版权人的行为或其他原因可以推定其对使用该作品的行为并不反对的一种许可形态。”   

（二）著作权默示许可的适用条件：信赖利益标准

由于著作权默示许可的法律缺位，司法实践对此探讨较少，但法院在方正诉宝洁字体侵权一案中提出的“合理期待”理论为适用著作权默示许可提供了有益参考：“如果购买者基于购买行为而对该知识产权客体的特定的权利行使方式产生合理期待，如不实施这一合理期待的行为，将会导致这一购买行为对于购买者不具有任何价值或不具有实质价值”。 该“合理期待”说即民法上的“信赖利益”。信赖利益是指一方因基于对对方当事人特定行为、交易习惯、书面约定的信赖而相信合意已经达成，确信可以实现预期回报，并为此付出相应成本。信赖利益在于保障交易安全与交易秩序，因此在解释意思表示时，并不绝对以表意人的内心真实意图为准，而“应考虑受领人的理解可能性”，即信赖利益产生的基础为意思表示的表示主义。由于著作权默示许可的授权意思表示采取非明示的方式，当事人不会就授权事宜进行直接沟通，权利人的特定行为或沉默使得相对人产生信赖而作出已获得授权的判断，此时法院在解释相应意思表示时就应当着重考虑相对人的认识。因此，将信赖利益标准作为著作权默示许可的核心构成要件具有合理性。

信赖利益的构成要件有三：第一，存在客观事实，该事实是一位理性人可能产生信赖的原因；第二，相对人对客观事实确实产生了信赖并作出了相应行为；第三，相对人主观上具有善意。具体到本案中，首先，该客观事实是指商标转让交易的存在。著作权人主要以商标的形式利用作品，在转让涉案商标时，并未对转让的商标标志及相应权利作出任何限制性的约定，可以视为其系自愿限制了其著作权的行使，涉案转让行为应当服从商标制度的安排，即将所有的商标权能让渡给受让人，包括商标的使用权、禁用权，以及在同类别上注册与受让商标相同或近似的标识；其次，在著作权人可以预见受让人正常使用组合商标的情形下，著作权人仍然转让了商标。权利人的可预见内容也应当是商标受让人的可期待内容，正是具有这种可预见性，相对人有理由相信其受让了全部的商标权权能，并就此支付了相应对价，开始了对受让商标的后续利用，包括在相同类别上将该商标中的显著识别部分即本案所涉作品注册为新商标，并将新商标授权给他人使用。值得注意的是，在考虑授权方的预见性时，该“预见只是法律上的推断，并不是著作权人的实际所想，而是基于交易相对方信赖利益的倾斜保护。”；第三，商标受让人该种注册使用行为没有抢注的恶意，只是正常行使其商标权能，其权利基础来源于受让的组合商标，具有正当性，因此不具有恶意。

（三）著作权默示许可的许可范围：合理性审查

信赖利益解决了默示许可使用问题，但默示许可的许可内容及范围亦需明确。《中华人民共和国著作权法》第二十六条规定了著作权许可使用合同的主要内容，包括权利种类、权利性质、使用范围、期间、对价等。在著作权默示许可中，当事人并未订立书面合同，因此对于前述事项必须进行合理解释。

只有合理的信赖利益才能够得到保护。该信赖利益是否合理，仍然要回归到行为目的上。德国著作权法学说和判例中青睐使用“目的转让理论”解释许可范围。本案中，客观存在的明显事实是商标转让行为，商标受让人进行交易的目的在于获得商标的完整权能，即在该商标核定范围内，有权使用并禁止任何他人使用与该受让商标标识相同或近似的标识，包括著作权人在该范围内使用作品。因此，该种著作权授权许可的范围等同于商标权的范围，在该范围内，只能由商标受让人即著作权被许可人行使权利，该种权利应当为独占性许可，授权期限与受让商标存续期相同。其次，关于授权的具体权能。商标发挥其识别商品来源的作用必然要借助商品或者服务的流通，若商标之上存在著作权，则流通中的每一次使用必然都涉及对作品的复制及传播，因此为了保障商标功能的实现，著作权人许可相对人的权能必然包括复制、发行、展览、广播、信息网络传播权等多项财产性权能。

在确定著作权默示许可的许可范围后，还可通过“三步检验法”验证前述结论的合理与否。《TPRIPS》协定第13条规定，各成员对专有权作出的任何限制或例外规定仅限于某些特殊情况，且与作品的正常利用不相冲突，也不得无理损害权利持有人的合法权益。作为权利限制的著作权默示许可，亦应当受到第13条的约束。第一步，检验特定性。本案虽然适用了默示许可，但该许可仅发生在商标转让情形下，且许可范围仅限于商标核定范围，系个案情形；第二，检验是否影响作品的正常利用。著作权人在前述商标核定范围外，依然可以自由利用其作品，不论是单纯发挥其美术作品的艺术价值或是将其注册为商标、设计为产品包装发挥其商业价值，著作权人均可因此获得相应对价收益，故涉案行为未影响该作品的正常使用；第三，检验权益受损程度。从著作权人角度看，著作权默示许可使得著作权人在特定范围内的权益不可避免地消极减少。但从公共福祉角度，相对人的信赖利益得以维护，有限的商标资源未被著作权人垄断，商标转让的交易秩序、交易安全得以维持，同时默示许可的适用还促进了涉案作品的市场流通。因此，在此种情形下，社会福祉的进益早已抵消著作权人部分绝对权益减少的危害，是以著作权人应当对此予以容忍。