区分正当维权与恶意诉讼案

【案号】

（2020）粤0304民初4566号

（2021）粤03民终373号

【裁判要旨】

人民法院在审理确认不侵犯知识产权纠纷过程中，应注意审查原告的起诉是否符合法律规定的要件。判断知识产权权利人提起诉讼的行为是否构成恶意起诉，须以诚实信用原则为指引，在考量权利基础、诉讼行为、抗辩事由等因素后综合分析认定。

【案情简介】

深圳市捷胜电子有限公司（下称捷胜公司）曾对其《捷胜家族》系列产品图进行著作权登记。2019年3月27日，捷胜公司向广东省深圳市宝安区人民法院提起著作权权属、侵权纠纷诉讼（下称在先诉讼），指控深圳市星脉源电子有限公司（下称星脉源公司）生产、销售涉嫌侵犯其《捷胜家族》作品著作权的产品，请求判令星脉源公司停止侵权，并赔偿其经济损失等共计100万元。对此，星脉源公司抗辩，《捷胜家族》作品不具有独创性，并提交了相关证据。之后，捷胜公司撤回了该案起诉。

2020年，星脉源公司向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求确认其销售相关产品的行为不侵犯捷胜公司的著作权，捷胜公司应赔偿其因恶意起诉行为造成的律师费、公证费等经济损失5万余元，以及不正当竞争行为造成的经济损失15万元，捷胜公司应就其恶意诉讼行为公开赔礼道歉，以消除影响。

一审法院经审理认为，作品《捷胜家族》不具有独创性，捷胜公司不享有相应的著作权，因确认不侵权的前提为著作权的存在，而捷胜公司不享有著作权，因此不支持星脉源公司确认不侵权的请求。另外，无证据证明捷胜公司的著作权登记行为具有恶意，捷胜公司在提起在先诉讼后，因发现其权利存在瑕疵主动撤回起诉，并未对星脉源公司的生产经营造成实际损失，不构成不正当竞争，判决驳回了星脉源公司的全部诉讼请求。

星脉源公司不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为，星脉源公司并无证据证明捷胜公司在撤诉后仍对其发出侵权警告或经书面催告后怠于解决争议，使其处于法律关系不确定状态的情形，其提起的确认不侵犯著作权之诉不符合法律规定的要件。综合分析捷胜公司的权利基础、诉讼行为和抗辩理由，捷胜公司并未滥用权利积极追求损害他人权益的结果，其行为不属于恶意提起知识产权诉讼，亦不存在违反法律和商业道德的情形，不构成不正当竞争。因此，判决驳回上诉，维持原判。

【法官评析】

知识产权权利人在提起侵权诉讼后因发现权利瑕疵主动撤诉，其起诉行为是正当维权还是构成滥用权利的恶意诉讼或者不正当竞争，该案审理对于这一问题进行了阐述。

确认不侵犯知识产权纠纷是指利益受到特定知识产权影响的行为人，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其行为不侵犯该知识产权的诉讼。其目的在于赋予受到特定知识产权影响的行为人诉权以消除法律关系不确定的状态。《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第五条规定了提起确认不侵犯知识产权之诉的原告应举证证明的事实。该案中，星脉源公司的不侵权主张可以作为侵权抗辩事由在捷胜公司已提起的在先诉讼中提出；在捷胜公司撤回起诉后，星脉源公司若仍旧受到影响，其可以提起确认不侵权之诉。但是，星脉源公司并没有提交证据证明捷胜公司在撤诉后仍对其发出侵权警告或经书面催告后怠于解决争议，使其处于法律关系不确定的状态的情形，故星脉源公司的起诉不符合法律规定的提起确认不侵权之诉的要件。

实践中，恶意提起知识产权诉讼属于以滥用权利的方式损害公平健康的市场竞争秩序与他人合法权益的侵权行为，对于知识产权权利人提起的诉讼是否属于恶意诉讼的判断，是司法认定的难点。在笔者看来，应当坚持以诚实信用原则为指引，综合考虑权利基础、诉讼行为、抗辩事由等因素后进行判断。

首先，从权利基础的视角来看，知识产权所体现出的专业性较强，权利界限较为模糊。虽然捷胜公司作为市场上的经营主体，对市场上的相关产品有所了解，但其登记的涉案图片与相关书籍、期刊、网页所记载的图片并非完全相同，存在细微的区别，不应苛求其对涉案图片是否具有独创性、是否属于受著作权法保护的作品具有精准的判断。

其次，从诉讼行为进行分析，捷胜公司在对涉案图片完成著作权登记后，仅提起了在先诉讼，并且在星脉源公司提出抗辩证据后，主动撤回了起诉。即便是捷胜公司在在先诉讼中诉请赔偿金额为100万元，但不足以认定捷胜公司具有故意侵犯他人合法权益的目的。

再次，从捷胜公司所提起的抗辩理由分析可知，捷胜公司提起在先诉讼的原因在于，捷胜公司曾发现大量被申请退货的同款产品并非由其生产。捷胜公司经调查发现，星脉源公司及其关联企业涉嫌冒用其名义生产、销售侵权产品。在法院调取的星脉源公司曾受行政处罚的卷宗材料中了解到，星脉源公司股东、法定代表人曾因经营的商行生产的相关产品标识不规范、包装上使用他人公司的名称及地址等信息于2018年受到行政处罚。因此，捷胜公司提起著作权侵权诉讼事出有因，且在认识到其权利存在瑕疵后立即撤回了起诉，并未滥用权利积极追求损害他人权益的结果，其行为不属于恶意提起知识产权诉讼。