马库什权利要求能否得到说明书支持案析

【案析】如果本领域技术人员认为马库什权利要求限定的化合物可以解决涉案专利要解决的技术问题，且没有相反证据证明权利要求保护范围内的某些化合物不能达到所述的技术效果或不能制备，则可认定权利要求得到了说明书的支持。

【审查指南】第二部分第二章3.2.1以说明书为依据

【示例 】

示例一:被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酣衍生物案【1】

“8.下式(II)所示的化合物、或其药学上可接受的盐，其中，式(II)中，R1a是氢、卤素、羧基、任选被取代基组C取代的低级烷基、任选被取代基组C取代的低级烯基、任选被取代基组C取代的低级烷基氧基、任选被取代基组C取代的低级烷基氧基羰基、或者-Z-N(RA1)(RA2),

其中，RA1、RA2分别独立地选自氢、任选被取代基组C取代的低级烷基，以及……"

该案涉及马库什权利要求是否得到说明书支持的问题。该案中，法院认为，在判断马库什权利要求能否得到说明书支持时，需要重点考虑权利要求限定范围内的化合物相互之间的结构差异大小、说明书公开的效果实施例在结构上的代表性以及发明的技术贡献等多种因素，结合说明书记载的相关信息及现有技术，站位本领域技术人员的视角，以本领域技术人员所具有的知识和能力作出综合判断。

针对权利要求8,法院认为,权利要求8要求保护一种涉及式(II)所示的化合物或药学上可接受的盐，涉案专利所要解决的技术问题是提供具有帽依赖性内切核酸酶抑制活性的化合物。涉案专利说明书提供了本发明化合物的制备方法，还记载了接近600个化合物的制备和确认数据，以及300多个具体化合物关于抑制CEN和CPE的生物活性数据以证实本发明化合物具有帽依赖性内切核酸酶抑制活性。在权利要求8的定义中，出现杂环式基或杂环的有以下位置:(1)作为取代基组C和D中的杂环式基;(2)作为R3a;(3)作为R5a-R11a;(4)作为R3a和 R7a可以形成的杂环，作为R3a和R6a可以形成的杂环，或者作为R3a和R11a可以形成的杂环。涉案专利说明书所提供的300多个效果例化合物中,涉及在上述4个位置具有杂环式基或杂环的效果例化合物接近200个，其中，杂环式基包括了单环、稠合双环和稠合三环:单环包括了最常见的四元环、五元环、六元环;所涉及的杂原子包括权利要求1中限定的N、O和S;所涉及的杂原子个数有1个、2个和3个;杂环式基涉及杂芳基和非芳族杂环式基。因此，涉案专利提供了近两百个具有杂环式基的效果例化合物，而且这些效果例化合物中的杂环式基的类型在权利要求8所定义的范围内分布广泛，且都是有机化学领域中已有的常见杂环式基,本领域技术人员能够通过对这些效果例化合物的化学结构和活性进行总体分析，进而概括出本发明化合物的构效关系，即权利要求8中的通式所表示的二环结构是基本核结构，而其他位置取代基则是可变基团。在该母核结构边缘进行常见取代基的选择或替换不会影响其核心功能。在此情况下，无效请求人若要证明该预期不成立，需要提供充分的证据，包括但不限于提出反例，证明权利要求保护范围内的化合物丧失涉案专利所声称的活性。在无效请求人并未提出相关证据，亦无合理说明的情况下，基于前文中提及的理由，法院认为权利要求8可以得到说明书支持.

【1】一审:(2020)京 73行初3582号，维持被诉决定，结案时间2022年12月，未上诉已生效。

示例二:被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药案【2】

“1.式(1)所示的化合物、或其制药上可接受的盐，
【化1】

上式(1)中,

PR为选自下式的基团:
a)-C(= O)-PR0

b)-C(= O)-PR1

l)-CH2-O-C(= O)-PR3

m)-CH2-O-C(=O)-O-PR3

n)-CH(-CH3)-O-C(= O)-O-PR3、

p)-CH2-〇-C(=O)-〇-L-O-PR3

式中，L为直链或支链状的低级亚烷基,

PR0为可被取代基组F取代的低级烷基,

PR1为可被取代基组F取代的杂环基,

PR3为可被取代基组F取代的低级烷基；······”

该案亦涉及马库什权利要求是否得到说明书支持的问题。针对权利要求1是否可以得到说明书支持，法院从权利要求1的“三环”结构的化合物药物活性、制备方法两个方面分别进行了评述。

在药物活性方面，法院认为，从涉案专利说明书所提供的效果实施例的数量分布和种类分布，能够确认二环结构是基本核结构，是使得化合物实现帽依赖性核酸内切酶抑制作用所必须的药效基团。针对权利要求1中涉及的三环化合物，涉案专利说明书记载的6个制备例和1个效果例进一步证明了在上述二环结构作为基本核结构的基础上，上述三环结构同样能够具有帽依赖性核酸内切酶抑制作用。据此，涉案专利说明书提供的参考例化合物能够作为权利要求1涉及的前药化合物的活性依据。由于说明书中验证了二环结构是基本核结构，且验证了一定数量的三环结构也具有声称的活性，权利要求1概括的三环结构也并非庞大数量的集合，因此这样的概括是合理的，在没有相反证据的情况下，不能断言其无法实现帽依赖性核酸内切酶抑制作用。

在制备方法方面，法院认为，涉案专利要解决的技术问题是将帽依赖性核酸内切酶抑制活性的化合物前药化。涉案专利说明书提供的6个三环化合物的制备例，给出了特定的制备方法，本领域技术人员可以根据上述方法进行或在此基础上替换特定原料进行实施，也应当能够设计出三环化合物的合理制备方案。同时，本领域技术人员面对化学领域常见的马库什权利要求时，有能力将一些明显超出本领域常规认知的情形排除在权利要求之外，会考虑环的结构和电子排布的整个环系的关系，不会刻意选择那些极限推导的不可能存在的化合物，会排除掉那些不符合基本常识而不能稳定存在或根本无法制得的“虚拟”化合物。据此，法院认为，涉案专利权利要求1可以得到说明书的支持，对于无效请求人的主张未予支持。

【2】一审:(2021)京 73行初5028号，维持被诉决定，结案时间 2022年11月，未上诉已生效。