离职员工利用原单位技术秘密所申请专利的归属研究

 

离职员工在原单位技术秘密基础上研发具有实质性进步的技术方案，以新单位名义申请的专利，认定该专利权归属于新单位与侵犯商业秘密的逻辑不一致，应当认定归属于原单位所有。由于离职员工违反保密义务，在新单位返还专利权时，不得以不当得利为由请求返还投入的研发费用。《专利法实施细则》第13条第1款第3项规定，离职员工在离职之日起1年内申请的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造应当归属于原单位。该规定不合理。离职员工申请的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，不管申请时间是否超过离职员工从原单位离职之日起1年，都应当归属于原单位。当然，新单位通过反向工程获取的技术信息，并不侵犯技术秘密专有权，但是反向工程应当遵守净室程序规则。

 

 

技术秘密 专利 不洁之手 费用型不当得利 恶意抗辩

 

依据《专利法实施细则》第13条第1款第3项规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明创造，专利权应当归属原单位。离职员工在原单位技术秘密基础上改进的技术方案申请专利的权属纠纷判决有三类不同的判决结果。一是改进的技术方案中，新单位的改进不具备实质性特点，判决专利权归原单位所有。例如，在航天长征化学工程股份有限公司与鲁西化工集团有限公司专利权权属纠纷案中，山东省济南市中级人民法院认定，鲁西化工集团有限公司与航天长征化学工程股份有限公司合作期间，违反保密义务，申请的涉案专利技术方案是其基于航天长征化学工程股份有限公司技术秘密方案的改进技术方案，但改进不具备实质性特点，故判决两件涉案专利权归航天长征化学工程股份有限公司所有。二审法院亦以相同理由维持一审判决。二是新单位已经对技术秘密作出实质性改进的，判决专利权归新单位与原单位共有。例如，在上海微创医疗器械（集团）有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞某某等专利权权属纠纷案中，上海市高级人民法院认为，在案证据可以认定涉案专利技术属于原审原告员工的职务发明，但同时亦不能否定原审被告员工在其中的技术贡献，故涉案专利技术方案应认定为两员工的共同成果，归属原单位与新单位共有，申请专利的权利亦应属于双方共有，申请被批准后，共有人均为专利权人。三是新单位已经对技术秘密作出实质性改进的，判决专利权归新单位所有。在义柏科技（深圳）有限公司、义柏应用技术（深圳）有限公司与荣耀电子材料（重庆）有限公司专利权权属纠纷案中，重庆市第五中级人民法院认为：“确定一项发明创造的专利申请权或专利权的归属，一方面是看对该项发明创造的实质性特点作出创造性贡献的是谁，以确定该发明创造的发明人或者设计人；另一方面要确定该发明创造是否系职务发明或当事人之间就该项发明创造的专利申请权或专利权的归属是否存在合同约定⋯⋯仅凭原告邮件中的图纸和其主张的现有技术的结合尚不足以证明其所述的员工已对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，进而原告认为涉案专利的权属应当归其所有的主张不能成立。”这三类判决似乎都有法理依据，是否经得住推敲，不无疑问。下文将在梳理法理依据的基础上，分析上述判决的合理性，并对司法实践的完善提出建议。

 

 

离职员工在原单位技术秘密基础上研发的具有实质进步的新技术申请的专利，如果判决专利权归新单位单独所有或者与原单位共有，会产生以下不利后果。

 

 

离职员工从原单位带走技术秘密承担的是违约责任或侵权责任。不管是违约责任还是侵权责任，由于离职员工并没有原样使用技术秘密，因此，司法实践中难以精确计算损害赔偿数额，一般是判决金额不高的违约金或者法定赔偿额。但离职员工利用带走的秘密技术信息可以很快地改进技术方案，与原先的技术秘密方案相比，改进技术方案可以有实质性的改进，因此其若被新单位申请专利将阻挡原单位的技术发展路线。当发生诉讼时，在赔偿额不高的情况下，判决专利权归新单位单独所有或与原单位共有可能会变相激励离职员工以很小的代价为新单位合法地垄断技术。

 

 

在离职员工原单位技术秘密基础上研发的新技术方案，实质上就是使用了原单位的技术秘密。对技术秘密的使用分为直接使用和间接使用。所谓直接使用，是指直接地、完整地、原封不动地利用他人商业秘密，尽管这种使用行为已经很少见，但并不排除仍存在直接使用他人商业秘密的现象。使用并不要求已经实际销售产品，“在制造、生产、研究或开发、销售包含商业秘密的产品中使用保密信息，或通过使用商业秘密信息来引诱客户，都构成对商业秘密的使用”。只要有助于降低产品研发成本，即便最终没有产品被投放市场，亦构成对商业秘密的使用。所谓间接使用，是指不管以何种方式，只要使用他人商业秘密而使自己获得竞争优势或造成商业秘密所有人的损失，就构成对商业秘密的使用，包括以商业秘密为研究起点辅助或加速研究（即便没有成功）、产品或工艺实质派生于他人的商业秘密、利用了他人解决最初产品存在问题的保密信息等。间接使用尤其适用于“消极商业秘密”，如研究过程中获得的表明哪些没用或者哪些效果不佳的信息。不管是直接使用还是间接使用他人商业秘密的行为，都构成侵权。若以实质性改进的技术方案申请的专利权归属于离职员工原单位，就意味着法院认为利用他人技术秘密实质性改进技术方案的行为不构成侵权，这在法理上是说不通的。

 

 

基于朴素的公平正义理念，以不正当手段获取他人商业秘密的行为侵害了他人的商业秘密，因此行为人不应该取得在此基础上所叠加的一切后续成果。司法不鼓励人们利用不正当手段获取利益，同样不鼓励行为人获得在前述利益上结出的果实。总而言之，司法裁判应该运用“不洁之手”等类似规则剥夺行为人以不正当或者非法手段获取的利益。如果将对技术秘密作出实质性改进的专利权判决归新单位所有或与原单位共有，将混淆公平正义理念和价值判断标准，不利于构建公平公正的竞争秩序。

 

 

 

在英美法系中，出于保护司法公正、促进审判正义的目的，衡平法创设了“不洁之手”规则。“进入衡平法的人必须清白”，是为了“不让一方从自己的错误行为中获利，以免法院在判决后遭受诟病”。“不洁之手”规则的目的是防止不法分子不公平地获取利益，这是一种道德价值观。这项源于衡平法上的规则，在美国逐渐被纳入制定法。如纽约州法律规定，当寻求援引“不洁之手”规则的一方能够证明：（1）另一方实施了不道德、不合情理的行为；（2）行为与诉讼标的直接相关；以及（3）该行为造成了他们的伤害时，可以适用“不洁之手”规则。寻求援引“不洁之手”规则的一方负有初步举证责任，证明该规则的要素已经得到满足。在美国阿拉斯加州，“不洁之手”规则是一种衡平法上的抗辩，在某些情况下，它禁止原告提出衡平法上的赔偿。为了“不洁之手”抗辩成功，另一方必须证明：（1）原告实施了不法行为，以及（2）不法行为与正在诉讼的行为有关，影响了诉讼双方的衡平关系。

 

根据衡平法的“不洁之手”规则，虽然离职员工对在原单位技术秘密基础上形成的新技术方案有实质性贡献，但是离职员工及其新单位利用该新技术方案申请的专利，其专利权仍应归属于原单位所有。离职员工获取或者使用商业秘密的行为属于不正当行为，其基于不正当行为而获得利益违反了公平正义原则，因此应被剥夺建立在不正当获取行为之上的任何果实。

 

另一个用来剥夺侵犯商业秘密所获利益的规则是“毒树之果”。商业秘密法应用“毒树之果”规则的逻辑是，不仅允许原告获得被告窃取和使用其商业秘密获得的利润，还允许原告获得被告使用其商业秘密生产产品产生的所有利润，即使该产品本身并不包含该商业秘密。商业秘密法还授予在一段时间内禁止销售非侵权产品的“领先时间”禁令。在Mangren Research & Development v. Nat. Chemical Co.案中，法院指出：“使用他人商业秘密的人应承担责任，即使他通过自己的努力对其进行了修改或改进，只要行为人使用了实质来自他人的秘密。”如果商业秘密法不够灵活，无法涵盖实质上源自另一方商业秘密修改后的技术方案，甚至新的技术方案，那么法律提供的保护将是空洞的。基于同样的道理，离职员工利用原单位技术秘密改进后的技术方案申请的专利，基于剥夺其侵犯原单位技术秘密所获得的所有利益的规则，该专利权应当返还原单位所有。

 

 

比照我国现有法律规定，与这种情况最为接近的是《民法典》第322条。该条规定：“因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。”

 

如果将离职员工带走的技术秘密当作物，将未经原单位同意的后续研发行为当作加工行为，根据《民法典》第322条，充分保护无过错当事人的结果就是，在原单位技术秘密基础上研发的技术不属于新单位或者离职员工所有，而应当归属于原单位所有。

 

 

 

《民法典》关于不当得利的条文并没有针对这种情形的规定。依据我国台湾地区“民法”（已失效）第181条规定，不当得利之受领人，除返还其所受之利益外，如于该利益更有所取得者，并应返还。但依其利益之性质或其他情形不能返还者，应偿还其价额。根据该条规定，返还不当得利时，不仅要返还原物，而且基于该原物取得的所有增值部分都应当返还。离职员工带走原单位的技术秘密属于明知无法律上的原因，应当返还技术秘密及其改进的技术。在原单位请求返还用改进的技术方案申请的专利权，并从改进的技术方案中“受益”了的情况下，其是否应该返还新单位为研发新技术所投入的费用？依据我国台湾地区“民法”的相关规定，在带走的技术秘密基础上继续研发的费用并非是不法原因给付，属于费用型不当得利，不属于给付型不当得利，因此不得行使给付型不当得利返还请求权。至于改进的技术对原单位而言是否构成增加的利益，第181条将价额予以主观化，就受益人的整体财产，依其主观意愿以及经济计划认定其是否应当偿还价额。例如，甲未经许可在乙所有的某块土地上种植果树，而乙原计划在该土地上修建别墅，则应偿还的价额为零，即不必返还。这符合我国台湾地区“民法”第182条规定的意旨。

 

在高雄市政府工务局养护工程处与南和兴产股份有限公司案中，我国台湾地区“最高法院”通过认定受益人所获利益违背其主观意愿、强加利益的行为不仅对所有权效能并无增益甚至还构成侵权，以此排除不当得利的适用。判决载明：“被上诉人虽因上诉人施作仁爱河沿岸第三期景观亲水工程，在系争土地上栽种绿色植栽而‘受有利益’，惟此系出于上诉人之侵权行为导致，此即所谓之‘强迫得利’，形式上被上诉人虽似受有利益，实质上却系违背被上诉人之意思，并无增益所有权之效能，甚或有害其所有权之行使，因此在法律适用上应趋向限制上诉人之‘不当得利请求权’，否定上诉人可对被上诉人主张不当得利，故上诉人就此部分之绿化植栽费用，自不得对被上诉人行使抵销权。”

 

离职员工及其新单位在以不正当手段获取的技术秘密基础上研发产生了新的技术方案，因申请专利公开了技术方案，可能与原单位希望将此技术信息作为技术秘密保护的主观意愿相违背，因而新单位在返还专利权的同时，不得对原单位主张不当得利返还。

 

 

恶意抗辩作为罗马法诚实诉讼程序中最重要的抗辩权，可以追溯到7世纪，对当今法学影响颇为深远，一定程度上能够揭示罗马法抗辩的根本属性。依产生原因，恶意抗辩可分为个别恶意抗辩和一般恶意抗辩。个别恶意抗辩又称为自始恶意抗辩，是指用于对抗权利人在其权利发生或取得之时就已经存在的恶意抗辩。例如，以欺诈取得的债权，债权人主张其债权时，债务人即可以提出个别恶意抗辩中的欺诈抗辩。一般恶意抗辩又可称为现在恶意抗辩，是指用于对抗权利人在其权利主张即提起诉讼时恶意的抗辩，即权利在发生或取得之时并无恶意，但事后明知提起诉讼请求违反诚实信用原则而依然起诉者，被告即可以主张一般恶意抗辩。

 

罗马法理论早就确立了“任何人行使自己的权利，不得被视为违法”的原则，法律并不禁止以加害他人的意思行使权利。罗马市民法过分注重权利的外表形式，不可避免地导致权利滥用。然而，罗马法尚无禁止权利滥用的实体法观念，因此，程序法意义上的恶意抗辩承担了避免权利滥用的重任。恶意抗辩作为诚实信用原则与公平理念的体现，在诉讼程序中成为调节市民法形式主义弊端最重要的工具。

 

若将个别恶意抗辩放到本文开头所述情境下，即在离职员工或者新单位将专利权转移登记至原单位名下时，新单位在向原单位主张返还在原单位商业秘密基础上产生的新技术的研发费用时，原单位可以以新单位取得商业秘密时存在恶意进行抗辩。抗辩的结果是不用支付研发费用。

 

 

雇佣期间原单位授权离职员工接触商业秘密，其获取行为属于合法获取。但离职后根据原单位的规章制度和岗位职责等，即使双方没有约定保密义务，也能推定离职员工不得为自己和他人利益披露或使用原单位商业秘密。因此，离职员工利用原单位技术秘密申请专利，构成对原单位技术秘密的侵害。

 

按照侵犯商业秘密的理论，不正当获取权利人的技术秘密，以及负有不得披露或者使用权利人商业秘密的离职员工以自己或者新单位作为专利权人申请的专利，不管是否在原有技术秘密基础上有实质贡献，离职员工和新单位都侵犯了原单位的技术秘密，原单位提出停止侵犯技术秘密的诉请没有期限限制，即便超过1年才申请专利，也应该认定离职员工与新单位侵犯了技术秘密，法院通常会支持停止侵犯技术秘密的诉请。根据审理商业秘密民事案件的司法解释，即使离职员工和新单位对技术秘密作出实质性改进，也属于未经同意使用了技术秘密而构成侵权行为。认定构成侵权的逻辑结果就是，离职员工和新单位所做的实质性改进技术应当归属于原单位，离职员工和新单位对实质性改进技术部分不享有任何权利。而依据《专利法实施细则》第13条第1款第3项的规定，在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明，专利权应当归属原单位。按照这条规定的逻辑推理，如果是在超过1年的时间申请的专利，专利权就应归属于新单位。这显然与侵犯技术秘密责任认定的逻辑相冲突。

 

为什么会产生这种冲突？在海迪科（南通）光电科技有限公司与秦某某等专利申请权权属纠纷案中，最高人民法院作出了回应：“实践中，员工在原单位从事相关研发时，基于技术认知和专业素养获得新的研发构思，在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。专利法实施细则第十三条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定，充分考虑技术研发具有的连续性特点，评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况，一方面支持人员正常流动，保障劳动者的择业权，另一方面保证原单位的合法利益。本案专利属于员工离职一年内作出的发明创造，依法应当属于原单位所有。”在上海微创医疗器械（集团）有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞某某等专利权权属纠纷案中，上海市高级人民法院的判决秉承了同样的思路。法院认为：“在专利技术领域，通过结合公开技术方案形成的技术方案不能排除其具有实质性进步，即不能以此来否认涉案专利与微创公司技术之间的差异性。即便涉案专利的各个技术特征与前述微创公司技术方案有关，仍不足以证明涉案专利的技术方案完整来源于微创公司整体技术方案，即不能证明涉案专利与微创公司某一项技术方案完全相同。故一审判决认定涉案专利与王某某在微创公司就职期间参与的微创公司专有技术存在差异之事实，并无不当。”

 

出现这种矛盾结果，是因为在认定侵犯技术秘密和认定专利权归属的问题上，法院采用了两种完全不同的逻辑：在认定侵犯技术秘密上，即便是在权利人技术秘密基础上改进技术，也应当认定为侵权使用；在认定专利权归属时，上述案件的审理法院采用的是在权利人技术秘密基础上的改进是否有实质贡献的逻辑，忽略了利用权利人技术秘密是否为侵权的事实认定。后者在逻辑上存在明显漏洞，应当予以纠正。

 

为此，建议对《专利法实施细则》第13条作以下修改，将第1款第3项改为第2款：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关的发明创造，归属于退休或者离职员工。”只有对《专利法实施细则》作以上修改，才能使得对技术秘密的处理遵循同一个逻辑。

 

 

离职员工直接利用原单位技术秘密，并非一定构成非法使用。权利人将技术秘密经过净室程序过滤的使用就属于合法使用。所谓净室程序，就是将未经授权的技术秘密从研发中删除，由一群对该技术秘密毫无了解的技术人员从头开始研发新的技术替代原先的技术秘密。成功的净室程序，可以消除受质疑的技术秘密与最终研发技术之间的联系，防止卷入侵犯商业秘密的诉讼。研发单位也可以提前使用净室程序，以防止潜在侵权行为的发生。尤其是从竞争对手招聘的离职员工可以在反向工程专有系统中合规使用净室技术，以证明其是独立研发，避免了直接或间接使用。

 

虽然净室程序已历经几十年，但有关净室程序运行和效果的判例不多。以下对净室程序规则进行整合，供法律界人士参考。

 

 

净室程序的核心，是为了消除受质疑或受保护的技术秘密与最终研发技术之间的联系。

 

 

盗用，是英美法系对侵犯商业秘密行为的概括性称谓。盗用商业秘密行为的成立，须满足拥有商业秘密、不正当（未经授权）使用商业秘密等条件。因而，被告获取保密信息（如离职员工将从原单位处提取的源代码给新单位），为了个人利益，未经授权使用（如开发竞争性软件产品）的，即构成盗用商业秘密。

 

净室程序旨在保护被告免受盗用商业秘密之诉请困扰。例如，在Cadence Design Systems, Inc. v. Avant! Corp.案中，Avant!聘用的程序员之前在Cadence工作，并将带有商业秘密的计算机制图源代码带至Avant!。随后，Cadence向Avant!提起商业秘密盗用和版权侵权之诉，指称Avant!将Cadence的源代码用于制图产品。作为回应，Avant!启动了净室程序，试图删除其涉嫌侵权的代码部分，以确认即使Avant!拥有Cadence的商业秘密，也未在清理后的制图产品中使用该商业秘密。这项工作最终没有成功，因为地方法院裁定其所采用的特定净室程序存在缺陷。但地方法院对该抗辩优点的评价说明了净室程序可以成为对抗盗用之诉的有效防御措施。

 

与侵犯版权一样，即使净室抗辩成功对抗了商业秘密盗用之诉请，也只能对净室重写后这段时间内的侵权行为进行抗辩。净室重写并不能免除先前已发生的盗用行为的责任。

 

 

净室程序无法使被告免除侵犯专利权的责任，因为与侵犯版权和盗用商业秘密不同的是，复制并非侵犯专利权的构成要素。当然，评论家赞成对侵犯专利权的行为采用“独立发明”的抗辩理由，也即产品不得衍生于专利或产品不得侵犯专利权。如果实施这样的政策，净室程序对任何试图独立发明的软件企业来说，都是必不可少的。

 

 

不适当的净室程序无法消除侵犯版权与盗用商业秘密之诉中的复制和接触两个事实要素，不能使得被告免除侵权责任。因而，被告应该谨慎行事，确保已采用强大的净室程序，几乎没有被“污染”的机会。虽然没有唯一正确的方法执行净室重写，但是从事研发新技术的企业应该留意成功的净室抗辩所包含的以下要素。

 

 

如上所述，净室重写之目的，是从产品中删除任何可能属于未经授权的技术秘密，并用独立开发的代码替换该技术秘密，以消除产品中任何技术信息通过复制而来的可能性。因此，被告通常雇用两个独立的程序员团队：一是分解未经授权的技术信息并描述其功能的规范组，二是分析功能方面的描述，并开发竞争产品的新技术的独立研发组（又称对照组）。因此，净室有助于将负责竞争对手程序反向工程的第一组员工与负责利用从第一组获取的信息研发类似技术的第二组员工隔离开来。

 

组建这些团队时，选择从业人员应该小心谨慎，因为不合适的人员可能阻碍净室抗辩。例如，独立研发组接触过未经授权的技术秘密信息，就无法主张其为反向工程之后的独立开发。因而，规范组的成员和原始受“污染”新技术的开发人员，都不应在独立研发组中工作。被告所雇未参与开发技术秘密受“污染”的员工，可在独立研发组中工作。法院更倾向于认定由异地工作且非附属于被告的独立合同工组成的独立研发组完成工作的合法性。规范组成员，最好也是独立合同工。由于允许规范组接触受“污染”的技术秘密信息，对原始产品有详细了解的被告员工，通常也会进入规范组工作。

 

被告应谨慎控制规范组与独立研发组之间的通信，以确保被删除的技术秘密信息不会传到独立研发组，从而“污染”该程序。最重要的是，规范组必须小心行事，在描述被删除技术秘密信息时，既要足够充实以便开发新技术，又要足够抽象以确保替代技术并非源于被删除的技术秘密信息。一般来说，会以叙述形式描述被删除的技术秘密信息的目标和高级功能，无须描述如何实施该技术秘密方案。在这种方法下，“规范组仅描述需要实现什么，显然，净室程序员将被迫独立判断如何将该叙述转化为实现所需功能的表达”。此外，初始规范外的沟通应保持在最低限度内，以避免规范组对被删除的技术秘密信息认知提供协助性或提示性帮助。

 

 

除了规范组和独立研发组外，许多被告出于以下两个目的，会选择设立监督组。

 

第一，监督组保留净室活动的详细记录，以便创建书面记录，用以证明在净室中开发的新技术并非源于被删除的技术秘密信息。这些记录可能包括：（1）一份描述净室规则的文件；（2）参与者对其活动的描述以及确认遵守规则的书面陈述；（3）规范组与独立研发组之间的通信日志；（4）来自净室电脑的系统日志；（5）净室程序完成时截取的硬盘驱动器的取证图像。

 

第二，监督组负责规制规范组与独立研发组的通信，以确保只有功能信息，而非描述被删除技术秘密信息的实施信息从规范组传递到独立研发组。例如，监督组可以使用自动化工具分析规范组的通信内容，以确保没有传送被删除的技术秘密信息（或相关资料）。

 

监督组的职能是确保遵从法律，因而可能包括一名或多名律师。监督组成员可能会被要求就净室程序作证，因而诉讼律师任职于监督组。

 

虽然监督组不是净室审查的必要组成部分，但被告应尽可能聘请一个监督组，因为在法庭上净室程序的充分性可能会受到质疑。

 

 

净室诉讼，常见于侵犯版权和盗用商业秘密盗用之诉。在Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.案中，Computer Associates前员工为Altai开发了OSCAR 3.4，直到Computer Associates提起侵犯版权和盗用商业秘密之诉，Altai才知道OSCAR 3.4中30％的代码是其员工从一个名为ADAPTER的竞争产品复制而来。根据律师意见，Altai启动了OSCAR 3.4的重写，删除从ADAPTER复制的内容。

 

 

崛起的软件企业，常常试图设计兼容软件以替代现有系统。这些企业至少要处理以下两个制约因素：一是新软件必须与现有软件兼容，以确保能被广泛使用，因而必须分析现有软件；二是新软件不得侵犯现有系统的版权，必须自主研发。软件企业应当通过净室开发设计，克服这些制约因素。

 

一个突出的例子是，1984年之前，IBM的基本输入／输出系统（BIOS，控制计算机操作系统与硬件之间交互的低级别PC软件）是专有的，可以防止竞争对手开发IBM兼容计算机。虽然其竞争者成功复制了IBM的BIOS系统，但IBM通过24次专利或版权侵权诉讼维护了其专有性。与IBM的其他竞争者不同，Phoenix使用净室程序开发了一款与IBM兼容的BIOS系统。

 

Phoenix实施净室程序时，由一支得克萨斯州的工程团队负责调查IBM技术参考手册中的BIOS软件文件，并撰写一系列描述程序如何运行的说明，但不包括任何IBM代码的实际示例。这些说明传递给一位马萨诸塞州没有IBM微处理器经验的程序员。另一名Phoenix员工担任守门员角色，按常规提出问题，以确保得克萨斯州的工程师不会向该程序员提供任何可能侵犯IBM版权的材料。第三组根据IBM计算机上运行的程序，对Phoenix软件进行测试。Phoenix工程师创建了一个可作为证据的近5000页的监督跟踪过程记录，以防其在侵权诉讼中受到质疑。Phoenix还宣誓，其程序员从未见过BIOS源代码，甚至为IBM提供了检查其代码的机会。Phoenix一向周密，以致IBM从未在法庭上质疑过他们。当然，Phoenix已从Hartford Group拿出200万美元进行金元外交，以保护自己与其客户不受任何版权侵权的指控。

 

另一有关净室程序的典型案例为：20世纪60年代Fujitsu尝试复制IBM的System/360操作系统，20世纪80年代尝试创建与Macintosh兼容的计算机和Electronic Arts，试图了解Sega Genesis的接口规格以便制作游戏盒，而不需要支付Sega Genesis版税。

 

净室技术的类似用途在电子游戏仿真领域普遍存在。仿真器是“允许游戏在个人计算机上以及原本没有被设计可以运行的其他系统或平台上运行的软件”。为了避免开发仿真器的反向工程遇受法律质疑，通常由两组不同的人员在净室技术下进行。使用这些技术，Sony PlayStation模拟器的开发人员成功证明了净室技术的使用使得他们的产品不包含任何侵权代码。

 

 

除上述各种利益外，净室重写也有多种风险和缺陷，因此，在进行操作之前与选择执行净室重写后，从业人员应注意其中的风险，以降低风险发生的可能性和减少潜在的损害。

 

 

进行净室重写的一方“隐含地表明净室的围墙是有效的”，因此与净室工作团队的通信通常可能会被发现。如果律师与净室团队进行沟通，有些法院认为该情况下的免责特权应视为放弃。在Computer Associates International v. Quest Software, Inc.案中，被告的律师——接触过已被删除的源代码——与净室编程组通信，尽管法院没有理由相信律师以任何方式“污染”了净室，但法院仍认为原告有权检查可疑的通信。简言之，在阻止原告审查通过该围墙的通信时，被告无法主张其净室是完全安全的。执行净室程序的从业人员应注意，任何与净室参与者的通信，包括与律师的通信，都可以被发现。因此，诉讼律师和净室参与者最好避免通信。

 

 

净室重写只有得到及时执行才是有效的抗辩，法院可能拒绝接受未在适当时间内提出的净室抗辩。例如，在Brocade Communications Systems, Inc. v. A10 Networks, Inc.案中，法院拒绝认定净室重写的影响，因为直到听证会前一天A10才将重写的代码提供给Brocade，致使Brocade和法院对重写的代码如何改变案件一无所知。在CyberMedia, Inc. v. Symantec Corp.案中，法院拒绝接受“未经请求且迟交的摘要”，即使该摘要表明被告已经完成其所认为不侵权的、对应受质疑代码的净室版本。因此，从业人员应尽早实施净室程序，并勤勉尽责，确保净室程序能够及时有效。

 

 

未能彻底清洁受污染源代码的净室程序，将无法免除侵犯版权或商业秘密的责任。在清理受“污染”源代码时未尽到诚实善意的努力，尤其会产生这种结果。即使付出了诚实善意的努力，不充分的净室程序也是无效的。例如，如将被删除的源代码的信息过多地传递给编程组，净室程序将无法否认对源代码的接触以及其盗用行为。即使采用有效的净室程序，如果复制特别普遍，净室程序可能无法将复制的“毒药”从该产品的“汤”中分离开来。此外，有些法院已经拒绝考虑那些表面上充分但未附说明的净室程序。因此，从业人员应该实施如上所述的强有力的净室程序，否则努力将可能没有任何收益。

 

 

净室程序费用无疑是昂贵的。首先，因为净室至少需要三组人员，三组人员须共同努力开发一个程序，仅劳动力成本就已很高。在无需净室的情况下，研发可仅由一个设计团队开发完成。其次，各方必须证明其净室程序是否充分，因而记录工作非常繁重。例如，在NEC Corp. v. Intel Corp.案中，净室文件长达数千页。它包括“编程小组看到的每一张纸”，以及所有书面和电子通信记录。最后，将清理后的源代码分发给先前客户的成本也可能很大。在执行净室重写时，从业者应比较这些成本与清洁源代码的潜在收益。

 

尽管净室程序存在各种风险和缺陷，但是由于离职员工对技术秘密负有不得披露和使用的保密义务，若想获得不受“污染”的技术信息，新单位只有按照净室程序重新研发获得新的替代技术方案，才能合法取得技术信息的所有权。

 

 

司法实践中出现了认定离职员工利用原单位技术秘密申请专利的不同判决，因此，有必要甄别认定专利归属的法理基础，以便厘清这种权利归属的边界。不管是适用衡平法“不洁之手”和“毒树之果”规则，还是准用《民法典》有关加工物归属的规定，都得不出专利权应该属于新单位所有或者与原单位共有的结论。按照侵权法的判断逻辑，不管离职员工利用原单位技术秘密申请专利是否超过1年，所申请专利都应该归属原单位，建议对《专利法实施细则》第13条作出相应修改。在原单位请求返还专利权时，依据费用型不当得利规则和恶意抗辩规则的法理，不正当获取利益之人都不可以请求返还研发费用。离职员工新单位利用反向工程或者自我研发手段获取的技术信息并不侵犯商业秘密，但须遵循反向工程的特定规则，否则法院将不采信以反向工程作为抗辩理由。