最接近现有技术的作用案析

【案析】最接近的现有技术在三步法中的地位相当于真实研发过程中的研发起点。如果在以该现有技术作为判断起点的情况下，本领域技术人员可以产生研发动机，且无需付出创造性劳动即可获得涉案技术方案，则可认定涉案技术方案不具备创造性。

 

【审查指南】第二部分第四章3.2.1.1判断方法(1)

 

 

 

“1.一种用于从容器分配液体产品的泵分配器，所述泵分配器包括:柱塞和室装置:入口阀装置，其邻近所述室的一端;出口阀装置，其邻近所述柱塞的一端;和分配喷嘴，所述分配喷嘴附接到所述柱塞并且能够与所述柱塞一起运动，所述分配喷嘴包括喷嘴主体和出口构件，所述喷嘴主体限定排出通道并且所述出口构件包括近端、出口开口和坝，所述坝位于所述近端和所述出口开口之间，其中，所述出口构件包括套筒，所述套筒具有纵向中心线，并且所述坝沿着坝壁中心线延伸，使得所述坝的整体沿着所述坝壁中心线位于所述纵向中心线和所述出口开口之间，其中，所述出口构件在所述近端和所述出口开口之间除了所述坝之外没有任何其他障碍物，其中，所述柱塞具有中心线轴线，并且其中，所述排出通道具有中心线轴线，并且其中在所述柱塞的中心线轴线和所述排出通道的中心线轴线之间存在夹角，所述夹角大于90度;并且其中，所述坝的顶端在高度上定位在所述出口阀装置的上方。

 

该案中，涉案专利权利要求1请求保护的是一种用于从容器分配液体产品的泵分配器，对比文件1亦公开了一种分配泵。但专利申请人认为对比文件1与权利要求1所要解决的技术问题、技术效果和用途均不接近，且二者之间存在多项区别特征，故对比文件1不适合作为最接近的现有技术。

 

法院认为，《专利审查指南》中对于如何确定最接近的现有技术给出了示意性列举,是因为满足相关条件的现有技术通常是与要求保护的发明最接近的现有技术，《专利审查指南》据此给审查员及无效请求人提供了指引，但不意味着最接近的现有技术必须满足上述条件。相关案件中，专利申请人或专利权人之所以主张对比文件不应作为最接近的现有技术，其最终目的还是证明涉案专利具备创造性。但基于前述理由，只要以对比文件1作为判断起点能够完整适用“三步法”得出涉案申请不具备创造性的结论，则被诉决定有关创造性的认定结论就是正确的。至于相关对比文件是否是所有现有技术中与涉案专利“最密切相关”的那一个，并不是创造性判断关注的重点，更不足以据此推翻被诉决定认定的结论。据此，对于专利申请人的上述主张，法院未予支持。

 

【1】一审：(2019)京73 行初12059号，维持被诉决定，结案时间2021年5月，未上诉已生效。

 

 

“1.一种 dSRNA 分子，其包含1)含有与真菌或卵菌酵母氨酸脱氢酶基因的至少18个连续核苷酸基本相同的序列的第一条链和ii)含有与所述第一条链基本互补的序列的第二条链，其中所述真菌或卵菌基因选自:a)包含如SEQIDNO:17、23、31 所示序列的多核苷酸:b)编码具有如 SEQ ID NO:18、24、32所示序列的多肽的多核苷酸;c)与具有如 SEQ ID NO:17、23、31 所示序列的多核苷酸具有至少 95%序列相同性的多核苷酸;d)编码与具有如SEQID NO:18、24、32所示序列的多肽具有至少95%序列相同性的多肽的多核苷酸;e)在严谨条件下与具有如SEQID NO:17、23、31所示序列的多核苷酸杂交的多核苷酸:和 f)在严谨条件下与编码具有如 SEQ ID NO:18、24、32、所示的序列的多肽的多核苷酸杂交的多核苷酸。”

 

该案中，最接近的现有技术对比文件2为一篇公开发表的论文，因其中未记载任何实验数据，故专利申请人认为其仅是一种推测，并非确定可实现的技术方案，不应作为最接近现有技术使用。

 

针对这一起诉理由，法院认为，“对比文件2虽未记载相应实验数据，但未记载实验数据并不意味着其仅是一种推测，从而无法作为最接近现有技术使用。最接近现有技术仅是创造性判断的起点，无论其是否记载了确切的技术效果均不影响其作为起点的作用。当然，如果最接近现有技术未记载相应技术效果，可能的后果是本领域技术人员因无法预知该技术方案是否可行以及是否有相应效果，从而需要付出创造性劳动才能获得涉案发明创造，但此种情况下，其影响的是后续的非显而易见性的判断，而非最接近现有技术的确定”。

 

【2】一审：(2018)京73行初2871号，维持被诉决定，结案时间2020年9月，未上诉已生效。

 

 

“1.防泡颗粒(P)，含有(A)脲或三聚氰胺、或它们的混合物与烷醛的多孔共聚物，以及(B)在0℃时为液体的硅酮防泡组合物，其中硅酮防泡组合物(B)含有至少一种具有通式(2)的单元的有机硅化合物(C)，R(R0)RSi0u--) (2)

 

其中R是氢原子，单价、SiC键合的、可选地取代的脂肪族烃基或通过脂肪族基团连接到硅原子的芳香族烃基，所述基含有1至18个C原子，R是氢原子或单价、可选地取的具有1至30个C原子的烃基，R是单价、可选地取代的具有6至18个C原子的芳香族烃基并通过环碳原子连接到硅原子上，且a、b、c表示数值 0、1、2或 3,条件是 a+b+c 的总和小于或等于 3，且每个分子，在通式(2)的所有单元的 1-100%，优选地10-60%，更优选地20-40%中c不是0，且在所述有机硅化合物中通式(2)的所有单元的至少50%中a+b+c的总和是 2。”

 

该案中，涉案申请为一种防泡颗粒，对比文件1为最接近的现有技术，其发明名称为“洗涤剂和织物软化剂配方”，对比文件2的发明名称为“除泡组合物”，专利申请人认为对比文件1无论是发明名称，还是说明书全篇均重点涉及了织物软化剂或者包含软化剂物质的洗涤组合物，其并不涉及除泡组合物的技术领域。而对比文件2的发明名称为“除泡组合物”，与涉案申请属于相同的技术领域，且由于均采用了硅酮防泡组合物(B)作为主要活性成份因而在技术上密切相关，因此，对比文件2应为最接近的现有技术。被诉决定将对比文件1作为最接近的现有技术，该做法有误，应予撤销。

 

针对这一起诉理由，法院认为，最接近现有技术仅是发明创造产生的起点。即便具体案件中所确定的最接近现有技术与涉案发明创造并不“最密切相关”，甚至并不“相关”，法院亦不会仅仅因此而撤销被诉决定。此外，法院还指出，“原告之所以主张被诉决定中有关最接近现有技术的认定有误，其实质目的在于通过更换最接近现有技术，证明涉案申请具备创造性，从而获得授权。但实际上，创造性制度的目的在于确保涉案发明创造相对于现有技术的'整体’，而非某个或某几个特定的现有技术具有创造性。由此，即便如原告所称，涉案申请相对于对比文件2与1的结合确实具备创造性,但只要被诉决定中所认定的涉案申请相对于对比文件1与2的结合不具备创造性这一结论正确，则涉案申请仍不应被授权。基于此，该案中，本院并不关注对比文件1与2哪一个与涉案申请'最密切相关’，本院仅关注在以对比文件1为最接近现有技术的情况下，被诉决定中有关创造性的认定结论是否正确”。

 

【3】一审：(2015)京知行初字第 2527号，维持被诉决定，结案时间2017年12月，未上诉已生效。

 

 

“1、制备用于口服的含有稳定的硅酸的挤出物的方法，其中所述稳定的硅酸为生物适合性固体形式，包括下列步骤:i)通过在有胆碱作为稳定剂存在的情况下将硅化合物水解成原硅酸和/或其低聚物形成稳定的硅酸:ii)将稳定的硅酸与达到硅酸用载体的载荷容量的用量的载体混合，其中所述的载体为微晶纤维素且硅酸的载荷容量为<50%:iii)挤出所得混合物，由此形成挤出物:iv)将所述的挤出物球化成颗粒:y)将所述颗粒干燥为具有水含量保持在5%以下的丸粒，其中如筛析测量的90%以上的丸粒具有800-1200um大小，且其中50%以上的丸粒具有950-1100um的大小，并且其中所述丸粒具有 0.7-1.2%重量的硅含量，其中所述干燥是通过流化床干燥进行的;和 vi)包囊所获得的丸粒。”

 

该案中，专利申请人认为，最接近现有技术对比文件1的实验报告可以证明按照对比文件1的方法根本无法获得含有稳定的硅酸的固体挤出物产品。因此，对比文件1并非制造季胺化合物稳定化硅酸固体药物制剂的技术方案，不应以对比文件1作为最接近的现有技术评价涉案申请的创造性。

 

针对这一理由，法院认为“用于评价创造性的现有技术应是指在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容，并不强制要求现有技术达到能够实现的标准。即便现有技术的技术方案存在缺陷，导致其可能无法实施，但如果本领域技术人员能从中得知实质性技术知识，……，从而有动机对该现有技术进行改进，则该现有技术已经符合作为创造性评价对比文件的基本条件。…该案中，本领域技术人员能够从对比文件1公开的技术方案中获得实质性技术知识，故不论原告生物矿物公司提交的重复试验的条件是否与对比文件1一致，该重复试验的结论均不影响对涉案申请创造性的判断”

 

【4】一审：(2015)京知行初字第5729号，维持被诉决定，结案时间2016年6月，未上诉已生效。

 

 

“1.7-[4-(4-苯并[b]噻吩-4-基-哌嗪-1-基)丁氧基]-1H-喹啉-2-酮或其盐用于生产与阿尔茨海默型痴呆相关的冲动症状的预防和/或治疗剂的用途。”

 

该案中，涉案申请权利要求1和对比文件1使用的化合物均为依匹唑派或其盐，且用途均涉及治疗或预防，二者区别技术特征在于涉案申请权利要求1限定了所治疗和预防的是与阿尔茨海默型痴呆相关的冲动症状，而对比文件1相关部分提及了化合物的活性，例如情绪紊乱、与阿尔茨海默病、帕金森病和相关的神经变性类疾病引起的认知障碍，精神分裂症的认知障碍等，但未具体公开所治疗或预防的是与阿尔茨海默型痴呆相关的冲动症状。因此，涉案申请权利要求1实际解决的技术问题是提供一种依匹唑派这种已知物质用于治疗特定类型痴呆中具体症状的新医药用途。

 

法院认为，对于已知物质的新制药用途而言，如果现有技术整体上已经给出了所述已知物质可以用于治疗所述新制药用途所涉及的具体疾病的技术启示，这种技术启示会使本领域技术人员在面对发明所实际解决的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得该制药用途发明，且该新用途并未取得预料不到的技术效果，则该制药用途发明是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著的进步。

 

具体到涉案专利，法院认为，在最接近的现有技术对比文件1公开了所述通式I化合物以及优选的依匹唑派可用于治疗与阿尔茨海默病、帕金森病和相关的神经变性类疾病引起的认知障碍的基础上，本领域技术人员对于该药物可用于治疗阿尔茨海默病且对其他症状起到有效预防或治疗的效果会产生合理预期，并进行有益尝试。创造性判断中只需要对成功具有合理的预期即可，并不需要绝对的成功预期。因此，在对比文件1的基础上，将依匹唑派用于制备与阿尔茨海默型痴呆相关的冲动症状的预防和/或治疗剂的用途是显而易见的。

 

【5】一审：(2019)京73行初13529号，维持被诉决定，结案时间 2021年 11月。

二审：(2022)最高法知行终285号，维持原判。