浅谈专利无效程序中关于“进一步限定”式修改的超范围审查

摘要

在无效程序的“进一步限定”式修改中，当技术特征来自说明书不同实施例时，修改所产生的权利要求是否超范围通常具有争议。本文通过多国审查指南中关于修改超范围解释的比较，探讨了“直接地、毫无疑义地确定的内容”的内涵和适用，提出了此类修改可能存在的三种情形及其判断方法，为今后类似案件的处理提供借鉴和参考。

关键词

无效 进一步限定 修改超范围

一、引言

无效程序中“进一步限定”式修改是2017年《专利审查指南》修订时新增的一种修改方式，其允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。相对于过去的合并式修改，“进一步限定”式修改可能将同一组或不同组权利要求中不具有直接引用关系的技术特征合并在同一独立权利要求中。当这些技术特征是来自说明书不同实施例时，通过“进一步限定”式修改所产生的权利要求是否超范围通常具有争议，给审查带来了之前未有的挑战。

有观点认为，在无效程序中应严格把握修改超范围的审查，公众对授权公示的权利要求的保护范围已形成一定的预期，此类修改产生了新的没记载的技术方案，明显超出公众的预期，因此不应当接受此类修改。还有观点认为，由于某些无效案件申请得较早，撰写质量未必理想，通过“进一步限定”式修改可以在某种程度上弥补其撰写缺陷，从保护创新的角度看，只要修改后的技术方案不冲突、不矛盾，特别是涉及非发明点的修改时应当接受。

产生上述争议的根源在于对修改超范围法条的理解以及在无效程序中的适用尺度。本文将结合我国、欧洲、美国、日本等国家和地区对修改超范围法条的理解和适用，探讨此类问题的处理方式。

二、各国修改超范围的立法宗旨及判断标准

1.立法宗旨

欧洲《专利审查指南》和日本《专利审查基准》中对修改超范围的立法宗旨均有阐述。欧洲《专利审查指南》第H部分第四章第2.1节中规定：欧洲专利公约第123条（2）项的法律内涵是，不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则将赋予申请人不正当的权利，并也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益[1]。

日本《专利审查基准》中第四部分第二章第1节规定：为在允许申请人进行修改的同时切实保障在先申请原则并平衡申请人与第三方之间的利益冲突，修改必须在最初说明书等记载的事项的范围内进行[2]。

美国《专利审查指南》以及我国《专利审查指南》都未明确记载修改超范围的立法宗旨。但事实上，我国专利法第三十三条的立法本意也是为了实现当事人利益与社会公众利益之间的平衡。一方面使当事人拥有修改和补正专利申请文件的机会，另一方面防止当事人在申请日后对其在申请日时未记载的发明内容进行补充从而不当得利，损害社会公众利益[3]。

2. 判断标准

欧洲专利公约第123条第2款规定，如果申请文件的修改包含超出了原申请文件内容的主题，那么修改是不能被允许的。欧洲《专利审查指南》第H部分第四章第2.2节规定，如果申请内容的所有改变（通过增加、改变或者删除）导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接并且毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容也不能导出，那么应当认为该修改引入了超出原申请内容的主题，因此不允许。“隐含公开”是指根据申请明确记载的内容可以清楚、毫无疑义获得的结果。在确定文档明确公开内容所清楚、毫无疑义暗示的内容时，需要考虑公知常识。但是根据公知常识的教导，申请明确记载的内容使得什么内容是显而易见的问题，与评价申请的“隐含公开”是不相关的[1]。

日本专利法第17条之2第3项规定，对说明书、权利要求和附图进行修改时，必须在原始提交的说明书、权利要求或附图记载的事项范围内。日本《专利审查基准》第四部分第二章第2节规定，原始申请文件记载的范围不仅包括最初说明书等中明确记载的事项，也包括虽未明确记载但依据最初说明书等中自明的事项。为确定修改的内容属于从最初说明书等中自明的事项，需要接触最初说明书等的本领域技术人员理解修改的内容，如同参照申请时的公知常识，修改的内容本来就记载在最初说明书等中。与修改内容有关的技术是公知常识不是判断其属于自明的事项的充分理由。在某些情况下，本领域技术人员可以根据申请时的公知常识，理解修改的内容是从最初说明书等的若干陈述中自明的事项[2]。

美国专利法35 U.S.C.132以及35 U.S.C.112（a）规定修改不应在发明的公开中引入新的内容。书面描述要件是指说明书应该对发明以及发明的制造、使用的方式和过程以完整、清晰、简明和准确的术语进行描述，以使所属领域或最相关领域的技术人员能够制造和使用该发明。美国《专利审查指南》2163.06规定，如果在权利要求书中引入新的内容，应当以不满足书面描述要件拒绝。权利要求的任何限定都应得到原始申请文件公开内容的清楚的、隐含的或固有的支持。能够得到支持的修改不属于新的内容[4]。

我国专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。我国的《专利审查指南》自2006版起在第二部分第八章第5.2.3节规定了，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。如果申请的内容通过该增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

由此可见，欧洲、日本与我国修改超范围的审查标准相似性较高，而美局对于权利要求修改的尺度较大，能得到说明书支持即可。

三、“直接地、毫无疑义地确定的内容”的内涵

对于我国“直接地、毫无疑义地确定的内容”的理解，业内也存在多种观点。一种观点认为，“直接地、毫无疑义地确定的内容”是本领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以推导出、可显而易见获得的内容[5]，可以根据申请文件中申请人所做出的贡献，参照申请时的惯用技术，合理预期等同特征，整体判断修改是否可以直接地、毫无疑义地确定[6]。另一种观点认为，“直接地、毫无疑义地确定的内容”应当以本领域普通技术人员的角度，综合原说明书和权利要求书的整体内容，分析修改后的内容是否是申请人在申请日时就有的本意[7]。

笔者倾向于第二种观点，“直接地、毫无疑义地确定的内容”是结合本领域技术人员的知识和能力，可以唯一确定的、代表申请日时申请人本意的信息。具体理由有如下四点。

首先，在进行“直接地、毫无疑义地确定的内容”判断时，判断主体是所属技术领域的技术人员才可保证对技术事实认定的准确，从而使结论公平合理。

第二，与欧局和日局类似，所属技术领域的技术人员可结合其知晓的公知常识理解原申请，但不能超出原申请的内容进行解读。“直接地、毫无疑义地确定的内容”应当是原申请文件中客观且必然存在的，不能唯一确定的内容例如公知常识性技术手段中的一种可能的选择则不属于直接地、毫无疑义地确定的内容。

第三，由于我国专利采用的是先申请制，原申请文件应当尽可能明确体现申请日时申请人的本意，防止申请日后申请人再引入新的内容，否则存在侵害公众利益的风险。

第四，如果将等同特征或显而易见的内容作为“直接地、毫无疑义地确定的内容”，一方面这可能不是申请日时申请人的本意，而是本领域技术人员的扩大化理解，另一方面，等同特征或显而易见的界限更难把握，在实际操作中争议更大，因此采用“唯一确定”标准判断是否属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”。

例如某案中，原申请中文字仅记载了存储器，除非本领域技术人员基于其知识和能力，确定原申请文件中表达的含义是只适用USB存储器而不适用其他存储器，否则USB存储器只是公知常识性技术手段中一种可能的选择而不是由“存储器”直接地、毫无疑义地确定的内容。

四、“直接地、毫无疑义地确定的内容”的适用

1. 适用规则

欧洲《专利审查指南》第H部分第五章第3.2节对于类似的技术特征增加式修改方式，明确规定了一种判断方法——新颖性判断法。其基本思路是，将组合后的技术方案与原申请进行比较，如果具有新颖性，则认为修改超范围，否则认为修改不超范围；在权利要求中新增技术特征的修改方式如果与说明书不矛盾或具备合乎逻辑的合理性或从申请文件中显而易见，都不足以使得修改被允许，需要修改后的技术方案被申请文件直接地、毫无疑义地公开。日本《专利审查基准》中对于这类修改，则主要判断修改是否引入了新的内容。我国《专利审查指南》中对于此类修改也并未提供明确的判断方法，从而导致审查实践中存在前述的争议。

笔者认为，对于前述争议的处理，应当基于专利法第三十三条的立法本意——实现当事人利益与社会公众利益平衡，站位本领域技术人员，判断将来自不同实施例的特征进行组合获得的新技术方案是否符合申请日时专利权人的本意；同时，借鉴欧局的新颖性判断法，判断修改后的技术方案与原申请相比是否具备新颖性。具体而言，可分为以下三种情形，根据本领域技术人员的知识和能力理解申请文件中文字部分的描述综合进行判断。

（1）情形一

情形一是指，说明书中首先详细描述了实施例1，对实施例2的描述中则出现了“对于实施例2中的技术特征A，也可以采用实施例1中的方式实现”或者“该实施例与前一实施例的区别仅在于……”等类似内容；或者，实施例2采用了“进一步”之类的递进式撰写方式。

上述撰写方式表明，专利权人的本意是实施例之间的某些特征存在组合的基础。并且，相对于原申请文件而言，将实施例2中的区别或递进的内容与实施例1进行组合所形成的技术方案也不具备新颖性。因此在无效程序中，此类特征的进一步限定式修改是可接受的。

例如某案（案例一）[8]，涉及指纹感测模组，包括：一承载板（352/452）；一电路基板（353/453），具有一基板镂空区域；以及一指纹感测集成电路（3511/451），设置于该基板镂空区域内。专利权人在无效阶段采用“权利要求进一步限定”的方式修改了权利要求，将权利要求1的从属权利要求4中的特征“指纹感测集成电路顶面（3511a）的水平高度低于电路基板的上基板表面（353a）”（可参见图1）、另一组权利要求中独立权利要求8的从属权利要求12中的特征“指纹感测集成电路顶面（451a）的水平高度接近齐平于该装置框架（420）的一上框架表面（420a）”（可参见图2）都并入权利要求1中。

图1案例一实施例1附图

图2案例一实施例2附图

由于说明书在实施例2部分记载了“本例与前例的差异处在于……变更设计指纹感测模组450中承载板452的结构态样”，即两个实施例之间承载板的形状可以替换，这表明申请日时专利权人的本意是两个实施例中的特征存在替换或组合的基础，因而本领域技术人员能够使用实施例2的承载板替换实施例1的承载板，将实施例1公开的“集成电路顶面低于电路基板”应用到实施例2示出的“集成电路与装置框架接近齐平，集成电路高于电路基板”中，改变实施例2中集成电路与电路基板的高度关系，进而可以唯一确定出“集成电路与装置框架接近齐平，集成电路低于电路基板”的技术方案。同时，基于新颖性判断法，修改后的权利要求相对于原申请不具备新颖性。因此，前述修改未超范围，可以被接受。

需要注意的是，将不同技术方案的技术特征重新组合时，还需要考虑技术特征之间的关联性。通常，可以根据要解决的技术问题以及达到的技术效果，站位本领域技术人员，结合相关领域的普通技术知识，客观分析并判断技术特征之间是否具有关联性。如果技术特征之间具有关联性，需要将这些技术特征作为一个整体看待，单独拆分部分技术特征并与其他实施例中的特征进行组合，可能是不被允许的。

例如某案（案例二）[9]，涉及火花塞，独立权利要求1的火花塞包括：具有在轴线方向上延伸的轴孔的绝缘体和具有插通于轴孔的后端侧的脚部以及从绝缘体的后端露出的头部的端子电极，端子电极的重心位于绝缘体的内部，并且位于沿着轴线从绝缘体的后端向前端侧5mm以上的位置。独立权利要求3的火花塞包括：具有在轴线方向上延伸的轴孔的绝缘体和具有插通于轴孔的后端侧的脚部以及从绝缘体的后端露出的头部的端子电极，端子电极的重心位于绝缘体的内部，绝缘体的位于后端侧的后端侧主体部的外径为9mm以下，端子电极的头部的沿着轴线的长度为 5mm 以下。专利权人在无效阶段采用“权利要求进一步限定”的方式修改了权利要求，将独立权利要求3中的特征“上述头部的沿着上述轴线的长度为5mm以下”并入权利要求1中。

说明书第62-63段记载了“此外，在本实施方式中，由于端子电极6的头部6B的重量为0.8g以下，因此能够减小由于振动从脚部6A向绝缘子2施加的冲击。由此，即使是后端侧主体部10的外径D小径化为9mm以下的绝缘子2，也能够更切实地防止其破损。此外，由于沿着轴线CL1的头部的长度较短，达到5mm以下，因此能够更切实际地防止绝缘子2随着振动而破损。”由此可知，本申请对于端子电极头部的重量限定（头部6B的重量0.8g以下）或长度限定（头部的长度5mm以下）均是在绝缘体小径化（后端侧主体部10的外径D在9mm以下）的基础上做出的，以解决在绝缘体被小径化的情况下也能防止因振动而引起的破损的技术问题，因而端子电极头部的长度限定应为绝缘体小径化相关联的技术特征，二者不可拆分。因此，在权利要求的修改中，应当将端子电极头部的长度特征以及绝缘体小径化的特征作为整体看待。但专利权人的上述修改单独将端子电极头部的长度特征与其他实施例的特征进行组合，因而这种修改超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

（2）情形二

情形二是指，专利文献中并未明确记载实施例之间的关系，但实施例之间的组合不冲突，不矛盾。如果申请文件的文字部分没有明示实施例之间存在组合的基础，只有本领域技术人员基于其知识和能力确定组合后的技术方案必然存在时，相应的修改才可被接受。如果仅仅只是实施例的组合不矛盾、不冲突或者组合是显而易见的，基于新颖性判断法，修改后的权利要求只是相对于原申请实施例的组合不具备创造性，但相对每一个实施例具备新颖性，此时相应的修改不被允许。

例如案例三[10]，涉及指纹感测模块，包括：成像镜头组，其包括：第一透镜（210）、第二透镜（220）、孔径光阑以及第三透镜（230）。专利权人在无效阶段采用“权利要求进一步限定”的方式修改了权利要求，将权利要求9中“成像镜头组还包括第四透镜（240）”（参见图3）并入权利要求1中，与权利要求9为并列关系的原权利要求4“所述成像镜头组更包括遮光片（270）”（参见图4）引用修改后的权利要求1。

图3 案例三实施例1附图

图4 案例三实施例2附图

由于案例三的说明书中明确表达了“三透镜+遮光片”的成像镜头组不包括第四透镜，因此说明书中至少没有明确的意思表示将四透镜与遮光片组合。虽然透镜结合遮光片是该领域的公知常识，但四透镜与遮光片的组合在原申请文件中并不是必然存在的，只是公知常识中的一种可能的选择；并且基于新颖性判断法，修改后的权利要求相对于原申请具备新颖性。因此，“四透镜+遮光片”的技术方案超出了原申请记载的范围，不能被接受。

（3）情形三

情形三是指，在某些专利文件中有明确的文字表达，指出不同实施例中某些特征是无法组合或共存的；或者，本领域技术人员基于其知识和能力，可以判断出组合后所获得的技术方案无法解决专利权人所声称的技术问题。

这种情形表明，专利权人在申请日时的本意为该专利不存在此种组合的方案。在这种情况下，基于新颖性判断法，修改后的权利要求相对于原申请亦具备新颖性。因此，这种情形下的进一步限定式修改是超范围的，不被允许。

2. 理由

采用以上处理方式主要基于以下三点理由。

首先，新颖性采用单独对比原则，用以判断权利要求的技术方案是否与现有技术公开的内容相同，将新颖性中“直接、毫无疑义地确定的内容”与修改超范围中“直接地、毫无疑义地确定的内容”进行统一，有利于判断标准一致。

其次，经过授权公示的权利要求进入无效程序时，公众对其保护范围已有一定预期，如果组合后的技术方案不是必然存在的，可能引入了新的内容，公众对于组合后技术方案的预期存在不确定性，如果接受相应的修改，则会对公众利益造成损害。

第三，对于涉及“非发明点”的修改给予较为宽松的修改空间并不合理。发明点是发明或实用新型针对其声称要解决的技术问题，或达到其声称的发明目的或技术效果所采取的技术改进，通常是专利权人所主张的发明创造对现有技术的贡献。但是专利权人所理解的现有技术通常未必准确，其认定的发明点与发明创造实际对现有技术的贡献未必相同。相应地，专利权人所认定的非发明点也未必完全属于现有技术公开的内容，也存在包括发明创造实际对现有技术贡献的可能性。对于“非发明点”中所包括的发明创造实际对现有技术做出贡献的内容，如果对其给予宽松的修改空间，显然对公众不公平。对于“非发明点”中所包括的现有技术所公开的内容，如果对其给予宽松的修改空间，一方面，这与前述直接、毫无疑义地确定的内容所采用的“唯一确定”标准相违背，另一方面，这种修改方式对增强权利要求的稳定性也无作用。如果修改前的权利要求对于现有证据而言具备新颖性和创造性，采用此类“非发明点”特征进一步限定只会进一步缩小权利要求的保护范围，不利于侵权阶段维权；如果修改前的权利要求相对于现有证据不具备新颖性或创造性，采用此类“非发明点”特征进一步限定通常也不会使得修改后的权利要求相对于现有证据具备新颖性或创造性，因此接受这样的修改对于有效地专利保护并无意义。

五、结语

在无效程序权利要求进一步限定式修改的文本审查中，虽然出现了之前未有过的不同方案中多特征组合形成新方案所带来超范围审查的新挑战，但是可以确定的是对专利法第三十三条的审查仍然是不能完全拘泥于文字的记载，应当站位本领域技术人员理解专利文件公开的内容，明确申请日时专利权人的本意，平衡专利权人和公众的利益。如果修改后的权利要求是从原权利要求和说明书中必然可得出的技术方案时，这种修改通常是符合专利法第三十三条的规定的。授权的权利要求具有公示作用，在无效程序中修改超范围的审查尺度不可过于宽松，否则存在侵害公众利益的风险。

对于发明创造的撰写，当其包括多实施例时，如果实施例之间存在组合的可能性，则应当在说明书中尽量明示，例如采用递进式撰写，避免明确排除某些能解决技术问题的组合方式等，充分体现申请日时专利权人已存在多实施例特征组合的本意，提高撰写质量，在后续程序的修改中才可具备更灵活的修改空间。

参考文献

[1]欧洲专利审查指南，https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv.htm

[2]日本专利审查基准， https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html

[3]尹新天，中国专利法详解（缩编版），知识产权出版社2012版

[4]美国专利审查指南，https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html#d0e214820

[5]最高人民法院（2010）知行字第53号

[6]池建军，从“等同特征”角度探讨修改超范围审查标准，审查业务通讯，第20卷9期

[7]于萍，从专利法第33条探析“修改超范围”审查中的两个问题，知识产权，2013年第12期

[8]国家知识产权局第49665号无效审查决定

[9]国家知识产权局第561595号无效审查决定

[10]国家知识产权局第48389号无效审查决定