“他人未经申请人同意泄露”不丧失新颖性的专利申请案

案情简介

A公司拥有涉案专利，B公司针对涉案专利向国家知识产权局提起无效请求，国家知识产权局作出被诉决定宣告涉案专利权全部无效，A公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，北京知识产权法院经审理后判决驳回A公司的诉讼请求。

法律分析

专利法第二十四条规定，申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）以前六个月内有下列情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

《专利审查指南》作为部门规章，是专利行政机关依法行政的依据和标准，在不违反上位法的情况下，人民法院可予以参照适用。

《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.4节对专利法第二十四条第（三）项“他人未经申请人同意而泄露其内容”规定，他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。

本案中，证据1是申报某科学技术项目和某科技奖的材料中的科技成果，判断证据1何时为A公司所知晓，是认定涉案专利是否符合“在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明”的时间起算点。而依据在案证据显示，无论是2020年8月20日之前申报的某科学技术项目，还是2020年7月15日起公示的某科技奖，在申报的过程中都规定了申报项目或奖项的完成单位或主要完成人知晓并确认申报的材料，应视为A公司在2020年8月20日之前已经知晓证据1的存在，故其在2021年2月7日提交不丧失新颖性宽限期的声明，已经超出了规定的两个月期限。

专利法第二十四条第（三）项中的未经同意泄露内容指的是与涉案专利相关的技术方案，不同于专利法第二十二条第二款中的新颖性的评判标准。专利法第二十四条的立法宗旨在于对别人未经专利申请人允许而公开的技术内容，给予专利申请人或专利权人一定的保护，不因他人的过失行为而丧失授权机会，并不以判断涉案专利权利要求是否因公开的技术内容丧失新颖性或创造性作为该条款成立的必要条件。这里的“应当在得知情况”，既不是揣测或臆断有这样的情况，也不需要严苛到得出涉案专利权利要求的新颖性或创造性被破坏的法律结论。只要根据证据很有可能作出影响涉案专利的新颖性或创造性的授权初步法律结论即可，因为权利要求请求保护的技术方案是在经过实质审查后才最终确定，无法在申请日或授权前明确保护范围。若基于权利要求的保护范围和保护状态尚处于不确定的情况下，而要求得出新颖性或创造性比对的法律结论，那么《专利审查指南》中规定的“若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明”没有实际意义。

在案证据显示，A公司在2020年8月或更早的时间已得知证据1的存在，且证据1作者与A公司之间存在服务咨询协议或雇佣关系，也是涉案专利的研发人员，对于两者技术方案的相关程度在涉案专利作为专利申请提交时是容易确定的，A公司在第一时间获知证据1时，只要尽到合理注意，就足以履行符合“若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料”的义务。虽然专利法第二十四条和《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.4节在文字上表述为申请人，但由于新颖性条款在专利授权和确权阶段均可以适用，专利法第二十四条作为一种补救措施的新颖性宽限期的规定，基于其立法本义，与专利是否具备新颖性高度关联，故也应适用于专利确权过程中。且授权后得知亦属于“申请日以后得知”的一种情况。故专利无效审查程序中亦可适用上述关于新颖性宽限期的规定。

综上所述，由于A公司未在知晓证据1公开后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明并附具证明材料，涉案专利不应享有专利法第二十四条第（三）项规定的新颖性宽限期，证据1公开日期为2013年7月18日，早于涉案专利的优先权日，因此可作为评价涉案专利新颖性和创造性的现有技术。

本案当事人已提起上诉，尚未生效。