侵害商标权纠纷案件审理“七步法”

首先需要明确三个概念：

1、“商标trademark”

是商品或服务的提供者为了将自己的商品或服务与他人提供的同种或类似商品或服务相区别而使用的标记。

2、“注册商标registered trademark”

《商标法》允许经营者通过商标注册取得商标专用权，以在一定条件下排斥他人对相同或近似商标在相同或类似商品或服务商的使用。由此我们可以看出：

①我国是实行商标注册制的国家，除驰名商标之外，只有通过注册才能获得商标权。

②商标权是有地域限制的，只有在我国注册的商标才能获得我国法律的保护。

③商标权是一种禁用权，商标不是注册后方能使用，即使不注册经营者也可以使用自己的商标，而一旦注册商标之后，商标权人就可以禁止他人在相同或类似的商品或服务上使用与注册商标相同或近似的商标。

3、“商标保护的核心”

通过避免消费者对商品或服务的来源产生混淆，来保护消费者以及商家的利益。提高对商标的保护，可以避免发生我明明想买“超能”洗衣液，结果买到了“超熊”洗衣液，明明想买“达芙妮”的鞋子，却落入了“达芺妮”的坑。而商标不仅仅具有标识商品来源的识别功能，还具有表彰功能，可以激励市场主体诚信经营，做大做强品牌。

第一步 审查原告的诉讼主体资格有权提起侵害商标权诉讼的主体包括注册商标权人以及被许可人两类。

（一）注册商标权利人

商标权人可以通过注册、受让、继承等方式取得商标权。需要注意的是，在商标转让的情形下，转让人有权就商标转让前的侵权行为主张权利，受让人有权就商标转让后的侵权行为主张权利，但转让合同中对诉权有特别约定的，按照约定处理。而在商标移转、继承的情形下，权利人可以主张移转、继承之前和之后的所有侵权行为。

（二）商标被许可人

商标权的使用许可包括独占许可、排他许可和普通许可三类。这里要注意三个问题：

➤ 第一，被许可人的诉权并非完全独立于商标权人的诉权，对于特定的侵权行为，诉权只有一个，也只能行使一次。商标被许可人享有诉权的基础仍然是商标注册人享有的商标权。如果商标权人已经就侵权行为起诉或者与被告达成和解，被许可人无权再次就该侵权行为起诉。

➤ 第二，维权权利的行使必须以实体权利的授权使用为前提，如果在无实体权利授权的情况下，被单独授予维权权利的主体无法成为适格的原告。因为《民事诉讼法》规定原告是与本案有直接利害关系的主体。被许可人之所以能够成为诉讼主体是因为侵权行为导致其被许可的使用权受到了损害，而仅获得维权权利的主体与侵权行为并无直接利害关系。

➤ 第三，以被许可人为原告的案件中，对于原告侵犯的权利应该有规范的表述，上海高院在2012年印发的《关于商标纠纷案件若干法律适用问题的解答》中就指出：注册商标的独占或排他被许可人享有诉权的实体权利基础是被许可人享有的许可使用权，即独占或排他许可使用权。在此类案件中，如果判决被告停止侵权的，判决主文应当表述为“停止侵犯被许可人对注册商标享有的许可使用权”。对侵害注册商标的行为，普通被许可人通常没有诉权，但如果注册商标专用权人不起诉，且明确授权普通被许可人以自己的名义起诉的，则普通被许可人可以提起商标侵权诉讼，此时提起诉讼的请求权基础是商标权人的注册商标专用权。如果判决被告停止侵权的，判决主文应当表述为“停止侵犯注册商标专用权”。

第二步 审查纠纷是否属于人民法院主管和管辖的范围

（一）是否法院主管

侵害商标权纠纷的民事案件通常由人民法院审理。但《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》对一种特殊情况做了特别规定，即原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。

（二）是否本院管辖范围

民事诉讼法、民诉解释以及商标权法解释中关于侵害商标权纠纷案件管辖问题都有明确的规定。实践中争议较大的是在互联网环境下的商标侵权行为是否可以按照民诉解释第25条来确定管辖。

现主流观点认为：知识产权案件中侵权行为地的确定与一般民事纠纷案件相比，具有特殊性，应优先使用商标法司法解释的规定，根据该规定，在侵害商标权案件中，除了大量侵权商品的储藏地以及海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品的所在地外，仅侵权行为的事实地或者被告住所地可以作为管辖依据，而不再依据侵权结果发生地确定管辖。

第三步 判断被诉侵权商品属于正品还是假冒仿冒商品

在认定涉案商品是否属于正品时，重点在于举证责任如何分配。根据被诉侵权行为系生产行为还是销售行为，举证责任分配也存在区别。如果被诉侵权产品系被告自己生产销售，那么应由被告举证证明其使用原告商标获得过原告的授权，否则该产品应推定为侵权产品。如果被诉侵权行为仅系被告实施了销售行为，由于被告作为销售商并未实施直接使用原告商标的行为，其实施销售行为时商品上已经使用了原告的商标，此时原告主张被告销售的商品系侵权产品，应当举证说明被诉侵权产品与权利人生产销售的正品之间的区别。如果原告无法说明被诉侵权产品与正品之间的区别，通常应当推定被诉侵权产品为正品。

第四步 被诉侵权商品属于正品情况下的侵权判断

这时需要考察涉案商品与权利人投放市场时是否发生了影响商品质量、性能、使用、包装等方面的变化，根据被诉侵权行为涉及的商品与权利人原初投放市场的商品是否具有同一性判断侵权行为是否成立。

第五步 被诉侵权商品属于假冒仿冒商品情况下的侵权判断

根据《商标法》第五十七条的规定，商标侵权行为的判断要审查三个方面的内容：

一是被诉侵权标识与注册商标是否构成相同或者近似。

商标法司法解释规定了商标比对原则：应从商标本身的“形、音、义”和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力和认知力为标准，采用隔离观察、整体比对和要部比对的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似。同时考虑商标本身的显著性、在先商标知名度等因素判定是否易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆。具体判断时可以参考国家知识产权局制定的《商标审查审理指南》。

根据相关司法解释的规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。所谓基本无差别，并不要求两商标一模一样，而是指两商标虽有个别次要部分不完全相同，但主要部分完全相同或者在整体上几乎没有差别，以至于在一般注意力下，相关公众或者普通消费者很难在视觉或听觉上将两者区分开来。商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

二是被诉侵权商品的类别是否与注册商标核定使用的商品构成相同或者类似。

1957年在尼斯缔结的《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》建立了商标注册用商品和服务国际分类，即尼斯分类，将商品和服务分成45个大类，其中商品为1-34类，服务为35-45类。我国在尼斯分类的基础上制定了适合我国国情的《类似商品和服务区分表》，供申请人申请商标注册时使用。因此，《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断商品或者服务相同或类似的参考，但其并非绝对依据。一般来说，被尼斯分类归于相同名称下的商品或服务通常构成相同商品或相同服务。

所谓“类似商品”“类似服务”，指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面的相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆的商品或服务。

比如，加奶的可可饮料（以可可为主）属于分类表中的第30类，而加可可的牛奶（以牛奶为主）属于第29类，但这两种饮料在用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均相同，而且一般公众也会认定他们相同或近似，因此，这两种饮料应当属于类似商品。

再如，“保健、理疗”与“按摩、推拿”服务虽然在《类似商品和服务区分表》中处于不同类似群组，但是二者的服务目的均为恢复或改善服务对象的身体健康状况，服务内容均为通过人工或仪器作用于服务对象的身份，达到保健的目的，生活实践中也存在“保健、理疗”的服务提供者同时提供“按摩、推拿”服务的现象，相关公众一般会认为二者存在特定联系。

商品和服务之间也可以构成类似。如“车辆加润滑油、车辆维修”服务和“汽车上光蜡、清洗液”商品均为车辆维修、保养所需。因“车辆加润滑油、车辆维修”服务提供者在提供服务时亦可能会使用“汽车上光蜡、清洗液”商品，二者的服务场所或销售场所、消费对象存在同一性可能，故如果在上述商品或服务上均使用同一商标，则相关公众可能误认为二者系同一主体提供或提供者之间具有特定联系，从而产生混淆误认。因此，“车辆加润滑油、车辆维修”服务和“汽车上光蜡、清洗液”商品属于类似商品或服务。

三是被诉标识使用行为是否容易导致混淆。

大家可以注意到《商标法》第五十七条第一项和第二项的区分，我国在立法时对于相同类别上使用相同商标的情况，没有将“容易导致混淆”作为构成侵权的条件，这并不意味着“混淆理论”不适用于这种情况，而是由于此种情况下一般自然会发生，立法者觉得无须再规定“容易导致混淆”的条件，这也意味着如果在某些特殊情况下，“双重相同”并不会导致混淆，此时仍然应当坚持混淆理论，不能认定侵权。那在相同商品上使用近似商标，或者在类似商品上使用相同或近似商标的情况，在较大可能性上会构成混淆，但在某些情况下近似商标也会存在不导致混淆的结果。

第六步 被告提出的抗辩理由是否成立

（一）不构成侵权的抗辩

➤ 1、权利滥用抗辩

部分案件中原告主张的商标权涉嫌抢注被告或者他人在先使用的商标，注册成功后原告起诉他人构成商标侵权。此时，被告往往提出抗辩认为原告主张权利的商标构成抢注，行使权利的行为有违诚信。此类抗辩即为权利滥用抗辩。

在审查判断抗辩是否成立时，应当重点关注原告申请注册商标时是否明知或应知他人已经在先使用相关商标，主观上是否存在搭便车等不正当意图，原告注册该商标是否具有正当基础等。如果有证据证明原告注册商标时明知或应知该商标系他人已经实际投入使用的商标，其注册的商标原则上不应给予保护。

➤ 2、在先使用抗辩

在先使用抗辩的三个构成要件如下：

一是被告已在商标权人申请注册前使用。但如果原告在注册商标前也已经实际使用，在先使用人的使用是否必须先于原告实际使用注册商标的时间，对此法律并未明确规定，但有法院已在判决中指出在先使用人的使用行为还必须早于商标注册人对该商标的使用时间。

二是被告的商标有一定影响力。在先使用人的使用行为应当取得一定影响，即在使用人使用商标的地域范围内，相关公众已经对该商标建立了一定的认知，在该商标与在先使用人之间形成了较为稳定的指向关系。

三是被告的使用范围没有超过原使用范围。在先使用人只能在原有范围内使用，超出原有范围仍可能构成侵权。实践中对于如何界定“原有范围”存在较大争议，应结合“商标”“商品或服务”“使用行为”及“使用主体”等要素进行理解。

➤ 3、正当使用

商标权的权利范围并非绝对禁止他人使用相同或者近似的商标，仅限于在识别商品或服务来源意义上使用商标标识的行为。这里我们要引出一个概念“商标性使用”，如果他人未将与商标相同或近似的内容用于识别商品来源，就不属于对商标的使用，自然不可能受商标权控制，这些行为被统称为“正当使用”。

“正当使用”通常包含两种情形“描述性使用”“指示性使用”。其中“描述性使用”是指使用与他人商标相同或近似的文字或图形等要素对商品或服务自身的特征进行描述的行为。“指示性使用”是指使用他人商标中的文字或图形是为了说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套，或是为了传递商品或服务来源于商标权人这一真实信息。

（二）免赔抗辩

➤ 1、商标未使用不赔偿抗辩

被告以原告未实际使用注册商标抗辩的，法官应要求原告提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。该抗辩的审查一要注意程序上需要被控侵权人提出抗辩，必要时法官可以进行释明。二要注意确定“此前”这一时间节点，但实践中对于该问题争议较大，有法院认为指“注册商标被他人以三年未使用为由申请撤销之日”，也有法院认为指“侵害商标权纠纷案起诉之日”，也有法官认为指“被诉侵权行为发生之日”。三要审查权利人是否真实使用了商标。若原告未实际使用商标，而仅是在交易文书、广告宣传等进行象征性使用，未发挥商标识别功能的，不属于商标使用行为。

对于经审理查明原告确实存在三年未使用情况的，虽然其可以提起侵权诉讼，要求被告停止侵权行为，但由于其商标并未实际使用，侵权行为不可能对其造成损失，故原告无权获得损害赔偿。

➤ 2、合法来源抗辩

合法来源的抗辩需要从以下两个方面进行审查：一是销售商主观上是否知道或应当知道自己销售的是侵权商品，可以考虑权利商标的知名度、是否同时销售正品与侵权商品、侵权商品的价格是否明显低于正品价格等因素。二是销售商客观上是否能提供证据指明商品的供货者。比如销售商提供有合法签章的供货清单、货款收据、供销双方签订的进货合同、合法进货发票等。

第七步 确定被告应当承担的民事责任

（一）停止侵权

被告构成商标侵权，权利人要求判令其停止侵权行为的，一般均应予以支持。但是该侵权责任应针对持续性的侵权的行为，若确有证据证明侵权行为已停止的，则可以不再判令被告承担侵权责任。比如有些生产商被告提供了已拆除侵权商品生产线、销毁模具等证据的，亦比如涉电商平台商标侵权纠纷中商家或平台已对侵权链接采取了删除、下架、禁售等措施的。

另外需要注意的是，若判决停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，或者实际上无法执行的，可以根据案件具体情况进行利益衡量，即可以不判决停止侵害，而改为采取民事赔偿方式。

（二）消除影响

如果在案证据证明侵权行为对权利人的商誉造成了不当贬损或者停止侵权尚不足以消除混淆时，可以判令被告承担消除影响的民事责任。通常原告会要求被告在网站、报刊等媒体上刊登声明、消除影响，对此应审查消除影响的方式是否与侵权行为所造成的不良影响的后果相适应，比如考虑报刊的发行区域是否与侵权行为发生的地域相关，刊登声明的网站是否为侵权行为所涉及的网站等。

（三）赔偿损失

➤ 1、赔偿的计算方式

侵害商标权的损害赔偿责任可以根据权利人的损失、侵权人的获利以及许可使用费三种方式确定。如果上述三种方式均缺乏证据证明，权利人可以请求法院适用法定赔偿，由人民法院根据案件具体情况酌情确定损害赔偿。法定赔偿的最高限额不是绝对的，在有证据证明损失或者获利明显高于限额时，人民法院也可以超出限额酌情确定被告应当承担的损害赔偿责任。

➤ 2、惩罚性赔偿

对于恶意侵犯商标专用权，情节严重的，权利人还可以请求被告承担惩罚性赔偿。惩罚性赔偿不同于法定赔偿，其计算的基数是权利人的损失、侵权人的获利或者许可使用费，而且要求被告必须满足主观故意和客观情节严重的条件。在具体认定惩罚性赔偿基数时，可以适度放宽相关的证明标准，并不要求绝对的精确。此外，如果确无证据证明惩罚性赔偿的基数，但被告实施侵权行为的主客方面较为严重的，可以在适用法定赔偿时适度增加损害赔偿的数额，达到惩罚侵权的目的。

➤ 3、生产商与销售商之间的连带责任

虽然商标法对于擅自使用他人商标的生产行为以及销售侵权商品的行为分别加以规定，但并不意味着侵权商品的生产商和销售商在承担赔偿责任时也是相互独立的，由于销售商销售的侵权商品来源于生产商，为避免重复赔偿，销售商应当在其销售侵权商品范围内与生产商承担连带责任。

➤ 4、免赔抗辩成立下的赔偿责任

前述免赔抗辩理由成立的情况下，被告被免除的赔偿范围限于其对原告造成的经济损失，原告为制止侵权支出的合理费用仍应当予以支持。