关于“效果特征”的思考

我国的《专利审查指南》（下称“我国《指南》”）中引入了“效果特征”这一概念，但对于其具体含义并未作进一步说明和解释。我国《指南》第二部分第二章第3.2.1节规定：

（1）通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的 ；

（2）对于权利要求中所包含的功能性特征的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

虽然上述规定中引入了“效果特征”这一概念，但长期以来，业内对“效果特征”及其与“功能性特征”之间的关系却很少予以关注。之前，笔者一直将“效果特征”与“功能性特征”视为同一个概念，即“效果特征”是“功能性特征”的另一种表达方式，或者说属于“功能性特征”中的一类，误认为两者的属性及使用规则是相同的。但对于上述规定中的某些内容，笔者多年来却始终存在一些不解和困惑，例如 ：

上述第（1）项规定中，对于产品的权利要求，为何要“尽量避免使用功能或者效果特征来限定”？什么情况下“某一技术特征无法用结构特征来限定”？为何“功能还需要通过说明书中规定的实验或者操作进行验证”？

对于上述第（2）项中将“功能性特征”“理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”的规定，业内一直存在争议。该内容显然与专利制度中“以公开换保护”的基本原则不符，与人民法院的司法解释也存在冲突。该规定究竟出自何处？

鉴于我国《指南》基本上是参照《欧洲专利局审查指南》（下称“欧洲《指南》”）制订的这一历史背景，为了消除上述疑问，笔者再次查找了欧洲《指南》中与“功能性特征”（functional features）及“结果特征”（result to be achieved）有关的规定，并将之与我国《指南》的上述规定进行了对比。需要说明的是，我国《指南》中所称的“效果特征”疑似源自欧洲《指南》中的“result to be achieved”这一概念，笔者认为将其译作“结果特征”可能更符合欧洲《指南》的原意，也便于与“功能性特征”相区分。

通过对比分析可以发现，我国《指南》上述两项规定的语句在欧洲《指南》中均可以找到踪影，但由于概念的混淆致使其所表达的内容产生了异化。笔者上述的不解和困惑正是产生于此。下文是我国《指南》与欧洲《指南》中相关内容的对比与分析。

“效果特征”与“功能性特征”不属于同一个概念

众所周知，“方法发明”和“产品发明”分属于两类不同的发明创造。“方法”的发明创造一般采用“行为、步骤、参数”等抽象的技术特征予以描述，并且可以借助于“所产生的结果”对产生该“结果”的多种行为方式进行概括。例如，在聚乙烯醇纤维的制备过程中，可以通过调整纤维的热处理温度和/或拉伸倍数提高其强度。某发明公开了采用多种不同的参数使纤维强度达到10克/丹尼尔以上，在其权利要求中便可以用“使该纤维具有10克/丹尼尔以上的强度”这一“结果”，对其专利说明书中公开的多种制备方法进行概括，从而使权利要求更为简明。由于“方法、步骤、参数”等属于抽象的技术特征，所述的“方法、步骤等”是否能够实现所述的“结果”，有时单凭文字描述和想象无法予以确认。例如，上述“使该纤维具有10克/丹尼尔以上的强度”这一“结果”，是否可以由所述的工艺参数实现，有可能并非本领域技术人员仅凭借公知常识就可以确认的，而需要通过实验进行验证。

与“方法”的发明不同，“产品”的发明创造通常是借助“产品的结构、材料”等具象的技术特征予以限定，并可以借助“产品的功能”（function）对具有该功能的多种不同“结构、材料”予以概括。例如，现有技术中的水杯都是不保温的。某发明采用了真空隔层或者附加保温材料等结构使水杯具有了保温的“功能”，在其权利要求中便可以用“保温结构”这一“功能性用语”对所公开的多种“保温结构”进行概括。将“保温结构”作为与现有技术相区别的“特定技术特征”使用，不仅可以使权利要求更为简明，而且可以满足“单一性”的要求。由于产品的“结构、材料”等均属于具象的特征，一般情况下产品的“结构、材料”特征都可以通过文字限定清楚，不存在“无法用结构特征来限定的技术特征”，除非属于一种不涉及任何结构的“纯功能”特征。

产品的“结构、材料”等与其“功能”之间一般存在可以预测的关联性。对于本领域技术人员来说，借助公知常识及专利说明书的内容，通过产品的“结构”均可以判断其“功能”能否实现。例如，机械领域的技术人员都知道，“一气缸通过气缸杆与曲轴相互连接”这一结构特征必然具有“将往复运动转换为旋转运动”的功能，而无须“通过实验”进行“直接和肯定地验证”。

虽然“功能性特征”与“结果特征”均属于对若干实施方式的概括，但由于两者所概括的对象不同，其属性及其在权利要求中的使用也存在区别，故“效（结）果特征”与“功能性特征”并不属于同一个概念。由于我国《指南》的上述两项规定中将“效果特征”与“功能性特征”以“或者”的形式组合在一起使用，并未作任何区分，进而给人留下了两者属于同一个概念的印象，即上述规定既适用于“功能性特征”，也适用于“效果特征”。

然而，欧洲《指南》则对两者作了明确的区分，明确规定在权利要求中“用结果方式（r e s u l t t o b e a c h i e v e d）进行限定与采用功能性特征（f u n c t i o n a l features）进行限定的要求是不同的”[1] ，进而对“功能性特征”及“结果特征”的使用分别作出了不同的规定。我国《指南》由于未对“效果特征”与“功能性特征”作明确区分，同时又误将欧洲《指南》中仅用于“结果特征”的规定用来限制“功能性特征”的使用，致使其整体内容与欧洲《指南》相比发生了改变。

关于“功能性特征”及“效（结）果特征”的使用

关于“功能性特征”

按照我国《指南》的上述规定，“功能性特征”的使用受到严格限制——在权利要求中,“应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。

我国《指南》中的上述语句在欧洲《指南》中的确可以寻觅到其踪影——“一般来说，在权利要求中试图用所实现的结果来限定发明的保护范围是不允许的”，只有“当该发明只能采用该方式限定，或者采用其他方式不如该方式可以更准确地限定保护范围时，同时对于本领域技术人员来说，该结果借助于试验或说明书的说明或公知常识无须过度的实验即可以直接且明确得到证实时，才允许使用结果限定的方式”[2] 。然而欧洲《指南》中的这段话显然是针对“结果特征”（result to be achieved）作出的规定，并不适合“功能性特征”。我国《指南》中将之用于“功能或者效果特征”,无异于“张冠李戴”。

针对“功能性特征”的使用，欧洲《指南》作出的规定是：在权利要求中“只要本领域技术人员无需创造性劳动就可以毫无困难地提供某些实现该功能的具体方式”，“即使说明书中仅给出了一个实施例，但只要本领域技术人员由此可以想到实现该功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定”；反之，如果“一种功能是通过一种特定的方式来实现的，由此不会联想到使用其他替代方式”,或“如果说明书仅仅以含糊的方式宣称还可以用其他方式来实现，但未足够清楚地说明具体是如何实现的”，则试图借助“功能性特征”“将实现该功能的其他方式或者所有方式都包括在内都是不允许的”[3] 。

欧洲《指南》的上述规定显然是基于权利要求应当“以说明书为依据”（“得到说明书支持”）这一重要的法律原则，对“功能性特征”的使用提出的具体要求。对比之下不难看出，我国《指南》将欧洲《指南》中对“结果特征”的规定用于“功能性特征”显然属于一种误读和错位，由此对“功能性特征”的使用应当“以说明书为依据”这一法律原则形成干扰。

关于“效果特征”

我国《指南》未针对“效果特征”作任何具体规定。如上所述，欧洲《指南》则针对“结果特征”作了如下专门规定 ：

应当注意，上述采用结果方式进行限定与采用功能性特征进行限定的要求是不同的[4] 。

一般来说，在权利要求中试图用所实现的结果来限定发明的保护范围是不允许的，尤其是当该结果仅仅相当于对所述技术问题所提出的要求时。然而，当该发明只能采用该方式限定，或者采用其他方式不如该方式可以更准确地限定保护范围时，同时对于本领域技术人员来说，该结果借助于试验或说明书的说明或公知常识，无须过度的实验即可以直接且明确得到证实时，才允许使用结果限定的方式[5] 。

如果用结果对产品进行限定，而该结果又相当于该申请要解决的技术问题时，依据判例法，独立权利要求必须写明与发明主题有关的全部技术特征，以符合《欧洲专利公约》第84条的要求[6]。

对于什么是“结果特征”（result to be achieved），欧洲《指南》中并未作具体的说明和解释。根据笔者的审查实践，以下案例似乎可以作为对“结果特征”及其使用原则的诠释。

在名称为“一种食品及其加工工艺”的专利申请中，包含了有关该食品及其加工方法两项独立权利要求。该“食品”的权利要求中限定了该食品是“蓬松”的。为了使该食品达到蓬松的状态（“结果”），说明书中公开了发酵剂的加入、发酵的温度/时间等有关的具体步骤和参数，且涉及多种实施方式。

就食品中的“蓬松”这一技术特征而言，由于食品的“蓬松”属于现有技术，该发明对该食品的“蓬松”程度没有特定的要求，要想通过食品的“结构”（例如密度、空隙率等参数）的方式对其进行限定比较困难，而且难以将说明书中公开的多个实施方式均概括在内。

按照欧洲《指南》的上述规定，如果“蓬松”只是该食品的多个特征之一，且不属于该发明所要解决的主要问题，只要本领域技术人员借助于说明书所提供的步骤和参数，无须过度的劳动即可以实现该食品的“蓬松”，在权利要求中使用“蓬松”这一“结果特征”就属于“采用其他方式不如该方式可以更准确地限定保护范围”的情况。

如果针对现有技术，该发明的目的就是解决该食品的“蓬松”问题，或者使该食品达到特定的蓬松状态，则其在权利要求中必须记载实现该食品“蓬松”所必需的方法步骤及技术参数（“必要技术特征”）。

在上述例子中，说明书所给出的工艺参数是否能够实现所述“蓬松”的结果，一般需要本领域技术人员借助于公知常识或试验予以判断。故欧洲《指南》针对“结果特征”提出了“借助于试验”这一特殊要求，即作出了“对于本领域技术人员来说，该结果借助于试验或说明书的说明或公知常识，无须过度的实验即可以直接且明确得到证实时，才允许使用结果限定的方式”这一特殊规定。

如上所述，我国《指南》中未将“功能性特征”与“效果特征”相区分，误将欧洲《指南》中针对“所产生的结果”所作的规定用于“功能性特征”的使用前提，这属于一种误解和错位 ；而我国《指南》对“效果特征”未作任何具体规定，则显然属于对一项重要内容的遗漏。

关于“功能性特征”的“解释”

我国《指南》的上述第二项规定中，“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”这句话，显然与欧洲《指南》中“权利要求采用这种（功能性限定）方式撰写，以便将实现该功能的其他方式或者所有方式都包括在内是不允许的”以及“权利要求所限定的范围必须同发明所允许的范围一样”的规定相背离。

需要澄清的是 ：欧洲《指南》中上述“如果说明书仅仅以含糊的方式宣称还可以用其他方式来实现，但未足够清楚地说明具体是如何实现的”，则试图借助“功能性特征”“将实现该功能的其他方式或者所有方式都包括在内都是不允许的”这句话，并不意味着如果“说明书足够清楚地说明其他方式是如何实现的”时，便可以采用“功能性特征将实现该功能的其他方式或者所有方式都包括在内”，因为“权利要求所限定的范围必须同发明所允许的范围一样精确”[7] 。我国《指南》中的上述第二项规定，显然是对欧洲《指南》上述内容的忽视或误读。

况且，针对“权利要求以说明书为依据”的问题，我国《指南》第二部分第二章第3.2.1节已经明确规定 ：“权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。”“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。”我国《指南》中的上述第二项规定，显然与之存在矛盾。

至于我国《指南》为何作出上述第二项规定，以及如何理解该规定欲表达的审查原则，笔者在《机械领域专利申请文件的撰写与审查》（第五版）一书中作了进一步分析，在此不再赘述。

关于权利要求应当“清楚”的要求

我国《专利法》第二十六条第四款规定 ：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”《欧洲专利公约》第84条规定 ：“权利要求书应当限定要求专利保护的范围，应当清楚、简要而且以说明书为依据。”

需要说明的是，在1984年制订的《专利法》第二十六条第四款的内容是“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围”。2008年《专利法》修改后，才加入了“清楚、简要”这一重要内容，即采用了《欧洲专利公约》的规定。相比之下，不难看出我的《专利法》也在不断参照《欧洲专利公约》进行修订。故无论在我国《专利法》中还是在《欧洲专利公约》中，确保权利要求的“清楚”都是一项重要内容。

为了满足“清楚”的要求，欧洲《指南》针对“功能性特征”及“结果特征”的使用作出了具体规定 ：

就功能性限定而言，确保其在权利要求中的保护内容清楚是最为重要的。因此，应当尽可能做到使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚该用语的含义。[8]

如果用结果对产品进行限定，而该结果又相当于该申请要解决的技术问题时，……独立权利要求必须写明与发明主题有关的全部技术特征，以符合《欧洲专利公约》第84条的要求。[9]

相比之下，我国《指南》中虽然对权利要求的“清楚”作了一般性规定，即“权利要求书是否清楚，对于确定发明或者实用新型要求保护的范围是极为重要的”，但却未就如何确保“功能或者效果特征”的“清楚”及“得到说明书的支持”作出具体规定，故难以“确保其（功能或者效果特征）在权利要求中的保护内容清楚”，“使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚该用语的含义”。这使得专利授权后，人民法院在处理专利侵权纠纷时不得不对“功能性特征”作进一步解释，并将其解释为“说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”[10] 。

既然“功能性特征”可以通过“说明书及附图记载的实现所称功能或者结果不可缺少的技术特征”解释清楚，为何在专利授权前不要求申请人按照“自愿原则”，将“实现该功能或者结果不可缺少的技术特征”写入权利要求书中，使本领域技术人员“仅凭权利要求的措辞就可以清楚该用语的含义”，而留待后续程序由审案人员按照其个人的理解对所述“必要技术特征”作出认定，并用来对“功能性特征”进行解释？

如果我国《指南》能够借鉴欧洲《指南》，针对“功能性特征”及“效果特征”的“清楚”作出明确规定，用于指导和约束审查员的审查工作，“使本领域技术人员仅凭权利要求的措辞就可以清楚‘功能性特征’及‘结果特征’的含义”，无疑会对社会公众确认专利的保护范围以及人民法院审理专利侵权纠纷案件提供便利。

结语

从1474年威尼斯专利法颁布算起，专利制度在欧洲已经有500多年的发展历史。制订于1973年的《欧洲专利公约》（EPC）是欧洲诸国500多年实践经验的积累，目前在国际上也有广泛影响。例如，1979年修正的《专利合作条约》（PCT）（我国是其签约国之一）基本上就是按照《欧洲专利公约》的原则和内容修订的。

我国《专利法》是在1984年由国内的法律专家制订的。在当时的历史背景下，学习和借鉴《欧洲专利公约》便成了不二的选择。毋庸讳言，我国《专利法》及其实施细则基本上是借鉴《欧洲专利公约》及其实施细则制订的，而我国《专利审查指南》也是以欧洲《指南》为蓝本制订的。由于彼时我国法学界缺少关于专利制度的专业知识及实践经验，加之又处于强调“中国特色”的历史环境中，1984年《专利法》难免存在一些缺陷。此后，随着我国法学界对专利制度理解的深入和实践经验的积累，《专利法》也经过不断修改而日趋完善。

《专利审查指南》是对《专利法》及其细则的细化，其制订和修改更是离不开专利审查实践。了解专利局内部工作的人都知道，我国《指南》的编写和修改工作基本上是由在职的专利审查员承担的。在1985年《专利法》实施初期，我国《指南》初稿的编写工作与审查员接受欧洲专利局的培训几乎是同步进行的。在既缺乏实践经验又缺少对专利制度的全面理解的情况下，制订于1985年的我国《指南》中难免存在一些误解或错误。三十多年来，我国专利行政主管部门不断以各种方式对我国《指南》的内容进行调整和修改，其中融合了我国自有的审查经验，也始终未脱离对欧洲《指南》的参照。

有比较才有鉴别。通过上述对比分析不难看出，与欧洲《指南》针对《欧洲专利公约》第84条所作的规定相比，我国《指南》第二部分第二章第3.2.1节针对我国《专利法》第二十六条第三款所作的规定，尚存在一些值得进一步推敲的内容 ；概括而言，其所作的规定应当能够确保权利要求中使用“功能性特征”及“结果特征”时，满足“清楚”和“以说明书为依据”的要求。

笔者以上的引述和分析，绝非意味着唯欧洲《指南》是从。笔者既不排斥采用更符合我国习惯的方式对欧洲《指南》进行引用，也不排斥依据我国的法律规定和审查实践对其内容作出修改 ；但无论引用还是修改，都应当以正确理解欧洲《指南》的有关内容为前提。

在此，笔者想再次援引北京大学已故教授沈宗灵先生在《比较法研究》一书中所表达的观点 ：“研究外国法要求人们对该国语言流畅，对该国法有基本知识，特别是他们的法律渊源，基本法律概念，法律用语……要按照外国法的原样认识外国法……对外国法的翻译一般都采取直译方式。”[11]沈先生的话对于我国《专利审查指南》的修改，无疑也具有参考价值。

释义：

1 November 2017 Guidelines for Examination in the EPO Part F – Chapter IV-19.

2 Part F– Chapter IV-18Guidelines for Examination in the EPO November 2017 .

3 Part F– Chapter IV-30 Guidelines for Examination in the EPO November 2017.

4 November 2017 Guidelines for Examination in the EPO Part F – Chapter IV-19.

5Part F– Chapter IV-18Guidelines for Examination in the EPO November 2017.

6.Part F– Chapter IV-18 Guidelines for Examination in the EPO November 2017.

7.Part F– Chapter IV-18Guidelines for Examination in the EPO November 2017.

8 Part F– Chapter IV-12 Guidelines for Examination in the EPO November 2017.

9 Part F– Chapter IV-18 Guidelines for Examination in the EPO November 2017.