浅议专利审查程序中当事人的承认

摘要

专利审查程序中当事人在意见陈述书中表达的具体意见是下一步审查工作的重要参考因素，本文通过对审查实践中当事人承认的具体情形及其对审查程序的影响的分析，特别是参考诉讼法中的自认，对当事人承认意见的理解和处理方式给出建议，意图有助于更好地理解、利用当事人的答复意见，提高审查效率。

关键词

当事人的承认、自认、实质审查、复审程序、禁反言

正文

一、问题的提出

专利申请的实质审查程序和复审程序是以书面审查作为主要的审查方式，审查员或合议组与专利申请人或复审请求人的沟通借助于书面文字，书面文字的沟通效率直接影响到审查效率。针对审查员或合议组的审查意见通知书，申请人或复审请求人的答复意见通常既包含对具体审查意见的争辩意见，也包含对审查意见所涉及的相关事实的认可或承认，如果申请人或复审请求人认可的事实以及虽未明确认可但未予以争辩的事实成为后续程序中审查员与申请人共同认可的事实，作为下一步审查的基础，后续的审查程序仅围绕争辩的事实展开，则是书面审查有效沟通的理想模式。但实践中的情况会复杂的多，技术事实在与法律问题相结合的过程中会出现很多的不确定性，常常是伴随着审查程序进展的还有焦点事实的不断变化，这样的改变有的是出现在实质审查程序中，有的是发生在作为实质审查程序延续、给予当事人救济的复审程序中。申请人当初认可的事实，后续程序中变成不认可，当初默认的不予争辩的事实，后面又作为争点，站在公众角度行使公权力的审查员与争取自身利益的申请人之间的博弈出现反复，造成沟通效率的降低。

对于审查员来讲，申请人在前序阶段已经认可的事实，随后又予以反悔否认，申请人这样的行为是否应该受到约束，审查员是否可以基于诚实信用原则，以禁止反悔为理由，拒绝申请人反悔的审查意见？如何考虑申请人答复意见的效力？更进一步，如何理解申请人在审查阶段中通过意见陈述书表达的明确认可或未予争辩的默认的事实的法律效力？笔者力图对照民事诉讼法中的相关法律要素，分析探讨授权程序中申请人或复审请求人的意见陈述书中的当事人承认的作用与效力，以期对提高授权程序的审查效率有所帮助。

二、诉讼法中的自认

民事诉讼中当事人之间的争辩论证主要围绕事实展开，作为主要证明对象的事实中，有的事实是无需当事人举证证明的，如法释〔2019〕19号最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019修正）（下称民事诉讼证据司法解释）中第三条规定的“自认”的事实，“在诉讼过程中，一方当事人陈述的于己不利的事实，或者对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明”。随后的第四条还补充了，“一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，经审判人员说明并询问后，其仍然不明确表示肯定或者否定的，视为对该事实的承认”。上述司法解释中规定了自认的事实是“于己不利的事实”，也有观点认为“于己有利”的事实也可以成为自认的对象，理由是承认对方主张的事实，使得原本需要由对方当事人负的举证责任免除了，其结果就是对自己不利；另外，诉讼中当事人自认的事实难于判断是“于己有利”的事实还是“于己不利”的事实，常常是既有对己有利的一面，又有对己不利的一面，依照承认对方主张的事实就是对己不利的解释的观点，对于裁判者来讲更科学合理，可操作性更强性1。据此，法学理论界对自认的界定的范畴也要更大一些，“所谓自认，是指一方当事人对另一方当事人主张的案件事实予以承认，当事人所承认的事实就是自认的事实”2。即便如此，司法解释强调了于己不利的法律后果，还是增加了实务操作中对该自认事实可信性的笃定，更有利地保障了司法认定的案件事实接近于客观真实。因为基于自认制度，一方当事人对对方当事人主张的事实承认后，将免去对方当事人对该主张事实的举证责任，也免除了法庭对该事实的调查核实，法庭可以以该事实作为裁判依据。

所以自认本身是对当事人具有约束力的，承认对方主张事实的当事人要受自己承认行为的约束，基于诚实信用原则，当事人作出自认之后，在无正当理由的情形下不能撤回自认，即禁反言。民事诉讼证据司法解释第九条给出了当事人在法庭辩论终结前可以撤销自认的两种情形，也是从另一方面规定了禁反言。有观点认为，在同一诉讼中，即使当事人的行为是矛盾的，并可能对法官的自由心证的形成有影响，也不适用禁反言原则。法庭受当事人自认行为的约束表现为，对于该自认事实，法庭不能再要求另一方当事人举证证明或依职权调查。但是如果自认行为发生在诉讼外，则只具有间接事实的作用，不具有诉讼内自认的法律上的约束力。对于上述司法解释第四条规定的默示自认或拟制自认，是否具有与明示自认相同的法律效力，理论界有不同看法，笔者更同意在审判人员行使释明权的情况下，当事人的沉默仍然只具有自认的可能性，不能将这样的行为等同于明示的自认。

民事诉讼证据司法解释中的自认规则从法律上确认和保障了民法所调整的平等主体之间私人权利的正当处分，体现了私权自治的法律理念。当事人可以依照自己的意志，自由行使自己的处分权。所以，与证据的客观性不同，自认的诉讼行为具有主观性。自认的主体是具有民事诉讼资格的当事人，其委托代理人的自认要有特别授权；自认的客体则是对方当事人主张的事实，而不是对方的诉讼请求，无论是败诉可能说还是证明责任说3，都不能否认自认是当事人基于民事诉讼的辩论原则实施的行为，作出自认并不是承认对方的诉讼请求，并不必然导致败诉。自认是当事人主义诉讼模式下的产物，适用于当事人主导的诉讼模式，当当事人的处分权受到限制的情况下，自认的适用自然也受到限制。法律规定7，涉及可能损害国家利益和社会公共利益的事实并不适用自认，对于应当予以司法认知的事实，自然规律及定理、众所周知的事实或者根据法律规定或经验法则推论而得出的另一事实，即使双方当事人的陈述相一致也不发生自认的效力，不产生约束法院的效力。

专利审查指南第四部分第八章第4.3.2节给出了无效宣告程序中如何处理当事人的认可和承认，其中不仅包括一方当事人对另一方当事人提交的证据认可的情况，还特别规定了对另一方当事人陈述的案件事实的认可和承认的法律后果，不仅给出了明确认可的情况，也给出了拟制认可的情形。

三、审查程序中的当事人承认的例举情形

专利申请的实质审查程序及复审程序，与无效程序在程序性质上有不同，但由授予专利权的理由上的一致性决定了它们在法律事实的认定上有着更多的相似之处。审查程序中，审查员发出审查意见通知书的目的是将自己的审查意见及倾向性结论告知申请人，以便申请人了解申请文件中存在的不符合授权条件的内容、知晓修改的方向，以及针对不认可的审查意见,特别是关于发明技术层面的事实，陈述自己的意见。

所以申请人的答复意见中一般会包含对审查意见予以认可的内容，尤其是申请人按照审查意见对申请文件进行了修改的情况下。

在一项有关有机硅烷纯化的发明专利申请中，审查员在审查意见通知书中指出，申请人将原权利要求1中“但不实现所述有机硅烷明显水解”删除，导致权利要求1修改超范围，同时指出，申请人若将“但不实现所述有机硅烷明显水解”补入，则需要根据说明书对“明显水解”的定义做出明确且唯一的解释以避免权利要求1不清楚。申请人的答复是，“但不实现所述有机硅烷明显水解”只是一个非必需的优选特征，但还是在权利要求1补入“但不实现所述有机硅烷水解”，删除了其中的“明显”。之后审查员以权利要求1修改超范围驳回申请，理由是申请人在权利要求1补入的“但不实现所述有机硅烷水解”与原始申请文件中记载的“但不实现有机硅烷明显水解” 表述不同。

复审请求人在复审请求书中主张，如审查意见指出的，“明显”一词在说明书中没有具体的支持或者定义，即说明书中未对其做出明确且唯一的解释，复审请求人仅是为了克服审查员所指出的不清楚的问题而删去“明显”。复审决定撤销了驳回决定，具体理由是，“原权利要求1中的技术特征‘但不实现所述有机硅烷明显水解’并非本发明申请实现发明目的的关键特征，实为实现更优效果的提示和注解，因为根据发明所要解决的技术问题和解决技术问题所采取的技术手段以及说明书的相关记载，本领域技术人员能够确定在使用弱碱性阴离子交换树脂以去除有机硅烷制品的污染性离子的发明方法中，必然会尽量避免原料有机硅烷的水解或分解，更理想的状况是完全避免原料有机硅烷的水解，即有机硅烷的水解是本发明方法所不希望的，是在本发明的技术方案中需要避免的，而且本领域技术人员知道如何确定在什么样的容许偏差内会获得不实现有机硅烷明显水解这样的效果，所以合议组综合考虑说明书的记载和意见陈述中请求人的自认，认为复审请求人为避免审查意见通知书中指出的权利要求不清楚之嫌删除‘明显’并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

在整个程序中申请人的答复意见可以概括为，因为“但不实现所述有机硅烷明显水解”是一个优选的非必需的技术特征，所以之前从权利要求1中删除该特征；为了克服超范围的缺陷还是将删除的特征又重新补入，但为了避免权利要求1不清楚的问题，将其中的“明显”删除。申请人有两项认可，一个是“但不实现所述有机硅烷明显水解”只是一个非必需的优选特征，另一个是“明显”在说明书中没有明确且唯一的解释。从复审决定的理由部分可以看出合议组明确接受了“但不实现所述有机硅烷明显水解”只是一个非必需的优选特征的“自认”，并论证了该“自认”是如何能够从说明书的记载中得到验证的。申请人的上述两项认可从完善申请文件的角度看是于己有利的事实，但如果从对其最终授权可能带来的影响的角度，就很难说是于己有利的事实，这也是能够帮助审查员判断当事人的认可是否为贴近客观真实的认可的一个方面。 

在一件有关棕纤维弹性材料及其生产方法的专利权无效案件中，针对其主题为“一种棕纤维弹性材料”的权利要求中的“棕丝”，专利权人在意见陈述书中作出的“自认”为本专利权利要求中的“棕丝”是指卷曲的棕丝，非卷曲的棕丝不属于本专利的保护范围。该权利要求的具体内容为：“一种棕纤维弹性材料，其特征在于：这种弹性材料所用的棕丝长度为60－200mm，棕丝呈三维方向均布，棕丝与棕丝之间的交点有粘胶”。可见上述权利要求中并未对“棕丝”是否为卷曲形状作出限定，专利权人对其权利要求作出了限缩解释5。合议组认为，虽然本专利说明书中仅公开了以卷曲棕丝为原料生产弹性材料的方法及其产品，但根据本专利说明书的记载，本发明的发明点是通过在散乱的棕丝之间实现粘合，使之形成一种立体网状的结构，从而获得一种弹性好的棕丝产品。本领域技术人员通过阅读本专利的说明书可以得知即使采用非卷曲棕丝为原料，只要使之形成一种立体网状的结构，同样也可以实现提高弹性的发明目的，本专利说明书选用卷曲的棕丝为原料给出一个最佳实施例，所以应当认为权利要求中的“棕丝”除了包括卷曲的棕丝之外，还包括非卷曲的棕丝。由于不能得到说明书等专利文件中记载的相关事实的验证，合议组没有接受专利权人的“自认”。

某发明要求保护一种中性墨水的制备方法，包括将各种物料按照一定顺序依次添加至高剪切真空均质乳化釜中，在一定压力下启动均质机，使釜内物料在高剪切力的作用下充分鳌合的步骤。审查员认为本申请说明书未公开高剪切真空均质乳化釜的结构或获得该乳化釜的途径，导致本发明制备方法公开不充分，作出了驳回决定。在复审决定中，合议组给出认为本发明方法能够实现的三个理由，首先，复审请求人已自认其采用的乳化釜为现有技术的一般乳化釜，只要满足本申请工艺步骤所述的高剪切力和真空度即可；其次，给出合议组补充的本申请申请日前已有的三份现有技术文献，其中描述了高剪切真空均质乳化釜或剪切乳化釜，可说明根据申请日以前的抽真空技术和密封技术能够实现本申请的工艺步骤所述的高剪切力和真空度；最后，复审请求人在复审程序中提供的证据，可以说明所用的高剪切真空均质乳化机为市售产品。在上述程序中，申请人在答复第一次审查意见通知书时陈述，该“高剪切真空均质乳化釜”是已知市售产品，其结构、性能及购买来源，本领域技术人员均可获悉。复审请求人在提出复审请求时再次表示，“高剪切真空均质乳化釜”在申请日之前是已知产品，也是市售产品，为现有技术；高剪切真空均质乳化釜是由“高剪切真空均质乳化机”和“釜”组成，釜用型乳化机简称乳化釜，是本领域的公知常识，复审请求人还提供了在申请日前公开“高剪切真空均质乳化机”的土豆网、公司产品展示网站等多份证据，证明“高剪切真空均质乳化机”为申请日前的市售产品。

在一项涉及用于电动车辆的双向充电系统的专利申请中，申请人要求保护的双向充电系统包括用于连接电网和电动车辆的双向终端，电动车辆包含的双向充电器允许电能从上述双向终端传送至该车辆的动力电池或从该车辆的动力电池传送至双向终端。审查员评述创造性引用的对比文件4是采用车载智能终端通过双向充放电机控制完成电动汽车与电网的互动，驳回决定认为对比文件4的车载智能终端相当于本申请的双向终端。申请人在实审答复审查意见以及提出复审请求时，一直坚持认为对比文件4的智能终端是安装在车辆中的车载智能终端，该智能终端显然不是电能的来源，并且电能在充电过程中也并不经过该智能终端；从本申请权利要求的限定中可以清楚地得出本申请的双向终端是连接在电动车辆和电网之间的，本申请的双向终端位于车辆的外部而并非是安装在车辆中。合议组接受了复审请求人对于上述事实的确认，在复审通知书中指出“连接电网和电动车辆的双向终端”为本申请权利要求1的技术方案与对比文件4公开技术方案的区别技术特征之一，并引用公知证据《物联网产业》证明在电网和电动车辆之间设置双向终端是公知技术手段，基于公知的双向终端和对比文件4公开的双向充电器相结合的技术事实评价本申请权利要求1的创造性。在此之后创造性争议的焦点发生了改变，虽然在复审请求人答复复审通知书之后合议组作出维持驳回的复审决定，但复审请求人并未提出行政诉讼。

四、如何考虑授权程序中当事人的承认

前述案件中复审请求人删除“明显”作澄清式解释的答复意见，与上述专利权人对卷曲的棕丝的限缩解释一样，都是当事人针对申请文件或专利文件的相关事实（权利要求保护范围）所作的清晰明确的承认与认可，“自认”的目的明了。如前所述，自认制度的一个重要的方面是，当一方当事人对对方当事人主张的事实承认后，不仅免去对方当事人对该主张事实的举证责任，也免除法庭对该事实的调查核实，法庭可以以该事实作为裁判依据。复审程序中虽然没有与复审请求人对抗的一方当事人，但如果采纳了复审请求人的“自认”，则合议组无需再进行审查核实，可以复审请求人“自认”的事实作为审查结论的依据，这便是诉讼法中自认的本意。而实际上复审程序中合议组的职责是行使行政职权审查专利申请是否符合授权标准，公权利的行使与接受私权自治不可避免地会发生冲突4。笔者认为，接受私权自治的自认对后续程序专利权的保障增大了更多的不确定性，会成为妨碍公权利行使和影响公共利益的障碍。以棕丝案为例，如果合议组接受卷曲的棕丝的限缩解释，这样的一个限缩解释与公示的权利要求中的棕丝含义不同，即使遵从禁止反悔的原则，在侵权程序中依照专利权人的意见非卷曲的棕丝不落入本专利权的保护范围之内而不构成侵权，但对于不了解此“自认”的公众来讲，为避免侵权而不会以非卷曲棕丝为原料来制备棕丝产品，在不知情的情况下，他的生产经营范围受限了，这实则未给社会公众一个明确的指引，也不是适合社会经济活动的正确导向。最主要的是，对于权利要求保护范围的解释，权利交给了专利权人，处理侵权案件的各级法庭，处理确权案件的国家知识产权局都没有解释保护范围的权利，更无需说，禁止反悔的适用需要更多的行政资源以及司法资源来保障，所以笔者认为，这样的私权自治需要谨慎接受。但不是说当事人的认可就都不予接受了。有机硅烷纯化案件中，申请人的两项“自认”是申请人表述的对申请文件进行修改的依据，影响到权利要求修改是否超范围的判断，对于审查员和合议组来讲是不容忽视的当事人意见。上述“自认”本身阐述了一项“事实”，一个在申请文件中没有明确记载但有助于案件事实确认的“事实”。在审查员与申请人的沟通过程中，多一些这样的有助于案件审查以及事实确认的“事实”的“自认”6，无疑是有助于审查、有益于效率的提高的。

上述案件中，合议组都对与权利要求保护范围相关的当事人的承认根据申请文件和专利文件中的相关记载作出了相应认定。合议组认为本领域技术人员知道如何确定在什么样的容许偏差内会获得不实现有机硅烷明显水解这样的效果，实际上是回答了对于明显水解是否会导致权利要求不清楚的问题；而权利要求中的“棕丝”能够得到说明书的支持，是本领域技术人员根据说明书的发明目的及具体实施例能够从说明书中概括得到的，在此情形下，如果申请人在撰写权利要求时希望获得大的保护范围，而在授权程序中又有意作出限缩的解释以维持专利权的稳定，这样的行为是应当予以限制的。

笔者认为，当事人“自认”的内容应该是当事人有权处置的内容，发明实质审查和复审程序依法行政的程序属性决定了审查员的职权与审查范围，如果当事人的“自认”产生于审查意见之后，应该将审查意见与当事人承认的内容作为一个整体来考虑，不能忽略的是对当事人承认的目的探究，认可当事人的“自认”目的在于确认进一步交流的事实基础，引导下一步沟通交流的方向。

但有时审查员更倾向于不能轻信申请人的意见，担心申请人的承认可能是为了获得权利所为，不一定是基于客观事实。比如前述的中性墨水的制备方法案件，申请文件中没有记载采用现有技术中已知的乳化机（釜），单凭申请人陈述的乳化机（釜）是市售产品、现有技术中存在这样的产品就能使申请克服公开不充分的缺陷，这样的“自认”不能不让审查员充满疑虑。但如果申请人的“自认”能够让审查员意识到应该进一步调查核实申请人的主张，再次发出审查意见通知书要求申请人举证证明自己的“自认”，或者审查员按照当事人承认的思路去做合议组那样的补充检索，则可能大大地缩短审查程序。申请人采用现有技术乳化机（釜）的自认，一方面可以通过相关的现有技术证实，另一方面也构成了对申请本身专利性评判的自我约束，从申请人自身来讲不会是一个完全于己有利的“自认”。

如果当事人的承认是基于一定的前提，比如在创造性的讨论中，为了强调区别技术特征的显著和不可获得，对对比文件公开的某些内容予以认定，而在期望的目标不能实现的情况下，再否定之前认可的对比文件公开的内容，这样的情形能适用禁止反悔吗？我们不妨参照一下前述的民事诉讼证据司法解释，其第七条规定了，如果当事人对于于己不利的事实的承认是有附加条件的，“由人民法院综合案件情况决定是否构成自认”。

相比较而言，申请人或复审请求人对本发明技术领域的相关事实了解更多，而审查员的关注点更多的集中在申请的权利要求是否具备创造性等的法律缺陷上，所以申请人或复审请求人的答复意见中关于技术事实的部分对审查员是很重要的，特别是其中的对于技术事实的确认不容忽视。比如前述的双向充电系统案件，审查员认为对比文件4的车载智能终端相当于本申请的双向终端，可能站在审查员的角度，对比文件4的“车载智能终端”与本申请的“双向终端”的功能类似足以给本领域技术人员以启示导致权利要求不具有创造性，申请人的争辩意见不能改变审查员的本申请不具有创造性的观点，此时申请人对于技术事实的确认埋没在其对于权利要求具有创造性的争辩意见中，容易被审查员忽视。因此，对于当事人反复强调的意见陈述，我们在看到争辩意见的同时，更应该看到包含在其中的对本申请及对比文件中相关技术事实的认可，而这认可的技术事实则能帮助审查员或合议组发现在复杂的案件事实隐藏的重要信息，这些信息可能是厘清案件中现有技术或本发明的发明构思与技术脉络所需的，也可能是解决驳回争议的关键所在。

五、小结

不可否认的是，当事人在意见陈述书中表述的承认或认可，无论是否可接受都标志着审查过程中的阶段性成果，都有助于审查员和合议组了解案件实质，聚焦案情中的重点问题。而被审查员或合议组接受的承认或认可，不仅可以消除疑虑，免去了审查员或后续程序的合议组对案件事实的进一步核实，还可能成为作出审查结论的事实依据，节约行政资源。审查员希望看到的是当事人的完全遵从于客观事实的陈述，民事诉讼法中的“自认”更接近于审查实践中的期望值，但行政授权程序的性质决定着专利审查中适用“自认”存在一定的限制条件。客观上讲，当事人对相关事实的正确认识需要以对法律、对审查意见的正确的理解及自身的专业能力为基础，而当事人想获得或保住权利的主观因素又影响了其对客观真实的判断，所以当事人基于自己的认知作出的认可或承认，需要审查员或合议组基于专利申请文件记载的内容、站位本领域技术人员的角度作耐心细致的研判。接受的当事人承认或认可的事实，要能够从说明书等现有申请文件中找到依据，申请人脱离现有申请文件的承认或认可，要谨慎采纳。如果当事人的承认是基于一定的前提作出，而后续由于事实的变化导致前提条件不再存在的，也不宜参照禁反言而拒绝当事人的反悔。申请文件是审查员作出审查结论的依据，也是作出任何判断的事实基础，只有与申请文件的记载相一致的承认或认可才可能与现有的申请文件共同构成下一步审查的资源。审查员的重点是如何发现这样的承认，扩大自己的资源，让自己的审查工作更容易效率更高。

参考文献

[1]朱江梅，民事诉讼自认规则研究，法律硕士论文，2004 年 10 月 

[2] 张卫平，民事诉讼法（第五版），法律出版社，2019 年 8 月第 5 版，第 243 页、第 53 页、第 244 页 

[3] 张卫平，自认制度机理及理论分析，第三届全国民事诉讼法研讨会论文，2000 年 4 月 

[4] 张雁，谨慎与限制 ：论自认在我国知识产权诉讼中的适用，法律适用，2008 年第 4 期 

[5] 张荣彦，专利案件中当事人自认的问题，审查业务通讯，第 11 卷第 6 期

[6] 张华，浅析专利无效程序中当事人的自认，审查业务通讯，第 16 卷第 7 期