《商标法修订草案（征求意见稿）》新增恶意抢注商标条文的主要问题和相关建议

《商标法》从2013年修订时的优化商标使用制度，到2019年修订时的加强恶意注册商标规制，再到2023年修订草案中对加强恶意注册商标规制的进一步强调，体现了一以贯之的立法方向，彰显了立法者根治商标恶意抢注顽疾的决心。但是，修订草案也存在一些亟待回答的问题。《征求意见稿》第二十二条在现行法基础上禁止商标恶意注册申请，但该条在类型规定、规范内涵和法律后果等方面均存在需要探讨之处，本文尝试作出梳理。

近年来，频发的商标恶意注册现象已成为业界关注的重点。《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）第二十二条在现行法基础上禁止商标恶意注册申请，但该条在类型规定、规范内涵和法律后果等方面均存在需要探讨之处，本文尝试作出梳理。

恶意抢注商标的两种类型

从历史发展的角度看，我国的商标恶意抢注类型大体可分为侵犯私益型恶意注册和侵犯公益型恶意注册。对这两种类型的客观梳理，有助于理解和优化《征求意见稿》第二十二条的类型化标准。

在我国，早期的商标恶意注册相对比较简单、直观，即通过在相同或类似商品服务上加前缀、后缀去“傍”别人的商标或者进行变形以故意造成混淆，以及抢注未注册的商标，或者损害他人商业标志的权益，[1] 即针对特定主体利益的恶意抢注。《商标法》第三十二条、第十五条、第十三条主要规制这种针对特定主体的恶意商标抢注行为。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条和二十五条，“如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’”；“人民法院判断诉争商标申请人是否‘恶意注册’他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的，人民法院可以推定其注册构成《商标法》第四十五条第一款所指的‘恶意注册’”。

商标恶意注册的形态近年来发生了变化，出现了损害公共利益的商标注册行为，即具有不正当占用公共资源意图，超出使用需求，在同一时间段内或先后连续性地、大量地将地名、行业术语等公共资源作为商标进行申请 ；此外，还出现了针对同一企业商标的恶意反复抢注、连续抢注、组合式注册、“蹭热点”式抢注等行为。[2]《商标法》第四条旨在规制此种恶意抢注行为，以避免利害关系人受到基于相对事由无效注册商标的五年争议期限的限制，在实践中具有重要作用。本条同《商标法》第四十四条一样，其立法意图在于遏制实践中存在的批量囤积注册商标以转卖牟利等基于非使用目的、不适当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的现象（即损害公共利益的恶意抢注）。“不以使用为目的”禁注规则属于绝对事由，在注册申请、审查核准、商标无效宣告等程序中均具有可适性；但是，不应把“囤积牟利”与“恶意”之间划上等号，“囤积牟利”的意图应当只是“恶意”的一种情形。

在对侵犯私益型恶意注册行为的规制中，《商标法》第四条曾经引起广泛争议。从规范文义和立法目的上看，《商标法》第四条并非单纯禁止“不以使用为目的”的商标注册，而是禁止“不以使用为目的”的“恶意”注册 ；换言之，有些“不以使用为目的”的注册也是能够被接纳的，比如防御商标的注册虽然不直接以使用为目的，但注册人不具有恶意、不是为了阻止他人，而且正商标的使用具有“传导效应”，正商标与联合商标只要使用其一，即符合商标之使用 ；正商标与防御商标使用其一者，其他商标亦具有使用之效力。[3] 因此，本条的重点在于判断“恶意”，“不以使用为目的”只是修饰语，但其限制了本条对恶意抢注的规制范畴，即只限于“不以使用为目的”且不当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的恶意抢注情形。从立法技术看，宜将本条（本句）与第四十四条合并处理，而非在总则中单独规定。《征求意见稿》第二十二条前两项采纳了这种方案，从现行《商标法》第四条和第四十四条中提炼了商标恶意注册的两种典型情形，即：“申请人不得恶意申请商标注册，包括 ：（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的 ；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的。”这样的表述能够从体系上理顺恶意注册商标的法律规制条款。

恶意抢注商标的认定

《商标法》多个条文都涉及行为人的主观状态，如恶意抢注条款中的“恶意”，惩罚性赔偿条款中的“恶意”（第六十三条），商标共同侵权中的“故意”（第五十七条第六项）。关于这些不同条文中的“故意”或“恶意”是否具有相同涵义，目前并无共识。

笔者认为，应当基于“认识因素”和“意志因素”两个方面对“恶意”与“故意”作出统一解释。恶意商标注册条款中的“恶意”内涵，应当包括“明知在先权利”或者“明知侵害注册秩序”的认知因素（可以分别从侵犯公益的认知和侵犯私利的认知两方面考察），以及“仍然追求或放任侵害后果发生”的意志因素（包括直接故意和间接故意）两个方面。

根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条，对恶意的认定应当综合考虑被侵权商标的权利状态和相关商品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。这实质上是从“侵犯私利”的认知因素方面进行的考察。再如，“短期内提交大量商标注册、且无法证明真实使用意图或其他正当理由”，[4]应当属于侵犯公益的认知。在欧盟商标注册的实践中，知悉特定在先权利的存在、没有商标使用的意图、知悉近似商标的存在，都不应等同于“恶意”；“恶意”是指商标申请人的主观动机——不诚实或者其他险恶动机（sinister motive），尤其是如下三个方面 ：

（1）申请人知道或者应当知道他人在相同或类似商品上正在使用相同或近似商标，其注册将与他人使用的标识产生混淆 ；

（2）申请人意图阻止他人继续使用该标识 ；

（3）他人标识受法律保护的程度。[5]上述第（1）和第（2）项内容实质上已经包含了意志因素。

恶意抢注商标的法律后果

《征求意见稿》新增的第八十三条、第八十四条和第四十五条，是关于恶意抢注商标的法律后果的规定。恶意抢注商标的市场主体若后续对他人发起商标维权行动（无论是否进入诉讼程序），是否能作为认定该主体具有诋毁或诉讼恶意的依据？如果能够认定该主体具有恶意，那么，真正的权利人起诉该主体的诉因是什么？这些问题涉及竞争自由与权利滥用的边界，需要妥善处理。

就上述第一个问题而言，关键在于认定“恶意”。法谚有云 ：欺诈毁灭一切。市场主体抢注商标并反告在先使用人，通过行使商标权的方式阻止他人使用，通常引起损害赔偿或不正当竞争之诉。在处理此类案件的过程中，需要注意划定不正当竞争或侵权行为的边界。如果申请人并未违反《商标法》的具体规定，抢先获得商标权之后，向真正的商标使用人发送侵权警告函，导致真正的商标使用人发起商标异议/无效或诉讼等救济程序的，申请人的此类行为应当不属于滥用商标权范畴，而属于正当的权利行使行为。申请人获得商标专用权之后进行维权，当属于商标专用权的应有之义。《商标法》采取注册制度，并且规定了商标异议、无效等救济程序，通过在先使用抗辩等制度维护注册与使用之间的平衡，应当尽量维护商标注册制度的基本价值。如果轻易地将商标权行使行为认定为不正当竞争行为或侵权行为，则可能会打破这种平衡。如果申请人的抢注行为违反了《商标法》的具体规定，则抢注商标乃“问题商标”，申请人利用问题商标发送警告函或发起诉讼的行为，就应当受到否定评价。

从司法实践中关于恶意投诉构成不正当竞争、滥用知识产权侵权警告函构成不正当竞争的裁判来看，法院一般认为，只有在行为人明知或应知投诉的基础权利存在瑕疵仍然发起投诉的情况下，才可认定其具有“恶意”；如果投诉只是在结果意义上未能被支持或者权利基础被无效，则不能仅据此认定行为人具有主观恶意。上述观点遵循了认识因素与意志因素的分析思路。

举例而言，浙江省杭州市余杭区人民法院在许某本与童某刚、玉环县金鑫塑胶有限公司不正当竞争纠纷案中认为 ：童某刚明知其专利权具有较大的不稳定性，仍然通过变造的依据发起投诉，其侵权主观恶意明显 ；客观上，童某刚的投诉造成了许某本的涉案商品链接被删，破坏了许某本的正常经营行为，必然给许某本造成相应的经济损失，进而也损害了正常的市场经济秩序。[6]

最高人民法院在涉侵权警告函的商业诋毁案件中指出 ：“由于专利权人熟知其专利权状况，且应当并一般有能力知道相关涉嫌侵权事实，在发送侵权警告时应当善尽谨慎注意义务，充分披露据以判断涉嫌构成专利侵权的必要信息。”[7]

日本法的主流观点认为 ：当专利权人知道警告内容没有事实或法律依据，或者专利权人本应通过事实分析和必要的法律检索很容易地得出上述结论，则其警告函就应被认定为散布不实事实而具有不法性；如果警告函表面上是合法行使专利权，但在内容或样式上超出了正常范围，其真正目的是通过客户损害竞争对手的商誉，危及对手与客户之间的关系或市场中诸如此类的竞争关系，则此种发送警告函的行为构成不正当竞争行为。[8]

上述涉侵权警告函案件的裁判，进一步明确了行为人在发函之前应当尽到的谨慎注意义务，这属于“应知”判断的认识因素。与“错误投诉”的判定规则类似，不能仅根据“抢注商标”的行为和后果反推行为人具有主观恶意，行为人在抢注之前未能检索权利状况（尽职调查）也不是“恶意”的内容。

就恶意维权的诉因而言，最高人民法院在《民事案件案由规定》中将恶意抢注商标引发的诉讼确定为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，并从一般侵权责任的四个构成要件展开。但司法实践中，此类案件常被归为反不正当竞争案件。《征求意见稿》第八十三条规定 ：“违反本法第二十二条第四项规定，恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。违反本法第二十二条第三项规定，恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，检察机关依法对恶意申请商标注册的行为向人民法院提起诉讼。”此外， 现行《商标法》第六十八条第四款规定了法院的处罚措施 ：“对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。”该条款的正当性值得研究。

最后，《征求意见稿》第四十五条还规定了恶意抢注特定主体商标的强制转移制度，即 ：“对违反本法第十八条、第十九条规定，或者违反本法第二十三条规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该商标移转至自己名下。”现实中，恶意商标申请人通过转让恶意注册商标获取巨大收益，使得商标恶意注册现象屡禁不止。[9]《征求意见稿》第四十五条旨在防止恶意商标申请人通过转让环节获得不当利益 ；相应地，《征求意见稿》第八十三条和第八十四条也斩断了恶意商标申请人通过“维权”获得收益的链条。

总体来看，《商标法》从2013年修订时的优化商标使用制度，到2019年修订时的加强恶意注册商标规制，再到2023年修订草案中对加强恶意注册商标规制的进一步强调，体现了一以贯之的立法方向，彰显了立法者根治商标恶意抢注顽疾的决心。但是，《征求意见稿》也存在一些亟待回答的问题，例如 ：强制转移制度的正当性基础是什么？在强制转移的商标转让链条中，应该如何对待受让人？对此，《征求意见稿》第四十五条并未予以说明。此外，受让人是否有义务在受让商标之前对商标的“前世今生”作“尽职调查”？受让商标后，受让人将该商标投入实际使用并在其上积累的商誉是否能够得到保护？笔者认为，回答上述问题，需要区分侵害公益型恶意注册与侵害私益型恶意注册 ；对于侵害私益型恶意注册，可以类推适用现行《商标法》第四十五条中的五年信赖利益保护期，受让人是否具有“善意”并非决定因素。

参考文献

1 臧宝清 ：《商标恶意注册及法律规制》，《知产财经》2023年3月15日。

2 臧宝清 ：《商标恶意注册及法律规制》，《知产财经》2023年3月15日。

3 参见曾陈明汝著 ：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年版，第141页。

4 “北京知识产权法院规制商标恶意注册十大典型案例”，“中华商标杂志”微信公众号，2023年12月19日访问。

5 Annette  Kur, Martin Senftleben, European Trade Mark Law: A Commentary, Oxford University Press (2017), p.617.

6 成文娟 ：《经营者利用电商平台发起恶意投诉构成不正当竞争》，《知产力》2018年5月3日。

7 最高人民法院（2015）民申字第191号民事裁定书。

8 Japan: Unfair Competition Prevention Act, sec.2(1)(xiii) - "Warning Letter/Metallic Powder", International Review of Intellectual Property and Competition Law 2006, 37(6), 759.

9 彭学龙、刘泳 ：《恶意注册商标强制移转制度研究——评商标法修订草案（征求意见稿）相关条款》，载《知识产权》2023年第9期。