关于“完整包含他人在先商标”情形的审查审理标准初探

一、 问题的发现

2019 年，笔者负责广东省市场监督管理局委托的“探索推进粤港澳大湾区商标注册便利化及保护政策研究”课题时，调研过广东省多家企业的商标保护状况，期间关注到他们反映的“自身主要商标被他人完整包含式注册”[1] 的问题。该问题主要表现为，企业自身辛苦创立的商标品牌在市场上有了一定知名度后，遭受一哄而上的市场围猎，大量同行业者申请注册完整包含其主要商标品牌的商标。

以广州阿道夫个人护理用品有限公司为例，该企业属于新兴的化妆品类中小企业，经努力经营，逐步在洗护行业建立起一定知名度和影响力，但随之而来的是其主要商标“阿道夫”迅速被大量“包含式”注册。据该公司反映，在其主要经营的第3类“洗发液”等商品上，被“包含式”注册近200件（见图 1）。同样，德高( 广州 ) 建材有限公司的主要商标“德高”也遇到相同问题，该公司在建材行业从业多年、积累了一定知名度，其商标被他人“包含式注册”情况触目惊心（见图 2）。在走访调研中，类似于“阿道夫”“德高”商标的案例屡见不鲜，多个企业饱受此问题困扰。

随着调研的深入，笔者发现了更深层次的问题。

一是此类“包含式”注册对新生品牌具有很大杀伤力。“包含式注册”的对象一般集中在一些刚具有一定知名度但上升势头明显的商标品牌。意图仿冒者嗅觉极其敏锐！他们一旦发现一个知名度不断提升、市场声誉逐步提高的商标品牌时，就会蜂拥而上，第一时间申请注册“包含式”商标——这与抢注社会热点词汇、名人姓名等如出一辙。仿冒者往往是同行，有完整的生产链与销售渠道，在“包含式”商标申请注册后，就会抢时间上市产品，并采用与被包含商标产品相近的外包装，极大地增加了对消费者的迷惑性，在商标获准初步审定或注册后，更是有恃无恐地大量扩产，以低价抢占市场，挤占被仿冒者产品市场，并以劣质产品损害被仿冒者声誉。

二是“包含式注册”的商标有较大核准的可能性，造成被仿冒者维权的阻碍。在现行审查标准下，这类“包含式”的商标有相当可能性被初步审定甚至注册公告！多家企业反映，大量“包含式”商标已被初步审定或被核准注册。

三是对“包含式注册”商标的维权程序耗时耗力，被仿冒企业疲于奔命。被仿冒企业大都会通过异议、评审程序对已初步审定或注册的“包含式”商标主张权利，但仿冒者往往会穷尽法律程序，利用后端商标争议期较长，市场监管不易发力之际，持续进行不法侵权行为，凭借所谓“权利模糊期”[2] 获取暴利（这段时间甚至可长达两三年）。在商标权争议期间，被仿冒企业很难进行维权，企业的商标品牌声誉、市场占有率甚至相关消费者的利益往往会受到严重损害。企业在商标后续维权中，往往面临官司和市场两线作战，双线承压，赢了官司却输了市场的例子不在少数。

四是直接影响企业对政府信心，损害商标注册管理的公信力。课题组在调研中深切感受到被仿冒企业的无奈无助，有的被访者对审查工作表示失望或者不理解，抱怨甚至指责审查部门放纵赤裸裸的商标抄袭仿冒行为。可以说，这种“包含式”注册无论是对企业还是对商标注册管理秩序的损害都是巨大的。这个问题的重要性和严重程度，应引起相关部门更多重视和关注。

二、 问题的原因

为什么这些“包含式”商标有相当一部分会被初步审定甚至核准注册呢？调研发现，出现这种情况的原因是复杂的。除了审查员工作量大、长期审查习惯和标准沿袭等因素外，在笔者看来，更重要的原因还是在相关审查审理的标准上。

具有完整包含关系的商标是否应判定为近似商标？商标近似的认定不但包含着商标客观存在的表现内容，同时还涉及消费者或者第三方的主观认知[3]。2016 年发布的《商标审查及审理标准》（下称《标准》）规定，“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，应予以驳回”[4]。从该规定可以看出，完整包含不等于商标近似，还需要考虑引证商标的显著性、知名度等情况。基于我国的审查程序设置，目前在审查阶段，审查员没有主动了解在先商标知名度的责任和渠道，这就会导致本条规定的“一定知名度”标准容易在审查环节落空，从而会对“完整包含他人商标”的商标予以初步审定。一些对商标注册审查标准较为熟悉的仿冒者就抓住了这个“审查漏洞”，把仿冒对象集中在像“阿道夫”这样的“一定知名度商标品牌”，他们知晓这一类的“包含式商标”被初步审定的概率较大。

与典型抢注商标不同，此类“包含式”注册不是为了售卖商标，也不完全是不以使用为目的，他们既注册商标又生产仿冒产品！其目的就是靠生产仿冒产品来获取暴利。且会出现多家不法者围猎注册一个知名商标的情形，呈现出“多且散”的特点。基于此，单看任何一家注册主体，商标申请注册量并不大，恶意也不是那么明显，审查时不易发现，也不完全符合修改后《商标法》第四条规定的典型商标恶意抢注行为[5]。但正是由于多对一，被仿冒者往往会疲于应付，难以招架。

课题组认为这是一个较为重要的问题，把其纳入了研究内容，在该课题的研究成果——《探索推进粤港澳大湾区商标注册便利化及保护政策研究报告》中指出了这种问题的存在，提出由各地行业协会建立《区域重点商标保护名录》的设想，建议对区域有一定知名度商标建立名录，并期望能在审查系统中标示以引起审查员注意。但很明显，这个设想不易推行。除了广东等少数地区外，这项工作目前在全国也没有广泛开展。

三、现行审查审理标准中存在的问题

2021年，国家知识产权局新制定的《商标审查审理指南》（下称《指南》）“下编”第五章第5.1.16条款对此类情形修改了相关表述，明确“商标完整地包含或者摹仿他人在先具有较高知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。”[6] 相对于2016 年《标准》，《指南》对在先商标知名度要求从“一定知名度”上升到“较高知名度”。在笔者看来，《指南》的此处修订不仅无助于解决“包含式”注册他人在先商标的困境，反而会出现更多问题。

首先，第5.1.16 条款可能会削弱一定知名度商标的保护工作。商标的“一定知名度”和“较高知名度”从来都是一个相对概念，但“较高知名度”肯定比“一定知名度”有着更高的要求。观察该条款下所列出的9 个具体案例，在先商标全部都是曾被认定的驰名商标。这无疑会使审查员更加确信：适用本条需要较高的商标知名度。但事实上，驰名商标保护一直是审查工作的重点，商标审查系统中早就对被曾经认定为驰名商标的予以加注，在审查“完整包含在先商标”案件时，审查员能够第一时间发现驰名商标，从而对“完整包含他人驰名商标的”商标予以驳回。相对于驰名商标，具有一定知名度的初创企业商标的数量更为巨大，其保护要求更为迫切，他们类似于茁壮成长的少年，更加需要小心呵护。2016 年《标准》毕竟还要求对包含“一定知名度”的商标与之判为近似商标，《指南》却基本放弃了这一要求，客观上会使审查员在审查中更加忽视那些迫切需要保护的“一定知名度商标”。不仅如此，提高知名度要求，也使被仿冒企业在异议和评审程序中举证责任加大。

其次，第5.1.16 条款可能会进一步加大实践中商标审查、异议、评审标准执行的不统一。在实践中，对“完整包含他人在先商标”的审查审理在审查、异议、评审程序中有着不同的理解和执行。相对于审查而言，评审程序中对“完整包含他人在先商标”的审查更为严格[7]。具体案件中，仅满足“完整包含他人在先商标”一项要件的商标与在先商标很可能会判定为近似商标，他人商标的知名度和显著性只是案件中额外考量的因素。当然，这在一定程度上已经偏离了2016 年《标准》和2021 年《指南》的相关规定。笔者曾在商标评审部门工作多年，遇到过大量“完整包含他人在先商标”不予注册复审案件和无效宣告案件，其中绝大多数案件中合议组均会认定在先商标与“完整包含他人在先商标”为近似商标。此类案件的大量存在本身就说明了审查和评审在这个问题上的标准执行的“割裂”。而在异议程序中，按笔者的观察，更多案件倾向评审的标准，但个案中也有完全不同的结果。第5.1.16 条款把“一定知名度”上升为“较高知名度”，最终会导致审查员在实际审查时，把“较高知名度商标”理解为“驰名商标”，从而更易把“完整包含具有一定知名度的商标”的注册申请给予初步审定，这无疑会加大实践中商标审查、异议、评审标准执行的不统一。

最后，第5.1.16 条款可能造成大量防御性商标注册。如前所述，初创企业对这种仿冒行为深恶痛绝，甚或无可奈何。企业为了避免市场实际损失和大量案件诉累，大量注册防御性商标也顺理成章。这似乎成为一个难解的死结！

四、关于修订相关审查审理标准的建议

对《指南》第5.1.16 条款进行修订。基于上文分析，无论是从提高商标申请质量的角度，还是从加强打击恶意商标注册、提高对一定知名度商标的保护工作，解决初创企业面临的商标围猎困境的角度来说，都有必要对第5.1.16 条款进行修订[8]。笔者认为，即使不考虑在先商标的知名度和显著性，完整包含他人在先商标的商标与在先商标混淆的可能性都较大，除非两商标已经形成明显不同的含义。比如，在先商标是“莲花”，消费者如果使用过“莲花”商品，在看到标注“韵香莲花”“添姿色 莲花”相同商品时还是容易产生混淆的，认为是后者是前者的系列商标产品。也正是基于此，一般在先商标所有人也不能容忍他人申请注册完整包含自己商标的商标。

基于上述分析，个人认为，《指南》第5.1.16 条款可以修订为：

“商标完整包含他人在先商标，且未产生明显不同含义的，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务来源产生混淆的，判定为近似商标。

在先商标有较高知名度和显著性较强的，应判为近似商标。”

本条修订后包括两款。第一款对“完整包含他人在先商标”的商标申请予以分类对待：一种是“完整包含他人在先商标”，又未形成明显不同含义，共存于市场易使相关公众产生混淆的；一种是“完整包含”他人商标（多数是巧合），但含义与在先商标完全不同，在市场上不会造成混淆的注册申请商标。这里没有明确在先商标有“一定知名度”，一方面是为避免审查阶段对在先具有一定商标知名度的信息不畅的问题，另一方面，对大部分“完整包含他人在先商标且未形成明显不同含义的商标”不予注册符合市场实际情况，能够使绝大部分“完整包含式商标”在审查阶段被驳回，避免上文提到的初创企业的艰难维权，解决初创企业有一定知名度商标易被围猎的问题。同时，考虑到部分类似于“青花椒”等显著性较弱的注册商标的存在，对少部分“完整包含在先商标”，但已经形成和在先商标不同含义的申请注册并未完全关闭注册窗口，可避免对显著性较弱商标给予不当强保护的情况。

第二款的设定更加严厉，在先商标知名度较高或者显著性较强的，应予以驳回。需要强调的是，只要在先商标满足以上任一要件，在后商标就应被驳回。这样规定其实是回到了“混淆”这一商标法基本原理。基于在先商标的知名度或者显著性，完整包含商标会与之混淆，而容易造成混淆的商标是不能并存的。可以看到， 这里没有绝对区分“恶意”和“善意”，尽管此种情况绝大多数的“完整包含式注册”是出于恶意。而基于“较高知名度”和“显著性较强”这两个概念较易理解掌握，这样规定也使审查员在审查实践中更易操作。

本条修订基于加强打击恶意商标注册理念，对“完整包含他人在先商标的”商标注册申请基本持否定态度，但又留有窗口，加大了对在先商标的保护强度，旨在杜绝不法市场主体对初创企业一定知名度商标的市场围猎，也有利于审查、异议、评审程序标准执行的一致性。

注释

[1] “商标被他人完整包含式注册”主要是指，他人在后申请注册的商标将在先商标完整包含在内的情形，即两商标之间具有完整包含关系，此类情形一般见于文字商标，如在先为商标为“甲乙丙”，后申请注册商标为“甲乙丙+AB（任意文字）”“（任意文字）AB+ 甲乙丙”，以及其他组合关系“甲乙AB 丙”“甲A 乙B 丙”“A 甲B 乙C 丙”等等.

[2] 在争议期间，由于评审机关、法院并未对商标权做出最终决定，所以被诉侵权的一方在最终判定结果出来前还是可以使用该商标，从权利人维权开始至得出法律上的商标权认定结果这段时间称为“权利模糊期”.

[3] 观点引自《我国现行关于商标近似判断的法律规定与不足之处》一文，作者苏日古嘎，刊载于《法制博览》2021 年5 月下期.

[4] 引自《商标审查及审理标准》（2016）第三部分“商标相同、近似的审查”第四点“商标近似的审查”之（一）“文字商标的审查”的第16 种情形.

[5] 目前审查实践中，规制商标恶意注册申请的重点在于管制“不以使用为目的的大量申请商标注册”以及涉嫌有损国家利益、社会公共利益、占用社会公共资源或者有其他重大不良影响的商标. 对于范围分散的对个别企业商标的“完整包含式注册申请”情形，是否属于恶意注册一般需结合实际情况判断，并未直接明确认定为现行《商标法》第四条所属的恶意注册情形.

[6] 引自《商标审查审理指南》（2021）下编第五章“商标相同、近似的审查审理”中第5 点“具体适用：商标近似的审查”的第16 种情形.

[7] 目前，大量的“商标被在后商标完整包含的情形”都是通过异议、评审以及司法程序进行维权保护，一般来说后续救济程序对此类情形的近似判断标准更为严格.

[8] 另外，本条还存在一个问题，即“摹仿”与“完整包含”不应并列使用，因两者外延内涵差别甚大，表现形式大不相同. 且“摹仿”本身即存在“恶意”，而“完整包含”确有巧合因素存在. 故“摹仿”他人商标与“完整包含”他人商标本不应该置于同一条款. 但“摹仿”商标不是本文研究内容，故不予详述.