涉及援引加入申请的专利审查流程探讨

2021年6月，新修订的《中华人民共和国专利法》正式实施 ；作为其解释性文件的《中华人民共和国专利法实施细则》中增加了援引加入申请文件的规定，以与国际规则接轨。早在2007年4月1日，《专利合作条约》（PCT）中就引入了“援引加入”这一规定，从而使PCT和《专利法条约》（PLT）的规定相一致。根据国家知识产权局第一二五号公告，国家知识产权局作为PCT指定局，对援引加入条款进行保留 ；国际申请在进入中国国家阶段时，对于通过援引在先申请文件的方式加入遗漏项目或者部分而保留原国际申请日的，专利局不予认可。

此次《专利法实施细则》修改后，国家知识产权局取消了对援引加入条款的保留 ；今后的国内申请及国际申请进入中国国家阶段时，均可以通过援引在先申请文件的方式加入遗漏项目或者部分。涉及援引加入相关条款的审查，对我国审查员来说将是一个全新的审查项目 ；具体到操作层面，如何安排审查流程才能实现效率与公平的平衡，值得研究探讨。

国家知识产权局的现有审查流程及潜在问题

受理阶段

1.涉及援引加入的处理流程

根据国家知识产权局2023年修订的《专利审查指南》第五部分第三章2.3.3、《专利法实施细则》第四十五条中通过援引在先申请补交遗漏文件的受理程序的相关规定，发现发明专利申请或者实用新型专利申请缺少说明书（实用新型无附图）或者权利要求书时，如果该申请要求了优先权，专利局发出补交遗漏文件通知书 ；未要求优先权的，专利局发出文件不受理通知书。申请人在首次递交专利申请之日起两个月内或收到补交遗漏文件通知书之日起两个月内提交确认援引加入声明、补交遗漏文件且满足受理条件的，专利局发出受理通知书、缴纳申请费通知书或者收费减缴审批通知书 ；未在规定期限内通过援引在先申请补交遗漏文件或补交后仍不满足受理条件的，专利局发出文件不受理通知书。

2.存在的问题

在受理阶段，审查员需要判断申请是否要求了优先权，且只能机械地通过申请是否填写了优先权声明进行判断。但优先权声明是否错填、漏填，要求的优先权是否成立均无法判断，故而存在判断优先权困难的问题。

初审阶段

1.涉及援引加入的处理流程

2023年修订的《专利审查指南》第一部分第一章4.7.1 规定，以援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书或者说明书，申请人根据《专利法实施细则》第四十五条的规定，以援引在先申请文件的方式补交了遗漏的权利要求书或者说明书的，应当在首次递交专利申请时要求在先申请的优先权，提出援引加入声明 ；申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，即视为提出援引加入声明。申请人还应在首次递交专利申请之日起两个月内或者在专利局指定的期限内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。初步审查中，审查员应当审查的内容详见《专利审查指南》第一部分第一章4.7.1。

2023年修订的《专利审查指南》第一部分第一章4.7.2规定，以援引在先申请文件的方式补交错误提交的权利要求书、说明书，或者缺少的或错误提交的权利要求书、说明书部分内容，可保留申请日 ；根据《专利法实施细则第》四十五条的规定，专利申请缺少权利要求书、说明书部分内容，或者错误提交权利要求书、说明书或其部分内容的，可以以援引在先申请文件的方式补交缺少或者正确的部分，而保留申请日。申请人在递交日要求了在先申请的优先权，请求以援引在先申请文件的方式补交权利要求书、说明书部分内容的，应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明 ；申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，即视为提出援引加入声明。申请人还应在专利申请递交日起两个月内或者在专利局指定的期限内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。对于专利申请发出补正通知书指出申请文件存在形式缺陷的，申请人可以在指定的期限内提交确认援引加入声明，以援引在先申请文件的方式克服缺陷 ；未在递交日要求优先权或者未在规定的期限内提交援引加入声明及确认援引加入声明的，审查员应当针对援引加入声明发出视为未提出通知书。以援引在先申请文件的方式补交申请文件还应符合的其他要求，详见《专利审查指南》第一部分第一章4.7.2。

2.存在的问题

首先，初审阶段对优先权是否成立的判断，仅是从形式上判断优先权声明是否满足相关规定，优先权实质上是否成立则无法判断。

其次，根据以上援引加入的相关规定，如果申请人补交的申请文件或者申请文件的部分内容不符合相关规定，审查员应当发出重新确定申请日通知书，以补交权利要求书、说明书或者其部分内容之日为申请日。此时，申请人想保留原申请日而不是重新确定申请日的，无法通过撤回援引加入声明的方式保留原申请日，而国际上的一些条约（例如PLT第5条、日本专利法施行规则第27条）则允许申请人依据个人意愿撤回援引加入并保留原申请日。我国的相关规定与国际上的通行处理办法存在不一致之处。

最后，通过援引加入不成立重新确定申请日、补全申请文件存在的缺陷，对未要求优先权的申请人来说是显失公平的，而国际上的一些条约[例如PCT条约11（2）和PLT第5条]允许未要求优先权的申请人通过遗漏补交的方式补齐申请文件并重新确定申请日。在此方面，我国的相关规定与国际上的通行处理办法也存在不一致之处。

实审阶段

1.涉及援引加入的处理流程

2023年修订的《专利审查指南》第二部分第八章4.1 规定，审查员首次审查所针对的文本，通常是申请人按照《专利法》及其实施细则规定提交的原始申请文件，或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。按照规定，以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书或说明书的内容，是原始申请文件的一部分。审查员应当在初步审查部门审查的基础上，核实补交的内容是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中 ；未包含的，应当重新确定申请日，以后补交文件的日期为申请日。重新确定申请日之前，应当发出审查意见通知书，给申请人至少一次陈述意见的机会。

2.存在的问题

首先，申请进入实质审查阶段后，如审查员在对优先权进行审查时发现该申请要求的优先权实质上不能成立，但在受理阶段和初审阶段已经允许申请人通过援引在先申请文件的方式补交了申请文件的，此时，按照前述规定发出重新确定申请日通知书，无疑是推翻了前两个阶段的审查意见，不但会引起申请人的不满，也会对国家知识产权局的公信力造成影响。

其次，如果申请通过援引加入补交权利要求书或者说明书的全部内容（即缺项的情况），但其优先权实质上是不成立的，则该申请实际上属于不予受理的情况。但若该申请已经进入实审阶段，也早已经过公布阶段，审查员不可能再发出不予受理通知书。此时，申请人如何修改申请，审查员才能予以认可？这一问题也没有明确答案。

各阶段问题汇总

综上所述，目前，国家知识产权局针对涉及援引加入申请的审查流程中，主要存在以下三方面问题。

1.重复判断优先权

在受理、初审和实审阶段，审查员均需要对优先权进行判断。在受理阶段，仅根据请求书中是否记载了优先权信息来确定申请是否要求了优先权、是否需要发出补交遗漏文件通知书 ；在初审阶段，根据请求书中填写的优先权声明中的各项信息是否符合相关规定进行判断，进而判断援引加入声明是否符合相关规定；在实审阶段，才对优先权实质上是否合格进行判断。一旦申请进入实审阶段以后，审查员发现已经被接受的援引加入文件实质上不符合相关规定时，就可能存在前后审查意见不一致的情形。

2.无法撤回援引加入声明

如果援引加入不成立，审查员会发出重新确定申请日通知书。由于没有可以撤回援引加入的相关规定，申请人并无后路可退，只能重新确定申请日，无法保留原来的申请日。

3.对其他申请人显失公平

如果援引加入不成立，审查员会发出重新确定申请日通知书，以补交申请文件的日期重新确定申请日。申请人可以通过这样的方式补齐申请文件，放弃原来的申请日。但这样的做法对未要求优先权的其他申请人来说是明显不公平的。

援引加入相关条款的梳理

PCT及其实施细则中的相关规定

PCT细则20.6规定，援引加入应当满足一定的条件：

（1）向受理局提交书面说明，确认本国际申请中涉及 PCT条约11条（1）（iii）(d)和/或(e)的项目，是根据细则4.18规定通过援引方式加入 ；（2）附具涉及包含于在先申请的整个项目或者部分的一页或者多页 ；（3）如果受理局无法获得优先权文件，则应附具优先权文件副本（对于中国国家知识产权局来说，如果在先申请是向中国提交的，则可以不附具优先权文件副本）；（4）如果在先申请与国际申请的语言不一致，则应提交在先申请的译文 ；（5）如果遗漏说明书、权利要求书或者附图的部分内容，则应书面指明该部分包含于在先申请中的位置（或者译文中的位置）。

如果不满足以上PCT条约11条（1）规定的条件，申请人还可以根据PCT条约11条（2）的规定及PCT实施细则的要求，提供必要的改正 ；受理局应以收到必要的改正之日作为国际申请日。

PLT中的相关规定

PLT第5条第五、六项规定，针对说明书或者附图的遗漏部分的补充，申请人可以在规定期限内补交说明书的一部分或者附图遗漏的内容（遗漏补交）；同时，申请人也可以以援引作为优先权基础的在先申请中的内容的方式，加入遗漏部分。PLT第5条还规定，提交的遗漏的说明书部分或遗漏的附图，在缔约方确定的

期限内可以撤回。

对我国现有援引加入审查流程的建议

针对重复判断优先权问题的建议

1.专职处理

可以将涉及援引加入的申请分配给特定的审查员，由这些审查员进行优先权是否实质成立的判断，并给出援引加入是否合格的结论，避免重复判断和产生不一致的结论的可能。

例如，可对一些审查员进行优先权审查的专项培训。在受理阶段发现涉及援引加入的申请之后，直接将案件分配给上述接受过专项培训的审查员，进行优先权是否实质成立的判断 ；如实质上成立，则进入下一流程 ；如实质上不成立，则发送相应通知书告知申请人。

2.实审前置

国家知识产权局可以参考外局的一些做法，使实审审查员在受理阶段即进入审查流程（即实审前置）。如申请人在受理阶段提交了援引加入声明，实审审查员即对该申请涉及的优先权进行实质判断，给出优先权是否成立的最终结论，然后该申请再进入初审阶段，进行援引加入是否成立的审查。申请在进入实质审查后，并不必然需要对优先权是否实质成立进行判断，因此上述做法有可能增加了优先权判断的工作量 ；但相比于在各个阶段重复判断优先权还有可能造成结论不一致的现状来说，上述做法依然利大于弊。

针对无法撤回援引加入声明的建议

我国可借鉴PLT及日本专利局的相关规定，在《专利法》及其实施细则修改时综合考虑申请人的意愿，允许其在指定期限内撤回已经提交的援引加入声明。

针对重新确定申请日对其他申请人显失公平的建议

我国可参考国际上的相关规定（例如PCT和PLT中关于遗漏补交的规定），在《专利法》及其实施细则修订时增加允许遗漏补交的内容，允许未要求优先权的申请人通过遗漏补交的方式补全缺失的申请文件，并重新确定申请日。

小结

本文通过对中、美、日、欧各知识产权局针对涉及援引加入的申请的规定的梳理，发现了国家知识产权局目前在受理阶段、初审阶段、实审阶段涉及援引加入的处理流程中可能存在的问题，并结合国家知识产权局实际情况，综合考虑各方面因素，针对现有流程中可能存在的问题提出解决方案，以期在审查实践中不断完善现有审查流程，实现援引加入这一全新审查项目的流程优化。