专利默示许可的认定

【裁判要旨】

专利权人主动向被诉侵权人提供并意图使其实施专利技术方案，但未披露其专利权，直至被诉侵权人实施完毕方才请求侵权救济，被诉侵权人主张其已获得专利权人默示许可的，人民法院可予支持。

【关键词】

专利 侵权 诚实信用 主动提供 隐瞒权利 怠于主张权利 默示许可

【基本案情】

在上诉人江苏某围栏系统公司与被上诉人厦门某工程技术公司、厦门某建设集团公司、原审被告河北某丝网集团公司、原审第三人某工程设计公司侵害发明专利权纠纷案中，涉及专利权人为江苏某围栏系统公司、专利号为201110403257.8、名称为“围栏柱及具有该围栏柱的围栏系统”的发明专利（以下简称涉案专利）。

江苏某围栏系统公司认为，安装在福建某工程项目（以下简称涉案工程）的防攀爬围栏采用的技术方案落入涉案专利权的保护范围，厦门某工程技术公司、厦门某建设集团公司分别是该工程的代建单位、施工单位，该两公司的行为侵害了江苏某围栏系统公司享有的涉案专利权，应当承担相应的侵权责任。江苏某围栏系统公司向福建省厦门市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令厦门某工程技术公司、厦门某建设集团公司停止侵害并赔偿其经济损失（含维权合理开支）300万元。

一审法院认为，江苏某围栏系统公司的行为应视为其许可在涉案工程中使用涉案专利，故判决驳回江苏某围栏系统公司的诉讼请求。

江苏某围栏系统公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张其向涉案工程设计单位某工程设计公司提供设计图是推荐涉案专利的商业推广行为，而非专利许可。

最高人民法院于2022年12月15日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，专利法第十一条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

专利侵权判定的关键在于实施专利是否获得专利权人的许可。如果获得了专利权人的明示许可，行为人实施专利的行为自然不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为；如果行为人实施专利虽未获得专利权人明示许可，但结合具体案情，根据专利权人的行为可以推断其具有默示许可的意思表示，则可以认定行为人实施专利的行为不构成侵害专利权。

本案中，首先，江苏某围栏系统公司提供设计图的时间晚于某工程设计公司与涉案工程的发包单位福建省某单位签订设计合同的时间，且相关图纸内容明确指向了涉案工程，可见江苏某围栏系统公司对于其向某工程设计公司提供的设计方案将用于涉案工程系属明知。

其次，2015年2月至10月，江苏某围栏系统公司与某工程设计公司就涉案工程设计事宜持续沟通，期间根据某工程设计公司要求对设计方案进行了修改，最终确定的设计图明确标注有防攀爬围栏的长宽尺寸、材质规格、样式参数等技术要求，可以确定作为权利人的江苏某围栏系统公司深度参与了涉案工程的设计工作。

再次，经查明，涉案工程的施工图中关于防攀爬围栏的设计方案与江苏某围栏系统公司发送给某工程设计公司电子邮件的相关内容相符，系涉案专利技术方案。而代建合同、施工合同均明确约定了该设计方案不得随意变更，厦门某工程技术公司、厦门某建设集团公司严格履行相关合同必然会导致实施涉案专利的结果。

最后，江苏某围栏系统公司早已知晓涉案工程的发包人和实际使用单位为福建省某单位，但江苏某围栏系统公司并未将相关专利情况告知福建省某单位，也未告知厦门某工程技术公司和厦门某建设集团公司。江苏某围栏系统公司故意隐瞒上述关键事实的行为，使福建省某单位丧失了在实际施工前要求某工程设计公司更改设计方案，或与某工程设计公司就设计费重新进行协商议价的机会，从而导致被纳入设计图的专利技术方案成为了涉案工程的不可替代之方案。迟至工程竣工前半年左右，江苏某围栏系统公司才发出告知提醒函，意图收取专利许可费，此种做法不符合诚实信用原则，极易导致发生纠纷。

综上，在权利人江苏某围栏系统公司明知其提供的设计方案用于涉案工程，且深度参与了设计工作，涉案工程亦严格按照图纸施工的情况下，应认定江苏某围栏系统公司默示许可相关主体在涉案工程中实施涉案专利。江苏某围栏系统公司主张代建单位厦门某工程技术公司及施工单位厦门某建设集团公司侵害涉案专利，缺乏事实和法律依据。