涉重复索赔认定实用新型专利侵权纠纷案

一审案号：（2020）苏01民初3517号

二审案号：（2021）最高法知民终2006号

裁判要旨

工程总承包人就分包人实施的专利侵权行为及其结果与专利权人达成调解协议，并根据法院出具的民事调解书实际履行完毕后，其结果及于分包人。所涉专利侵权纠纷已经解决完毕，专利权人再次向分包人主张专利侵权责任，并要求分包人承担赔偿责任的，构成重复索赔，不应获得支持。

案情介绍

上诉人（原审原告）：江苏省紫葳建筑技术研究所有限公司（简称紫葳公司）

被上诉人（原审被告）：邗江区新源菱镁制品厂（简称新源菱镁厂）

紫葳公司是ZL201020686142.5号“住宅厨房集中排油烟管的八字型变压结构”实用新型专利权人，该专利于2011年8月10日获得授权并公告。2019年7月16日，紫葳公司对扬州市春辰路北侧的“观湖尚苑”工地上使用的“住宅厨房集中排油烟管的八字型变压结构”产品进行取证，并根据取证事实，于2019年10月以广东蕉岭建筑工程集团有限公司（简称蕉岭公司）作为被告，提起侵害其ZL201020686142.5号专利权的（2019）苏01民初3031号诉讼。蕉岭公司系涉案工程的总承包单位；新源菱镁厂系所涉排烟道工程的分包人，只能根据设计单位出具的施工图纸按图施工。在（2019）苏01民初3031号案件中，紫葳公司与蕉岭公司达成调解协议，并由法院出具民事调解书予以确认。调解协议的主要内容包括蕉岭公司自签收调解书之日起不再在“观湖尚苑”项目中安装、使用被诉侵权产品，已经安装使用的被诉侵权产品不需拆除；蕉岭公司赔偿紫葳公司经济损失7万元；双方当事人再无其他争议。

紫葳公司认为，蕉岭公司实施了被诉侵权产品的使用行为，新源菱镁厂实施了被诉侵权产品的制造、销售行为，两者行为不同，应当各自承担相应的民事责任，故诉至法院，请求新源菱镁厂立即停止侵权，并赔偿其经济损失及合理支出共计7万元。

江苏省南京市中级人民法院一审认为，被诉侵权产品落入紫葳公司主张的涉案专利权的保护范围，但紫葳公司与蕉岭公司达成的调解协议已经确认紫葳公司不再主张蕉岭公司拆除已经安装使用的被诉侵权产品，蕉岭公司已经完成的安装、使用被诉侵权产品的行为已经得到紫葳公司的认可，相应的制造被诉侵权产品的行为无论是由蕉岭公司直接实施还是由蕉岭公司指派的案外人实施，紫葳公司主张其立即停止的诉求均不能成立。紫葳公司已与蕉岭公司就涉案被诉侵权产品达成调解协议，并获得赔偿款7万元。综上，法院一审判决：驳回紫葳公司的诉讼请求。

紫葳公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，后又撤回上诉。最高人民法院裁定准许其撤回上诉。一审判决已生效。

典型意义

本案涉及分包人根据总包人的工程需求，在按图施工过程中实施他人专利的行为责任的承担问题。通常而言，实施他人专利的主体系第一责任人，需要承担相应的侵权责任。

本案中，新源菱镁厂作为分包人，承接了涉案工程中的排烟道工程，并在该工程施工过程中实施了紫葳公司的专利，其行为构成侵权，应当承担相应的侵权责任。但紫葳公司曾就涉案专利以涉案工程总包人蕉岭公司作为被告提起侵权诉讼，并在该诉讼中与蕉岭公司达成调解协议，并由法院出具民事调解书予以确认。调解协议约定，在蕉岭公司支付7万元赔偿款的情况下，允许蕉岭公司继续使用已经制造、安装好的被诉侵权产品，也即相应的被诉侵权产品已经成为经紫葳公司追认许可使用的产品，追认的效力应当及于分包人新源菱镁厂制造该产品的行为。因此，不能将新源菱镁厂、蕉岭公司与被诉侵权产品相关的行为进行人为割裂。紫葳公司在与蕉岭公司达成调解协议后，针对被诉侵权产品的矛盾纠纷已经解决完毕，紫葳公司针对分包人制造涉案被诉侵权产品的行为另行提起诉讼，并另行主张赔偿，看似具有一定的逻辑基础，实质系对其与蕉岭公司达成的调解协议结果的否定，不应获得支持。

本案的处理结果规范了权利人的维权诉讼活动，对类似矛盾纠纷的化解具有一定的参考价值。