变形使用商标，“银沙”被“金沙”诉至法院

一方为“银沙”，一方为“金沙”，前者将商标标识“变形”为与后者商标相近似的标识使用于经营活动中，被后者提起商标侵权及不正当竞争诉讼，并以连续3年不使用为由被申请撤销。

继河南省高级人民法院判定“银沙”商标拥有方构成侵权后，北京市高级人民法院日前作出二审判决，认定第4432715号“银沙”商标（下称诉争商标）权利人提交的证据未能形成完整的证据链证明诉争商标于2016年8月至2019年8月期间（下称指定期间）在核定商品上进行了公开、合法、真实、有效的使用，国家知识产权局对诉争商标予以撤销的决定得以维持。

商标变形起争执

2004年12月，黎某某提交诉争商标的注册申请，2007年7月注册公告，核定使用在含水果的酒精饮料、酒精饮料（啤酒除外）、酒（饮料）、黄酒等第33类商品上，后经续展商标专用权期限至2027年7月。2019年起，黎某某将诉争商标以独占许可的方式许可给贵州赖仁酿酒有限公司（下称贵州赖仁公司）使用。

国家企业信用信息公示系统显示，贵州赖仁公司前身为成立于2004年7月的贵州省平坝云盛酒业有限公司，2008年4月变更企业名称为贵州银沙酒业有限公司，2012年6月变更为现企业名称。黎某某曾为该公司法定代表人，现为该公司大股东，担任监事与财务负责人。同时，黎某某是贵州银沙窖酒酒业有限公司（下称贵州银沙窖公司）的大股东，担任监事和财务负责人。

2019年8月，贵州金沙窖酒酒业有限公司（下称贵州金沙窖公司）以连续3年不使用为由，向国家知识产权局提出撤销诉争商标注册的申请。2020年3月，国家知识产权局作出对诉争商标予以维持的决定。贵州金沙窖公司不服该决定，于2020年4月向国家知识产权局申请复审，主张黎某某为自然人或个体工商户，没有经济实力生产诉争商标核定使用的商品，而且其经市场调查未见到标有诉争商标的商品。

黎某某辩称，其为诉争商标持有人，同时也是贵州赖仁公司的创始人和实际控制人，诉争商标由其授权经贵州赖仁公司持续使用已取得良好品牌效益。

在撤销和撤销复审阶段，黎某某提交了贵州赖仁公司食品生产许可证与营业执照副本及不动产权证书和公司章程、银沙天猫旗舰店截图、经销合同与发件单及发货清单、包装购销合同与货物托运单及送货单、产品销货清单与入库单及食品销售台账、产品包装等。

2020年12月，国家知识产权局作出复审决定认为，黎某某提交的证据或为单方、自制证据，或未体现所有人且无形成时间，或未体现使用诉争商标的商品在市场中的流通情况，不能形成完整、有效的证据链以证明其于指定期间内在核定商品上对诉争商标进行了真实、有效的使用，据此对诉争商标的注册予以撤销。

黎某某不服上述复审决定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼，并补充提交了网络自媒体新闻报道、贵州银沙窖公司工商登记信息、外观设计专利证书、国家监督抽检抽样单等26份证据材料。

商标使用勿“任性”

北京知识产权法院经审理认为，黎某某在撤销及撤销复审阶段提交的食品生产许可证、营业执照等无法证明诉争商标进行了有效使用；相关生产证明、购销合同、销售清单等无法证明诉争商标已投入实际使用且相关商品进入市场流通；产品包装及图片无证据形成时间，无法证明诉争商标于指定期间内进行了商标法意义上的使用。

针对黎某某在诉讼阶段补充提交的证据，北京知识产权法院认为，商标注册证、营业执照等证据仅证明诉争商标的相关信息，无法证明诉争商标的实际使用；黔中新区管委会与平坝区市场监督管理局出具的证明等无法证明诉争商标已进入市场流通；经销合同、送货单、购销合同等证据部分未显示诉争商标，且无相应发票佐证，无法证明合同的实际履行情况，也不能证明标注诉争商标的商品实际进入市场流通；网页截图信息、产品图片等为自制证据，不予采信。

综上，北京知识产权法院一审判决驳回了黎某某提出的诉讼请求。

黎某某不服一审判决，继而向北京市高级人民法院提起上诉，主张贵州金沙窖公司在其他法院审理的商标侵权案中，认为黎某某授权贵州赖仁公司使用诉争商标对其构成侵权，在该案中却否认贵州赖仁公司于指定期间使用了诉争商标，其前后不一的陈述自相矛盾。

北京市高级人民法院经审理认为，黎某某提交的证据不能形成完整的证据链以证明诉争商标于指定期间在核定商品上进行了公开、合法、真实、有效的使用，而贵州金沙窖公司针对诉争商标以连续3年不使用为由提出撤销申请的主观意图并非该案审查范围，据此驳回黎某某的上诉请求。

根据商标法第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方有关部门责令限期改正；期满不改正的，由国家知识产权局撤销相应注册商标。“不仅如此，对注册商标‘变形’后进行使用，还可能会侵犯他人注册商标专用权。”浙江天册律师事务所律师姚小娟表示，作为商标的专用权人或被许可使用人，要严格按照注册商标核定使用的范围来使用，如果超过使用范围则可能跨入他人商标禁用权范围，构成对他人注册商标专用权的侵犯。

“在商标被核准注册后，如果经营主体对注册商标有‘变形’使用的需求，建议就‘变形’后的标识提交商标注册申请。如将注册商标与其他文字或图形等元素一并使用在同一商品或服务上，在布局上需要注意避免与其他元素的组合导致注册商标显著识别部分在使用过程中的弱化。”姚小娟建议，该案也提醒其他经营主体，如果将自身注册商标“变形”后进行使用，不但可能违反商标法第四十九条的规定，而且还可能导致自身注册商标因连续3年不使用而被撤销。