“淡化标准”在平面商标商品化立体使用商标侵权中的适用

一、平面商标商品化立体使用行为的侵权认定实践

（一）平面商标商品化立体使用的定义

平面商标商品化立体使用没有明确的法律定义，一般是指将二维平面商标进行立体化后的三维形态直接作为商品本身形状进行生产销售等行为，也称平面商标立体化。有学者对该行为作如下定义：“平面商标立体化使用是将本为二维平面商标立体化，或将平面的图形表现在三维的商品上，即商标全部覆盖在商品上的使用。”[1]

以平面商标立体化的方式侵害商标权利的现象早已存在，但由于我国《商标法》未对该行为进行界定，导致司法实践难以统一。如2018年历经二审的“香奈儿首饰”案[2]曾引发了较大争议。一审法院认为，涉案平面商标立体化后的首饰属于该商标核定商品范围，能够造成商标混淆，故认定被告行为构成商标侵权。二审法院对此不予认同，改判被告不侵权。此案的焦点问题是，平面商标商品化立体使用的行为能否构成商标性使用以及是否造成混淆。如果无法对该问题进行明确定性，就无法进行合理的法律适用，也就不能对该行为进行有效调整。

（二）平面商标商品化立体使用是否构成侵权的认定对比

为了回答平面商标商品化立体使用是否构成商标侵权问题，笔者对我国司法实践中典型案例的判决理由进行了列表梳理，对比如下：

从对比图表可见，现有判决中对平面商标立体化行为是否构成侵权的认定都是依据《商标法》第五十七条规定的“混淆标准”进行。认定的关键在于这种使用是否构成商标性使用，以及是否能够造成相关公众的混淆。

在认为不构成商标权侵权的观点看来，平面商标商品化立体使用无法将商品与商标相分离，即根据日常经验或相关公众的通常认知，不会认为该立体化商品与某平面商标有关，故该使用行为不构成商标性使用[11]。因此，一般消费者不会产生该商品与平面商标属于同一来源的误解或混淆，故该行为不构成侵害商标权。

而认为构成侵害商标权的观点认为，平面商标商品化立体使用实则与立体商标的使用方式相同，所以当平面商标立体化后，只要能够达到立体商标的注册条件，该使用行为就构成商标性使用。如果消费者对立体化后的商品与平面商标的来源产生混淆，则构成商标侵权。

此外，国家知识产权局曾在给四川省知识产权局的批复[12]中指出，当原平面商标具有较高知名度和显著性时，销售商品形状与他人同类商品注册商标图形一致的行为属于《商标法实施条例》第七十六条[13]规定的商标使用的扩展，可以构成《商标法》第五十七条规定的商标混淆。

很明显，现有实践在认定平面商标商品化立体使用行为是否构成侵权时，都落脚在该行为能否构成商标混淆。持不同观点的人各执一词，难以统一认识。

二、适用“混淆标准”认定平面商标商品化立体使用侵权的不足

从上述案例可以看到，法院在处理平面商标商品化立体使用纠纷时，均以《商标法》第五十七条为依据，以是否造成商标混淆作为认定侵权的标准，但实际效果不尽如人意。

（一）对适用“混淆标准”认定商标侵权的分析

根据《商标法》第五十七条[14]的规定认定平面商标立体化行为构成侵权，仅需要判断其能否构成第（一）项、第（二）项规定的商标混淆行为。

首先，关于平面商标标识本身，想要受到《商标法》的保护，需要其立体化后的形状能够满足立体商标的注册条件[15]，即平面商标的要素为自主设计的非已有形状或图案，不能与现有商品或服务相关联，同时具有非功能性和显著性。从视觉上看，显然二维的平面商标与其立体化后的三维商品形状存在巨大区别，不可能形成相同商标，仅能构成近似商标，故可以排除《商标法》第五十七条第（一）项的情形。

其次，判断商标这一使用是否构成在相同或类似商品上使用，需要同时满足商标性使用以及商品相同或类似两个条件。关于商标性使用，即平面商标立体化后能够起到识别商品来源的作用。根据消费者的一般认知，无法将普通商标立体化后的商品视为商标，只有该平面商标具有较高知名度时，消费者才可能在购买其立体化商品时联想到该商标，才有可能直接根据该商品外形识别来源。因此，构成商标性使用需要原平面商标具有较高知名度。但需要说明的是，我国法律并没有限定商标具体的使用方式，侵害商标权中的使用并不限于以商标标识的方式使用，将与他人相同或近似商标作为商品名称或商品装潢，也可能导致商标侵权。[16]

再次，相关公众对商品来源产生混淆，还需要满足该商品所属品类与原平面商标指定品类相同、类似或能产生关联，以及销售面对的市场群体相对一致等条件。

所以，适用“混淆标准”认定平面商标商品化立体使用是否构成侵权时，一是要求平面商标立体化后能满足立体商标的注册条件；二是要求原商标具有高知名度，使得立体化后的商品能起到识别商品来源的作用；三是要结合商品具体使用形式、所属品类等判断是否会误导公众、造成混淆，最终认定是否构成侵权。

（二）适用“混淆标准”存在的问题

适用“混淆标准”虽然可以对平面商标立体化行为进行认定，但由于考量要素多，任何一个要素出现问题都会导致无法构成侵权，故对于权利人来说，最终的结果往往不尽如人意。

1.保护范围受限

平面商标商品化立体使用行为之所以引起争议，是因为其有别于传统的平面商标使用方式——直接将商标立体化作为商品出售。如果确实存在为了攀附商标知名度和影响力的情况，仅以“不构成商标性使用”为由否定侵权，将导致权利人处于依法享有商标权却不能据此维护自身权益的不利地位，只能试图从《反不正当竞争法》的路径进行有限范围内的维权。此外，商标这一使用虽然具有造成商标混淆的可能性，但从消费者的普遍认知角度，大多数情况下实难产生混淆。如果没有造成混淆就无法构成侵权，那么权利人又谈何通过《商标法》寻求救济？

2.侵权认定论证困难

从法院实践来看，如果适用“混淆标准”认定商标这一使用是否构成侵权，不仅需要论证的要素繁多，且缺乏统一标准。

例如，上述分析中已经体现了对平面商标本身知名度的要求，只有高知名度的平面商标，其立体化使用才可能具有识别商品来源的作用，从而构成商标性使用。但高知名度应该达到什么程度，和驰名商标有什么区别，对此没有具体、统一的标准，需要法官根据个案认定。

再如，平面商标立体化后的三维形状需要满足立体商标的注册条件才可以获得保护，否则会不当地扩大商标保护范围。例如，被立体化的商标具有美学功能性，本身不可能享有商标权利，无需讨论是否侵权。[17]然而，如果要求立体化后的三维形状满足立体商标的注册条件，等同于在司法实践中侧面认定了其立体商标的地位，意味着权利人可以据此申请立体商标的注册，架空了立体商标的注册申请审查程序，这显然不合理。如果要求平面商标立体化后不违反立体商标的注册条件即可，同样需要在实践中进行具体的认定流程，不仅没有减少法律适用成本，还增加了一个模糊的“不违反”的要素。

可见，从商标混淆的角度来认定平面商标立体化使用构成侵权，论证较为困难，也无法覆盖应有的保护范围。

三、适用“淡化标准”认定平面商标商品化立体使用的可能性

基于上述分析，本文认为，以“淡化标准”认定平面商标商品化立体使用侵害商标权，更有利于对权利人进行保护。

（一）商标混淆侵权与商标淡化侵权的标准差异

首先，在《商标法》第五十七条规定的商标侵权行为中，商标混淆是最主要的行为类型。此规定包含对消费者利益的保护，是为了避免相关公众对商品来源产生混淆，将他人商品误认为来源于商标权利人，从而错误地期待该产品具有该注册商标代表的商誉、商品质量和功能等。而商标淡化仅体现在《商标法》第十三条针对驰名商标的规定中，该条款侧重对权利人的保护，并不要求消费者对商品来源产生误认，一般是指弱化商标和商品之间唯一对应的联系，丑化权利人对商标原本的定位等行为。

其次，商标混淆仅适用于商标在相同或类似商品中的使用，包括注册驰名商标的跨类保护在内，都需要判断被控侵权商品类别与驰名商标指定品类之间的关联性，不能直接等同于“全类保护”。商标淡化目前只适用于驰名商标的保护，且反淡化保护不需要判断被控侵权商品、服务与原平面商标核定使用品类之间的关联度。

（二）适用“淡化标准”认定商标侵权的理由

由于“混淆标准”不足以全面保护权利人的利益，需要寻找其它有效途径予以补充。

按照商标的知名度划分，平面商标商品化立体使用可能有以下情形：

（1）普通平面商标被立体化后作为商品销售，该商品相对小众；

（2）普通平面商标被立体化后作为商品销售，该商品具有较高人气和知名度；

（3）知名度高的平面商标被立体化后作为商品销售，该商品不知名；

（4）知名度高的平面商标被立体化后作为商品销售，该商品也具有较高知名度。

根据上述分析，要求平面商标具有高知名度，即只有第（3）种、第（4）种情形有构成商标混淆侵权行为的可能性，更多的是消费者看到商标立体化后的商品，只是联想到原高知名度的平面商标但不会产生混淆。而这一情况恰好直接对应商标的淡化。因此，本文选择“淡化标准”作为认定平面商标立体化的侵权适用标准。

首先，平面商标是否具有“高知名度”，可以直接参照驰名商标的认定标准。一方面，无论以什么形式使用平面商标立体化后的三维形状，都要让相关公众产生联想，这种知名度的要求本质上比肩驰名商标，即驰名商标的保护范围与这个“高知名度”的保护范围相对一致，能够对真正有需要的权利人进行保护；另一方面，我国司法实践已经具有认定驰名商标的经验，直接适用已有的驰名商标认定标准，不需要另外创造一个知名度标准，能够节约法律适用成本。

其次，适用“淡化标准”仅要求平面商标本身为自主设计的非现有图案或符号，不需要判定其立体化形状能否满足立体商标的注册条件。事实上，我国成功注册的立体商标少之又少，现有少量的立体商标也大多是经过长期使用才获准注册。因此，即使某平面商标立体化形状具有显著性，也很难满足立体商标的注册条件。故这一要件的增设不仅增加法律适用成本，还可能导致明显的侵权行为无法受到规制。保护平面商标立体化使用的外形，无非是要避免被立体化的高知名度的平面商标很容易被“搭便车”的情况。除非平面商标是已有形状或图案，如足球形状的平面商标立体化后是已知商品，显然不能享有排他权利。一般情况下，对应保护的平面商标范围设定驰名商标的限制已经足够，该商标图案不应阻碍侵权的认定。

再次，要求平面商标与其立体化形状具有较高近似程度，使相关公众在看到该商品时，能够联想到原平面商标。一般情况下，平面商标商品化立体使用很难使相关公众对商品来源产生混淆。适用“混淆标准”时，为满足商标性使用的条件已经历经“重重困难”，还要跨越造成混淆的“门槛”，能规制的平面商标立体化行为所剩无几。而适用“淡化标准”，不要求相关公众产生混淆，也不需要判断该商品与原平面商标核定品类之间的关联度，相比之下，该途径更加便捷有效。

有学者认为，商标这一使用通过《反不正当竞争法》进行保护可能更合适，但笔者认为，适用《反不正当竞争法》第六条进行规制，实质上与《商标法》第五十七条的规定一样，都是基于“使用+混淆”的认定，故享有合法商标权的权利人应该争取《商标法》的保护。

综上，在认定平面商标商品化立体使用是否构成商标侵权时，只需要简单直观地判断该平面商标是自主设计的非现有形状或图案，且能认定为驰名商标，就可以通过《商标法》第十三条的规定判定是否给予反淡化保护。

四、平面商标商品化立体使用的侵权认定考量

如上所述，适用“淡化标准”更符合平面商标商品化立体使用行为的特点，更有利于实践中的论证和判定。

（一）适用“淡化标准”认定商标侵权

我国《商标法》并未直接将“淡化”二字体现于法律条文，而是在第十三条针对驰名商标的规定中隐含了商标淡化的保护。实际上，包括该反淡化保护在内，现有商标侵权行为认定大多依托于对商标混淆的判断。这导致了与平面商标商品化立体使用类似的非传统商标侵权行为规制无法可依，即使权利人享有合法商标权利，甚至能够确定被控侵权人的主观故意，实践中仍会以该行为没有造成混淆为由否定侵权。

虽有观点提出，可以直接在《商标法》第五十七条增加商标淡化的侵权行为类型，但笔者认为，可以参照《商标法》第十三条，先明确商标淡化独立于商标混淆的规定，一方面，更容易被接受；另一方面，也能弥补“混淆可能性”的缺位，以提高对商标的保护水平。

（二）进一步明确商标使用的方式

传统商标的使用是指采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，用来识别商品来源[18]的行为等。但随着社会发展，很多传统的方式被打破、被创新，商标的使用方式也不再固化，故现有条款已经无法满足实践需要。

首先，需要进一步区分侵权行为中的使用和权利人对自身商标的使用，例如平面商标权利人不能直接将其商标进行立体化使用，但可以主张他人对其商标立体化使用的行为构成商标侵权。

其次，需要进一步明确不同类型的商标使用，如将立体商标作为商品销售可以构成商标使用的扩展。虽然我国明确规定了声音商标、颜色商标和立体商标的类型，但较少有这些商标类型实际获准注册，关于商标使用的表现形式的规定也没有针对不同的商标类型加以区分。现有条款中的商标使用形式大多针对平面商标，只因其立体化后从视觉上与三维标志相同，所以才用立体商标的注册条件来限制能受《商标法》保护的平面商标立体化形状。然而立体商标的常见使用方式并没有明确。将其整体作为商品销售能否认定属于商标性使用？或者这种使用是否与《商标法实施条例》第七十六条对平面商标的使用扩展相似？明晰这些问题，有利于对非传统商标侵权行为进行认定。

五、结论

关于平面商标商品化立体使用的侵权认定问题，现有司法实践仅依据《商标法》第五十七条的规定，适用“混淆标准”进行判定，不仅保护范围受限，无法涵盖商标这一使用行为的可能侵权情形，且构成侵权的要素标准不一，实际认定侵权困难。

本文通过对比适用商标混淆和商标淡化的分析，认为参照驰名商标的规定，适用“淡化标准”认定平面商标商品化立体使用的商标侵权更有利于保护商标权益。在实践中可以进一步明确商标使用的方式，以更好地完善商标法律制度规定。

注释：

[1]何继慧.平面商标立体化使用侵权判定研究[D].兰州大学，2020.

[2]广州知识产权法院（2018）粤73民终1530号民事判决书.

[3]北京市第二中级人民法院（2013）二中民初字第13919号民事判决书.

[4]北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初43926号民事判决书.

[5]广东省佛山市禅城区人民法院（2016）粤0604民初4453号民事判决书.

[6]上海市第二中级人民法院（2011）沪二中刑终字第303号刑事判决书.

[7]同[2].

[8]湖南省长沙市中级人民法院（2013）长中民五初字第00440号民事判决书.

[9]上海市浦东新区人民法院（2011）浦刑初字第2079号刑事判决书.

[10]北京知识产权法院（2015）京知行初字第3140号行政判决书，北京市高级人民法院（2017）京行终5215号行政判决书.

[11]张梦琪.平面商标商品化立体使用的商标侵权问题研究[D].华东政法大学，2020.

[12]国家知识产权局.国家知识产权局关于商品形状与他人同类商品注册商标图形一致的行为是否构成侵犯注册商标专用权的批复

[EB/OL].https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/9/10/art_546_169921.html?xxgkhide=1，2022-6-18.

[13]《商标法实施条例》第七十六条.

[14]《商标法》第五十七条.

[15]袁秀挺，凌宗亮.平面商标商品化立体使用的行为判定——由“假冒海宝”案引出[J].河北法学，2014（1）.

[16]《商标法实施条例》第七十六条.

[17]王迁.知识产权法教程[M].北京：中国人民大学出版社，2019（6）.

[18]《商标侵权判断标准》第四条.