商标恶意抢注民事赔偿的正当性

2023年1月13日，国家知识产权局向社会各界公布了针对第五次《商标法》修改的征求意见稿，并明确将“规制恶意抢注、营造公平竞争的市场环境”作为本轮修法的重要政策导向。该征求意见稿第八十三条首次引入了“商标恶意抢注的民事赔偿条款”（下称民事赔偿条款），这一立法突破在推动知识产权强国建设、引领知识产权高质量发展的今天具有重要意义。在商标恶意抢注日益猖獗的今天，立法者对商标市场环境所面临的问题进行积极回应，这是值得肯定的。但与此同时，也要理性分析该条款设置的法律逻辑，探寻对商标恶意抢注行为课以民事赔偿责任背后的法理所在。本文总结过往的司法实践经验，尝试性地将该条款所规制的行为模式类型化，并分别探讨给予其法律责难的正当性。

一、民事赔偿条款所规制的具体行为模式

民事赔偿条款可能规制的具体行为模式可以划分为三类：第一类是“恶意抢注＋权利滥用行为”，第二类是“恶意抢注＋商标使用行为”，第三类是“单纯的恶意抢注行为”。其中，前两类行为又可以笼统归为“恶意抢注＋后续不当行为”。对于第一类行为，其中的“权利滥用行为”情形是指恶意抢注商标后，商标权人缺乏真实的使用意图，而仅为谋取不正当利益所实施的恶意投诉、恶意提起商标异议和无效宣告、恶意提起侵权诉讼等行为；第二类“商标使用行为”是指抢注人的后续利用行为为商标性使用，但该行为涉及侵犯他人在先权益；第三类则是单纯地实施了恶意抢注，并没有后续的权利滥用行为和使用行为。笔者认为，这三类行为模式均属于不正当竞争行为，给予其民事赔偿责任具有正当性，下文将对此展开详述。

表：民事赔偿条款可能规制的具体行为模式

二、民事赔偿条款的正当性分析

（一）“恶意抢注＋权利滥用行为”模式可归责性的正当性

1．违反禁止知识产权滥用原则

我国《民法典》在总则编中确立了“禁止权利滥用”的民事基本原则，强调民事主体行使民事权利不得损害国家、社会和他人的合法权益；本次《商标法》修改征求意见稿也在原有诚实信用原则的基础上进一步明确了不得滥用商标权。从知识产权法理论来说，知识产权法赋予权利人对无形知识产品以垄断地位，但知识产品本身的公共产品属性决定了其权利行使受到诸多限制。知识产权滥用就是指知识产权人违背设立知识产权制度的宗旨和知识产权保护公共政策，滥用其对知识产品的“垄断地位”，损害他人合法权益、社会公共利益的违法行为。

“恶意抢注＋权利滥用行为”所指向的商标权权利滥用行为主要体现为“与欺诈和掠夺在先权利有关的滥用行为”和“与商标维权和诉讼有关的滥用行为”两种，属于对“社会公众和行政机关的欺诈”，违反了诚实信用原则。从知识产权法的基本原理看，保护在先权利是知识产权法的基本原则。这些所谓的“知识产权人”在获得权利后，向相关群体发动侵权攻势，暴露了其侵吞他人果实、披着合法外衣从事损害他人合法权益的不良用心。这类行为背离了知识产权法的宗旨，其不仅不应当获得法律的正面评价，相反还具有相当的可责性[1]。例如，最高人民法院发布的指导案例“歌力思”案[2]就指出，原告王某违反诚实信用原则，利用其恶意取得的商标提起民事侵权诉讼的行为扰乱市场秩序，构成权利滥用，其不应当被保护；再比如，在日本“POPEYE”案中，标识“POPEYE”是世界著名漫画的主人公，但是日本的商标注册申请人在未经该漫画形象权利人许可的前提下，在日本抢注相关商标，旋即对获得漫画著作权人许可的商品贩卖者提起了停止侵权之诉。在本案中，日本最高裁判所认定“商标权人无偿利用了POPEYE形象的著名性，构成了商标权利滥用”[3]。

2．违反诚实信用原则的不正当竞争行为

针对“权利滥用行为”模式，司法实践中的态度趋于统一，认可了其不正当竞争的属性。在“碧然德”案[4]中，法院认为被告某实业有限公司利用其恶意抢注的商标对原告碧然德公司的系列商标恶意提起异议程序的行为，违反诚实信用和商业道德，严重阻碍了原告对其商标的正常行使，损害了由其商标所带来的正当市场竞争优势，构成了不正当竞争行为。无独有偶，在“拜尔”案[5] 中，被告李某在恶意抢注原告拜尔公司的系列商标后，随即在淘宝平台对原告产品展开恶意投诉，并提供所谓的“付费撤诉”业务。法院认定其行为难谓正当，其认定思路与“碧然德”案基本保持一致。但该案中值得关注的一点是，作为自然人的李某能否成为《反不正当竞争法》意义上与拜尔公司“有竞争关系的生产经营者”？对此，法院认为随着市场经济与互联网时代的深度嵌合，竞争关系必须要做广义理解，任何参与到市场竞争中的主体都有可能存在潜在的竞争关系。这一态度的转变在国外司法实践中得到体现，如在“歌剧”案[6] 中，法院认为现代社会的《反不正当竞争法》不仅着眼于狭义的竞争关系，而是在更大程度上保护竞争者所创造的商业价值及其内含的财产利益，使之免遭任何违反道德的不公平竞争。

（二）“恶意抢注＋商标使用”行为模式可归责性的正当性

针对“商标使用行为”类型，由于恶意抢注人存在“合法权利外观”，其能否以正当行使自己的商标权作为不侵权抗辩？在“一品石”案[7]中，人民法院认为，合法权利外观并不是评价著作权侵权的因素，本案中福库公司享有对“一品石”的著作权，一品石公司提出的合法权利基础抗辩不应当被支持。但是，针对恶意抢注在先未注册商标的情形，法院则持有不同态度。例如，在“克东腐乳”案[8]中，针对被告恶意抢注原告“哈克东”商标后并进行商标使用的行为，法院认为，被告使用该抢注商标是对其注册商标权的正当行使，不构成对他人在先未注册商标的不正当竞争。但是在“正野”案[9]中，最高人民法院认为，如果注册商标本身系侵犯在先商业标识（企业字号），其商标使用行为则构成不正当竞争行为。

笔者认为，保护在先权利是知识产权的一项基本原则，任何侵犯在先权利的、所谓的具有“合法权利外观”的行为都应当不被保护，而必须承担相应的民事侵权责任。针对著作权等现行法律明确加以保护并框定其边界的法定权利，其行为性质只需诉诸其相应的专门法加以认定即可，例如侵犯著作权的行为可以直接依据《著作权法》第五十三条评价；针对该在先权利指向的是在先商业标志的，如未注册商标以及具有一定影响的企业名称、域名、包装和装潢等，现行法律规范并未对这类不具名的“未注册商业标志性权益”提供明确的法律保护依据。法律应当为这类被抢注的未注册商标，提供《反不正当竞争法》上“禁止仿冒”的保护，即抢注人使用该注册商标应当依据《反不正当竞争法》第六条的混淆条款被认定为具有“搭便车”和“傍名牌”故意的仿冒行为。回溯《商标法》的域外演进过程不难发现，英国商标制度脱胎于“反假冒”，而“不正当竞争”这一法律术语则一直在以仿冒的名义发展，“不正当竞争的另一个含义就是仿冒”[10]；在美国，仿冒则构成了禁止不正当竞争法律的重要部分；世界知识产权组织《关于反不正当竞争保护的示范规定》中也明确了对仿冒的规定，强调任何会导致经营者对商品或者服务来源产生误认的行为都将被视为不正当竞争[11]。由此可见，无论是《反不正当竞争法》，或是发轫于《反不正当竞争法》的《商标法》，“禁止假冒”构成了两者价值构造的公约数之一，最终目的都是为了维护公平竞争的市场环境和维护消费者不受欺诈混淆的公共利益。反之，商标注册取得机制不过是一种人为的制度设计，当事人合法的注册身份不应成为其从事不正当竞争行为的“护身符”，商标注册程序只是为诚信的经营者保有自己将来创建之品牌“商誉”提供法律上的期待[12]。在“小厨娘诉金陵小厨娘”案[13]中，纵使针对两个均属于注册商标的侵权纠纷，法院仍然认为对具有“恶意”的一方注册者，其使用涉诉商标的行为不能因具有合法权利外观而正当化。因此，当商标的注册取得与禁止假冒的基本价值发生冲突时，应当优先尊重后者，一旦其使用行为被认定具有主观攀附商誉之恶意，客观上容易导致消费者混淆，不当地产生搭便车和傍名牌的负面效果，破坏了市场的公平竞争秩序，直接关涉《商标法》和《反不正当竞争法》所重视的公共利益，其行为就当然具备了法律上的可责性。

我国《商标法》规定，无效宣告的效力原则上不具有溯及力，即对无效宣告前已经履行完毕的商标许可合同、已经执行完毕的法院判决等，权利人无需返还上述费用。从这一规定来看，立法者实际上保护了权利人对行政机关的合理信赖，对无效宣告前的权利行使行为给予了肯定评价。但是，其同时规定“权利人是恶意的除外”。因此，立法者所保护的是“善意行权”，如该商标本身是基于不具有显著性等原因被错误注册，申请人本身并不具有可责性；而针对恶意抢注这类“欺诈行政机关”后的“恶意行权”，立法者实际已经作出了否定评价，不予以保护。

（三）“单纯的恶意抢注商标行为”模式可归责性的正当性

不同于前两类行为模式，对于单纯的恶意抢注行为，其行为本身的性质如何评价，在司法实践中存在争议。在前两类行为模式下，法院虽然综合认定了其不正当竞争属性，但主要评价的是“后续不当行为”，对单纯的恶意抢注行为，仅是作为认定不正当竞争行为、评价主观恶意以及确定损害赔偿的参考因素，但并未对其本身的行为属性作出直接的认定。在“雅富顿”案[14]中，法院认为，针对单纯的抢注行为所提起的诉讼不属于民事案件受理范围；同样在“嘉实多”案[15]中，法院认为，“商标申请行为”并不属于《反不正当竞争法》上所规制的生产经营活动。与之相反，在“陆家嘴诉陆金所”案[16]中，法院认定单纯的抢注行为构成不正当竞争，但遗憾的是判决并未对此展开详细论证。在“艾默生”案[17]中，法院认定，恶意囤积行为本身就构成了不正当竞争，并进一步指出，被告大量注册囤积商标导致作为竞争者的原告不得不提起各类商标无效、异议等行为，将会可预期地扰乱其正常的生产经营活动，应当被认定为不正当竞争行为，但仍未就生产经营活动的内涵和外延作细致分析。

以“生产经营活动”和“《反不正当竞争法》第二条”为关键词，通过相关检索后发现，判决均集中于如何认定“经营者”“竞争关系”等概念；在针对《反不正当竞争法》的释义中，学者的关注重点也多集中于上述概念，而对“生产经营活动”本身的内涵缺乏必要界定，这也导致了法院在上述判决过程中，针对商标注册申请行为本身为何属于生产经营活动的论证语焉不详。

依据新华字典解释，所谓“生产”，是指人类从事创造社会财富的活动和过程，与非生产性的日常生活相对应；所谓“经营”，是指经管办理，多用于工商企业等[18]。如果根据新华字典对“生产”一词的定义，知识产品的创造过程毋庸置疑是一种增加社会整体财富的活动，这既包括知识产品本身量的增加，也包括由此产生诸多附加财富。从语言经济学角度来看，商标制度本身可以为增加物品名称的存量（特别是臆造商标）节约信息和交流成本；而商标对企业所发挥的经济功能也十分显著，企业通过商标所传达的信息，逐步构建起属于自己的商誉，进而获得更多的利润，因为重复购买和口耳相传的推荐将会提高销售量[19]。因此，在知识经济时代的今天，知识产权作为无形资产已经成为企业资产的核心，在现代企业管理中，知识产权不仅仅为企业正常运转提供基础保障和物质条件，其如果可以被充分、合理地运用，有利于提高市场主体竞争力、拓展和占据市场高地，而商标作为企业的“明信片”，如何更好地运用与管理企业商标，推进其品牌建设就成了优化企业知识产权管理、增强现代企业竞争力的重要一环。商标所保护的是商誉，因此商标作为一种资产，其“生产”过程确乎应当且只应当在商业活动的商标性使用中进行，但在我国注册取得制的大背景下，商标权作为财产权其价值的彰显应当同时重视申请和使用活动。因此，应当摆脱经营活动的外延就是传统“生产、销售有形商品或者服务”的狭窄认知，意识到企业对其无形财产——商标的注册、管理、使用以及后续的品牌打造都属于现代企业生产活动的一部分。例如，虽然现行《商标法》并没有规定防御商标，但是其正当性已经被认可。如果恶意抢注人在多个类别上抢注了他人商标，阻断了企业为自身商标战略发展考虑而注册防御商标的机会，这本身就干扰了现代企业推进品牌建设的正常经营，企业为此不得不继续提起商标异议和无效宣告，从而使其损失进一步加剧。

三、结论

商标恶意抢注民事赔偿条款的设置不单单是对时代政策的感性呼应，也有着对法律逻辑的理性思考。一方面，现行《商标法》针对恶意抢注商标的行为规制途径主要集中于行政执法层面，作为一部民事法律却缺乏对该行为民事责任的规定。实践的需求呼唤立法层面的变动，因此，本次《商标法》修改征求意见稿中在第八十三条系统规定了商标恶意抢注的民事责任，这在恶意抢注猖獗的今天是值得充分肯定的。此外，我们应认识到该条款所规制的三种行为模式在性质上已经属于不正当竞争和知识产权权利滥用，对其给予法律上的责难符合法律逻辑。

注释

[1] 冯晓青.知识产权行使的正当性考量：知识产权滥用及其规制研究[J].知识产权，2022（10）.

[2] 最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书.

[3] 田村善之著，李扬等译.田村善之论知识产权[M].北京：中国人民大学出版社，2013（1）：157-158.

[4] 上海市闵行区人民法院（2017）沪0112民初26614号民事判决书.

[5] 浙江省杭州市余杭区人民法院（2017）浙0110民初18627号民事判决书.

[6] Metropolitan Opera Associationv.Wagner-Nichols Recorder Corp.,101N.Y.S.2d483（1950,Supreme Court of New York ).

[7] 最高人民法院（2021）最高法民再121号民事判决书.

[8] 黑龙江省高级人民法院（2017）黑民终55号民事判决书.

[9] 最高人民法院（2008）民提字第36号民事判决书.

[10] 李艳.从私权的角度规制知识产权滥用问题[M].北京：法律出版社，2013（1）：15.

[11]《关于反不正当竞争保护的示范规定》第2条.

[12] 黄汇.反不正当竞争法对未注册商标的有效保护及其制度重塑[J].中国法学，2022（5）.

[13] 江苏省南京市中级人民法院（2019）苏01民初1688号民事判决书.

[14] 北京知识产权法院（2020）京73民初1283号民事判决书.

[15] 北京市西城区人民法院（2020）京0102民初2355号民事判决书.

[16] 北京市丰台区人民法院（2020）京0106民初1704号民事判决书.

[17] 福建省高级人民法院（2021）闽民终1129号民事判决书.

[18] 汉语大词典编纂处.汉语大词典（第九卷），[M].上海：上海辞书出版社，2020：868.

[19] [美]威廉·M·兰德斯理查德·A·波斯纳著，金海军译.知识产权法的经济结构[M].北京：北京大学出版社，2016：205.