“使用环境特征”解释规则的本质探讨

目次

一、“东莞光距案”案情概要

二、识别“使用环境特征”的两种态度

三、关于“使用环境特征”规则的深层次讨论

四、总结与思考

引 言

在专利权利要求的撰写中，应该根据保护主题的性质，用相应的结构或方法步骤技术特征“搭建”请求保护的技术方案。对于与权利要求技术方案相关的“背景或条件”等表述，应该写在说明书中予以充分说明。毕竟，说明书的作用要清楚完整地“公开”其技术方案，其不仅仅要写明“是什么”，还要说明“为什么”，以及这样做的技术效果是什么。而权利要求的作用只需写明请求保护的技术方案，避免将与请求保护的主题对象没有直接关系的内容引入权利要求中。但在实务中，出于各种原因，权利要求书出现“用来描述发明所使用的背景或者条件”的“使用环境特征”情况也时有发生。如何看待“使用环境特征”在权利要求中的作用，涉及到对含有“使用环境特征”权利要求的解释规则，司法实践中常出现各种不同观点与争议。

最高人民法院于2012年审结的株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司专利侵权再审案（以下称“岛野”案），首次对“使用环境特征”的性质做出认定：“凡是写入权利要求的技术特征．均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征．对专利保护范围具有限定作用．在确定专利保护范围时必须加以考虑。已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征．对于权利要求的保护范围具有限定作用。”

自“岛野”案后，“使用环境特征”受到最高人民法院的高度重视。最高人民法院在2016年3月发布《的关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中，第九条规定：“被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。” 由此明确了“使用环境特征”的解释规则。各级法院也遵照“岛野”案的裁判旨意和司法解释确立的解释规则做出了一些判决，但如何从各式各样权利要求用语中准确识别使用环境特征并不容易。

是仅从权利要求中“用来描述发明所使用的背景或者条件”的表述来判断，还是需要结合说明书及附图做出综合分析，体现出对“使用环境特征”的不同解释态度，从而影响社会公众对这类权利要求保护范围确定的合理预期。最高人民法院在“东莞光距诉宁波普能网线专利侵权案” （以下称“东莞光距案”）的裁判要旨，成为我们深入研究“使用环境特征”解释规则的样本。

一、“东莞光距案”案情概要

在“东莞光距案”中，“使用环境特征”的判断与识别成为导致胜负天平倾斜的“胜负手”。该案中的涉案专利为智英科技股份有限公司于2017年4月27日向国家知识产权局申请了名称为“网路插头上盖自动定位结构”的实用新型专利，2018年1月2日获得授权，2018年9月25日，智英科技股份有限公司将上述专利授权光距公司实施，并约定光距公司有权与侵权方进行交涉或向法院起诉（已公证认证）。专利号为201720458033.X。其独立权利要求1为：

“1.一种网路插头上盖自动定位结构，其特征在于包含：

一底座；

一上盖，该上盖一端活动枢接于该底座上端面并与所述底座彼此扣合共同组成一插头本体；

一含有多条内部芯线的网路线，该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部；

一底板组装于上述插头本体内部的底座，该底板定位一电路板，并在上述电路板设有一刺破型端子座以及位于该刺破型端子座上方的压板；

……。”

该权利要求1请求保护的主题是“一种网路插头上盖自动定位结构”，属于采用结构特征来限定的产品权利要求。如何理解权利要求1限定的“一含有多条内部芯线的网路线，该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”，其是否属于“使用环境特征”成了原被告双方争议的主要焦点，一审法院与二审法院都做了详细分析，但结论完全相反。

一审法院认为:“涉案专利保护对象为一种网络插头上盖自动定位结构，其专利权利要求1中的特征包括一含有多条内部芯线的网路线，该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部，该特征对网线的种类及网线的连接插头本体的位置进行了明确的特别限定，该特定网线构成上述网络插头上盖自动定位结构的组成部分，上述特征为涉案专利权利要求1中的必要结构特征，并非使用环境特征。”

被控侵权产品参见下图[1]。

与被控侵权产品相比，一审法院认为：“普能公司所产销的被诉侵权产品实物左侧为一网线通道入口，产品中并无涉案专利权利要求1中的该特定网线，缺少了涉案专利权利要求1中的必要技术特征，故未落入涉案专利保护范围。”

二审法院将权利要求1中“一含有多条内部芯线的网路线，该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”解释为使用环境特征。认为“本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知涉案专利技术方案的上盖定位结构适用对象为网线，且其使用方式是将网线的前端插入插头本体内部，故该技术特征属于使用环境特征。”

最终，二审法院推翻一审判决，改判宁波普能公司构成侵权。

二、识别“使用环境特征”的两种态度

“东莞光距案”中，一审法院先确定权利要求1的保护对象为“一种网络插头上盖自动定位结构”，意即该权利要求术语产品类权利要求；然后“以权利要求的内容为准”，认为争议特征对“对网线的种类及网线的连接插头本体的位置进行了明确的特别限定，该特定网线构成上述网络插头上盖自动定位结构的组成部分”；因此得出“上述特征为涉案专利权利要求1中的必要结构特征，并非使用环境特征”的结论。

由于权利要求1中的内容中并没有出现“描述发明所使用的背景或者条件”的表述，且在说明书[0029]段的描述中，将网路线30与底座10、上盖20、底板40、电路板50、端子座60、压板70、导线座80及释放弹片90顺序排列相提并论，并没有将网路线30作为“使用的背景或者条件”。在说明书附图中的多幅附图中（参见下图），网路线30都没有缺席，均体现了将网路线30当作构成网路插头的组成结构。

一审法院的这种解释，既满足专利法关于“以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”的规定，又符合权利要求1的产品属性。因此，这种解释态度可以称之为兼顾“外观主义”（基于权利要求的内容）的“实质主义”（参考说明书与附图）解释态度。

二审法院是否考察了上述说明书与附图的内容，尚不得知。但二审判决中关于该争议特征为“使用环境特征”的结论几乎就是断言，即“本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知涉案专利技术方案的上盖定位结构适用对象为网线，且其使用方式是将网线的前端插入插头本体内部，故该技术特征属于使用环境特征。”二审判决除了大量复制“岛野案”中关于“使用环境特征”定性分析的判词外，我们并没有看到二审判决是如何站在“本领域普通技术人员”的视角，如何在“阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后”明确而合理地得知该特征属于“使用环境特征”的。可以设想，二审判决的这种态度，即便是一审法院的承办法官，也想探究清楚，总不能因为审级高就当然正确吧。二审所欠缺的内容，给了我们以足够的讨论空间。

既然二审判决提到了“专利审查档案”，而且“专利审查档案”[2]的确对于解释权利要求很有帮助，我们不妨从“专利审查档案”说起。

“专利审查档案”有广义狭义之两说，狭义说的“专利审查档案”是指涉案专利自身的“审查历史”，广义说则不限于涉案专利自身的专利档案，还包括同族专利、分案申请、甚至同一权利人相同主题的其他专利的内容。

涉案专利为实用新型专利，并没有经过实质审查，甚至在原告起诉时也没有经历专利无效程序的考验[3]，因此涉案专利中，“专利审查档案”可供参考的内容不多。下图是涉案专利的授权文件的首页内容。

可以看出，申请人是一家名为“智英科技股份有限公司”的台湾企业。该专利享有台湾专利的优先权。考虑到台湾企业的专利保护意识较强，通常会在海外提出专利申请。因此，我们需要再考察涉案专利的同族专利[4]。经欧洲专利局网站检索，得到下图。

从该图发现，该涉案专利首先在台湾地区申请专利，并借助优先权制度，向中国大陆、美国、德国做专利布局。台湾地区是“新型”专利[5]TW M536801，对应在美国的授权专利号为US 9799982 B1。

我们先看作为涉案专利优先权基础的台湾地区TW M536801专利文献的内容。见下图：

该“新型”专利的名称为“网路插头结构”，但涉案专利的名称为“网路插头上盖自动定位结构”。两者的区别十分显著。“网路插头结构”是一个整体的方案，而“上盖自动定位结构”仅为“网路插头”中的局部结构，为什么涉案专利要做如此改动？我们先按下不表。接下来需要考察的是，该“新型”专利的“申请专利范围”[6]是怎么撰写的。

可以看出，该“新型”专利的“请求项1”的主题名称为“一种网路插头结构”，这与涉案专利的“网路插头上盖自动定位结构”不同，说明涉案专利没有照搬优先权文件中的主题名称，而是在向中国国家知识产权局提出申请时做了主动修改。但对于争议的特征，该“新型”专利的说明书内容依然是将网路线30与其他结构特征等量齐观地写入其网路插头方案中，在争议特征这一点上，“请求项1”与涉案专利的权利要求1表述完全一致。

行文至此，我们可以推测，发明人的本意已经将“网路线30”当作网路插头中的一个结构组成部分。我们可以反向思考一下，假设这不是发明人的本意而是撰写失误，那在以该专利作为优先权基础向海外申请时，是有机会通过修改克服这个缺陷的。为了进一步证明我们上述猜测，我们再看看同族专利中的美国专利是怎么表述的。美国是台商进军海外的重要市场，如果经过实质审查后得到授权的美国专利也同样是这样撰写，那我们上述推测的正确性又向前迈进一步。

该美国US 9,799,982 B1[7]专利的权利要求书总共就四项权利要求，这与涉案专利完全一致。为方便比对，将其中的权利要求1的全文抄录如下，其中划线部分表示强调为本文所加。

1. A auto-positioning structure for an upper cover of a network plug（网路插头上盖自动定位结构）, comprising:

a base having a upper end and a rear end;

an upper cover having an end pivoted to the upper end and assembled with the base to form a main body;

a network cable comprising a plurality of core wires, wherein a front portion of the network cable is inserted into the main body;

a base plate mounted to the base, wherein a circuit board is positioned on the base plate and a piercing terminal seat and a press plate are disposed above the circuit board;

a lead seat mounted to the rear end for positioning the front portion of the network cable;

a releasing spring sheet disposed on the upper cover;

a front base disposed on the base and corresponding to the releasing spring sheet; and

an unlock spring sheet disposed on the front base and facing the releasing spring sheet, wherein the releasing spring sheet pushes the unlock spring sheet when the upper cover is lifted, and the upper cover is positioned when it reaches a predetermined angle.

从该美国US 9,799,982 B1专利的权利要求的撰写方式看，“a network cable”仍然与其他划线的部分依次列出，如果认为“a network cable”不属于网路插头的结构，则完全有机会进行适应性修改。特别有意思的是，该美国专利的发明名称亦与涉案专利一样，都是“网路插头上盖自动定位结构”而不同于优先权基础专利的“一种网路插头结构”。特别值得指出的是，该美国US9,799,982 B1还衍生出另一个同族专利，US 10224675 B2，发明名称为“COMPENSATION STRUCTURE FOR CHARACTERISTICS OF NETWORK PLUG（网络插头特性补偿结构）”，该专利仍然将“a network cable”与其他结构特征相提并论。

以上经过对广义的“专利审查档案”的分析之后发现，美国同族专利的主题名称与涉案专利一样，都曾进行过主动修改，但唯独涉及争议特征的表述方式保持不变。这就充分说明，保留争议特征的表述并不是撰写时的笔误，而是发明人的刻意而为。如果说，“本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知”，那么，其得知的只能是：“a network cable（网路线缆）”在权利要求1是一个具体的结构特征，而非以“使用环境特征”出现。否则，便是有意抬高“本领域普通技术人员”的认知能力与水平。

三、关于“使用环境特征”规则的深层次讨论

“使用环境特征”规则的重要意义在于，其宣示了“凡是写入权利要求的技术特征．均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征．对专利保护范围具有限定作用．在确定专利保护范围时必须加以考虑。”从而结束了关于权利要求中“用来描述发明所使用的背景或者条件”的“使用环境特征”是否属于必要技术特征的争论，转而考察被控侵权产品是否可以适用权利要求中的“使用环境”。这在表面上，与多年前曾流行的“多余指定原则”正好背道而驰。在解释权利要求时，“多余指定原则”是对权利要求做减法，将权利要求中的与发明目的没有直接关系的特征当作“多余特征”而忽略掉，在此基础上，与被控侵权产品进行比对。而“使用环境特征”规则却反其道而行，一方面，坚持“以权利要求的内容为准”，对写入权利要求的内容都当作技术特征看待；另一方面，对被控侵权产品做加法，将“使用环境特征”加入到被控侵权产品的比对中，如果该特征能够与被控侵权产品和平共处，则将比对进行到底。两者有异曲同工之妙。表面上看，“多余指定原则”坚持纯粹“实质主义”的解释态度，“使用环境特征”规则体现出纯粹“外观主义”的解释态度。“多余指定原则”相当于“改写”了权利要求的内容，而“使用环境特征”规则的适用影响社会公众对法律确定性的信赖。

因此，我们在拒绝“多余指定原则”的同时，也要对警惕“使用环境特征”规则的泛化适用。正确地适用“使用环境特征”规则，需要我们在“外观主义”与“实质主义”两种解释态度之间不断往返、不断权衡专利权人的合法权益与社会公众对法律确定性的合理信赖。在这一个意义上，“东莞光距案”做了有益的探索，该案合议庭不唯权利要求内容的“外观”表述，而是尝试从争议特征在权利要求整体上所起到的作用入手，进行“实质主义”的考察分析。美中不足的是，该案合议庭没有考虑到争议特征的表达方式是否是撰写失误，是否有意为之，而是在“实质主义”的道路上越走越远，最终滑向到纯粹“实质主义”上。

四、总结与思考

表面上，“使用环境特征”规则采用“以权利要求的内容为准”的“外观主义”解释态度似乎对权利人很友好，但如何识别“使用环境特征”并非易事，因此，在实务中，不应提倡将“使用环境特征”纳入权利要求中，不能因为“使用环境特征”解释规则已经纳入司法解释，就误以为这是对撰写含有“使用环境特征”权利要求的鼓励。这也是通过对“东莞光距案”研究讨论，应该得出的基本共识。

如何避免“使用环境特征”权利要求的泛滥，必须从源头根本上找原因。为什么权利要求中会出现“使用环境特征”？权利要求的本质是作为专利权保护的请求权基础，其用来界定专利权的保护范围。因此，权利要求的撰写表述上，只需要写明其请求保护的“是什么”；至于“为什么”、“适用何种环境”则是说明书的本职工作。实务中之所以出现将“用来描述发明所使用的背景或者条件”写入权利要求的现象，主要原因在于混淆了权利要求书与说明书的功能。将本来应出现在说明书中的内容，放入到权利要求中。具体有以下几种表现形式：

（1）缺少正常的逻辑概念，将不属于权利要求主题的内容纳入其中，例如“东莞光距案”；

（2）为了应对有关新颖性创造性的审查意见，通过修改将使用环境特征纳入权利要求中，例如，名称为“喷墨打印设备及其墨盒”的200410001693.2号中国发明专利中，权利要求1请求保护一种打印机用的墨盒，答复审查意见时将墨盒之外的打印机零件（使用环境特征）写入该权利要求1中；

（3）通过分案申请进行专利布局，分案申请中的权利要求，特意增加一些使用环境特征试图与母案权利要求拉开距离。

如何避免“使用环境特征”权利要求及其可能产生的负面作用，需要业内共同发力。在专利申请前的撰写阶段，撰写人要认真考虑权利要求中出现“使用环境特征”的必要性，例如在“东莞光距案”中，“网路线”被“网路插头”所容纳，但“网路线”不是“网路插头”自身结构的一部分，直接面对“网路插头”的具体结构撰写权利要求，会更加清楚聚焦在权利要求请求保护的“网路插头”上。在专利授权确权阶段，要考虑纳入“使用环境特征”是否能对新颖性创造性的判断增加有利的砝码，否则会事与愿违；在专利维权阶段，裁判者更要注重分析“使用环境特征”的必要性，尽管“使用环境特征”解释规则将“使用环境特征”是作为必要技术特征对待，但还是要区分不同情况，考察“使用环境特征”是否符合发明构思，是否真的属于必要技术特征，是否要尊重发明人的主观认识，需要裁判者认真识别“使用环境特征”及其作用，在此基础上，在“外观主义”与“实质主义”两种解释态度之间不断徘徊，避免裁判结论造成社会效果与法律效果的失衡。

总而言之，“使用环境特征”权利要求并非正常的撰写表达，在大多数情况下，“使用环境特征”并非必要。因此，对“使用环境特征”权利要求保持适度的警惕是完全必要的。

注释

【1】该图出自宁波普能公司申请的外观设计专利文件的图，在此仅做参考比对用，不代表该图为实际的被控侵权产品。

【2】最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定：人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。 

【3】宁波市中级人民法院于2020年11月27日正式受理“东莞光距案”，案号为(2020)浙02知民初436号。宁波普能公司于2021年4月20日对涉案专利提出无效宣告请求，国家知识产权局于同年8月30日作出第51827号决定，维持涉案专利权有权。而一审判决在第51827号决定作出之前，于同年7月23日作出一审判决，驳回原告的诉讼请2022年4月26日作出第555587号决定，仍维持涉案专利权有权。

【4】所谓同族专利，即“family patent”，是指将一项技术成果向多个国家申请专利后形成“专利族”。

【5】台湾地区的“新型”专利，即“utility model”。与中国专利法中的“实用新型”对应，也不进行实质审查。

【6】台湾地区专利文献中的“申请专利范围”，对应于英文中“Claims”一词。其中，“申请专利范围”的每一项，称为“请求项”。如权利要求1，在台湾地区称之为“请求项1”。

【7】对于授权专利，专利局必须发出授权公告。在美国的专利系统中，授权公告中的专利编号为流水号顺序编排，只代表授权专利的编号位置。其中，编号后面的字母“A”表示“公开”，字母“B”表示授权，“B1”第一份授权文件。