短期内大量申请注册商标行为的司法认定

要旨

《商标法》第四条第一款规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。判断短期内大量申请注册商标行为，是否构成不以使用为目的的恶意商标注册申请，可以通过注册行为本身的客观表现，运用逻辑推理和日常生活经验法则进行推定，但有相反证据足以推翻该推定的除外。我国商标法并无防御性商标注册的制度设计，若申请人短期内大量申请注册商标超出其经营所需，可以认定构成《商标法》第四条第一款的规定。但是，在申请人提供证据证明其就诉争商标进行了实际使用或具有使用意图，且结合申请人自身使用能力等因素综合考量，足以证明申请人的实际使用意图，则可以认定诉争商标申请注册的行为不构成《商标法》第四条第一款之规定。

基本案情

第53870470号“极氪”商标（下称诉争商标）由浙江吉利控股集团有限公司（下称吉利公司）。于2021年2月25日提出注册申请，指定使用商品为第18类“软毛皮（仿皮制品）；包；皮制家具罩；皮绳；伞；手杖；马具配件；行李箱；名片夹；背包”。国家知识产权局于2022年3月31日作出商评字〔2022〕第107607号《关于第53865256号“极氪”商标驳回复审决定书》（下称被诉决定），认为：申请人短期内提交了包含诉争商标在内的大量商标注册申请，且申请人在案提交的证据亦不足以证明其大量申请注册商标的行为是出于真实的使用意图，申请人上述行为明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，违反《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第四条第一款的规定，应予以驳回。决定：诉争商标的注册申请予以驳回。

吉利公司不服国家知识产权局作出的被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

一审阶段，吉利公司提交了三组证据，第一组为吉利公司“极氪”商标授权使用情况证据，证明“极氪”商标授权使用情况；第二组为吉利公司极氪汽车销售、宣传和获奖情况证据，证明吉利公司出于对“极氪”商标使用意图及防御目的而提交诉争商标申请，并非不以使用为目的的恶意申请；第三组为吉利公司在第18类“箱、包、伞”等商品上已实际使用诉争商标的证据，具体包括：1.诉争商标在箱包、伞等商品上使用的框架合同、订单和发票；2.吉利公司在极氪APP上销售标有诉争商标的箱包、伞等商品的截图公证书；3.网络媒体2021年对极氪箱包、伞的部分介绍；4.极氪APP部分箱包、伞等后台销售订单公证书，证明吉利公司在第18类箱包、伞等商品已经实际使用了诉争商标，并非不以使用为目的的恶意申请。

二审阶段，吉利公司提交了3份证据，证据一为北京知识产权法院作出的（2022）京73行初16296号一审判决书；证据二为极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书；证据三为部分复制摹仿“极氪”和“ZEEKR”商标注册列表。上述证据一、二证明诉争商标不构成《商标法》第四条第一款规定，证据三证明其他主体于2021年4月开始在45个类别上申请“极氪之光”“ZEEMR”等商标，该种情况使吉利公司已实际投入使用的“极氪ZEEKR”商标存在无法获准注册和侵权的风险，可能面临重大损失。

二审诉讼中，经与国家知识产权局核实，其称吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，除文字“极氪”商标外，还有众多其他商标，涉及第3类、第9类、第12类、第16类、第37类和第38类等多个类别。就上述情况，经与吉利公司确认，其称除上述商标均系吉利公司申请注册外，其他情况均属实。

审判

北京知识产权法院审理认为，商标的注册应当是以具有真实使用的意图为前提。吉利公司短期内提交了包含诉争商标在内的大量商标注册申请，且吉利公司在案提交的证据亦不足以证明其大量申请注册商标的行为是出于真实的使用意图。吉利公司上述行为明显超出正常经营活动需要，属于不以使用为目的的恶意商标注册申请，违反《商标法》第四条第一款的规定，应予以驳回。商标审查遵循个案审查原则，其他商标的注册情况与本案不同，不能成为本案申请商标获准注册的当然依据。因此，被诉决定认定诉争商标的申请注册违反《商标法》第四条第一款的规定并无不当。北京知识产权法院判决：驳回吉利公司的诉讼请求。

吉利公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，并补充提交了类似案件行政判决书、极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书、部分复制摹仿“极氪”和“ZEEKR”商标的注册列表等证据，用以证明诉争商标的申请注册不违反《商标法》第四条第一款之规定。

北京市高级人民法院认为，诉争商标由文字“极氪”组成，为吉利公司所独创，具有一定显著特征，但是根据国家知识产权局所查明的情况，吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，涉及多个商品或服务类别，从其申请的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等方面分析，并结合吉利公司在商标评审阶段所提交的证据，被诉决定关于诉争商标申请注册行为违反《商标法》第四条第一款规定的认定并无不当。但是，考虑到商标授权程序在本案诉讼中未终结，若不接受当事人补充提交的证据，显然不利于对当事人合法权益的保护，尤其是吉利公司在原审诉讼中提交的第三组证据中的采购订单、发票、“极氪”APP和“极氪订阅”APP，以及二审诉讼中提交的极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书等证据，足以证明诉争商标在“行李箱、背包、伞”等商品上进行了实际使用或具有使用意图，同时结合吉利公司自身企业规模、经营范围、经营发展所需等因素，足以证明其申请注册涉案诉争商标具有实际使用意图，可以推翻被诉决定关于诉争商标的注册申请违反《商标法》第四条第一款的认定结论。北京市高级人民法院二审判决：一、撤销原审判决；二、撤销被诉决定；三、国家知识产权局就吉利公司针对第53870470号“极氪”商标提出的驳回复审申请重新作出决定。

重点评析

我国采取商标注册制度，商标注册申请时虽不要求已经使用，但商标作为工业产权，其价值本身在于投入市场经营进行使用。为有效遏制商标恶意注册，加大商标专用权保护力度，解决实践中出现的突出问题，进一步优化营商环境，2019年修正的《商标法》在2013年《商标法》第四条第一款基础上新增了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款，旨在从源头上严格规制非使用目的的商标注册行为，回归商标法以使用为目的的制度初衷。2019年正式发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（下称《审理指南》）第7.1条第1款第5项规定，商标申请人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册商标，且缺乏正当理由的，可以认定违反《商标法》第四条的规定。[1]

需要指出的是，在我国商标法体系下，并无防御性商标注册的制度设计。因此，即使申请注册的商标本身并未复制、摹仿、抄袭他人商标、其他商业标识或者公有领域既有名称，但若足以证明其短期内大量申请注册商标已超出其经营所需，在未提交相反证据证明的情况下，因其行为已构成囤积商标行为，扰乱了我国商标注册秩序，可以认定构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”。具体来说，短期内大量申请注册商标行为违反《商标法》第四条第一款之规定，需要同时满足“不以使用为目的”及“恶意”两个要件。不过，因申请注册人的主观状态不易直接确定，实践中一般通过其注册行为本身的客观表现并运用逻辑推理和日常生活经验法则进行推定。当然，有相反证据足以推翻该推定的除外，具体可以从以下四个层面进行考量。

一、申请人申请注册商标的具体情况

一般来说，大量申请注册与他人具有一定知名度或者较强显著特征的相同或者近似商标；大量申请注册除商标以外的与他人具有一定知名度的相同或者近似商业标识；大量申请注册行政区划名称、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标或者在短期内大量申请注册商标明显超出其经营所需等情形，均可认定构成《商标法》第四条第一款之规定。就短期内大量申请注册商标而言，一般可以从申请注册的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等角度审查。同时，审查申请人能否就申请注册的商标创作来源提交证据证明或予以合理解释，而非复制、摹仿或者攀附他人既有商标或其他商业标识等。

具体到本案中，吉利公司及其关联公司在2020年12月24日至2021年3月10日期间，共计申请了900余件商标，涉及多个商品或服务类别，从申请注册的时间跨度、申请数量、指定使用的商品或服务类别等角度看，同时结合在商标评审阶段吉利公司提交的证据，国家知识产权局认定上述行为系短期内大量申请注册商标进而违反《商标法》第四条第一款之规定并无不当。此外，就诉争商标标志本身来说，基于在案证据及吉利公司的解释，诉争商标“极氪”系吉利公司独创，且“极氪”商标在电动汽车等商品上经使用已有一定知名度和影响力，诉争商标具有一定显著特征。同时，吉利公司申请注册的900余件商标中还包括除“极氪”之外的其他商标，均非复制、摹仿、抄袭或攀附他人既有商标或商业标识等情形[2]。

二、申请人的自身情况

申请人的自身情况指的是申请人申请商标的情况与其经营规模、经营范围、经营发展所需等是否匹配，是否超出申请人正常的生产经营需求。

具体到本案，就诉争商标申请人吉利公司来说，根据其营业执照所载明的信息，该公司成立于2003年，注册资本为10.3亿元人民币，经营范围除涉及汽车领域外，还包括工程和技术研究和试验发展、电机制造、集成电路芯片及产品制造、工业设计服务、专业设计服务、企业管理、企业管理咨询、技术进出口、货物进出口、业务培训等，经营范围较广，故吉利公司具备一定的经营规模和使用诉争商标的能力。由此，体现申请人使用诉争商标能力的经营规模、经营范围等情况亦是认定申请注册商标的行为是否违反《商标法》第四条第一款的考虑因素之一，若申请人不具备相应使用能力而短期内申请注册大量商标，一般应认定为违反该规定。例如，在某商行诉国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷一案中，申请人系经营范围为糖、酒、饮用水、饮料、预包装食品、文具用品、五金批发及零售的个体工商户，其先后申请注册了40余件商标，包括与知名景点、县级以上行政区划名称、他人知名品牌等相同或者近似的标志，北京市高级人民法院二审判决认定诉争商标的注册申请违反了《商标法》第四条第一款之规定。[3]

三、申请人是否具有真实使用意图的合理抗辩事由

《审理指南》第7.1条第2款规定，前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。因此，就短期内大量申请注册商标，若申请人举证证明其具有真实使用意图，则可以认定诉争商标的注册申请不构成《商标法》第四条第一款之规定。就具体举证要求，可以从诉争商标实际使用的证据和准备使用的证据两个层面予以考虑。

具体到本案，吉利公司上诉主张其已将诉争商标使用在本案指定的商品上，足以证明其对诉争商标的真实使用意图。经审理认定，吉利公司除在电动汽车等商品上使用“极氪”商标外，其在原审诉讼中提交了在第18类商品上的实际使用证据，包括在箱、包、伞等商品上实际使用的框架协议、采购订单、发票，以及吉利公司在其“极氪”APP和“极氪订阅”APP上销售箱、包、伞等商品的证据，足以证明其在“行李箱、背包、伞”商品上已经就诉争商标进行了实际使用或具有使用意图。

此外，本案中就准备使用的证据，吉利公司在二审诉讼期间补充提交了极氪ZEEKR天猫和京东旗舰店销售网页公证书，证明其已在电商平台开通“极氪”品牌店铺，销售诉争商标指定使用的“伞”等商品。经法院审查，该“极氪”店铺确已开通上线并已有多种商品对外销售，本案第18类商品上有极氪“伞”销售，构成实际使用证据，但部分类别商品并未上线相关产品，结合吉利公司提交的在案相关证据及其陈述，可以将其视为准备使用证据，证明其实际使用意图。

四、申请人提交商标使用证据的证明程度

《审理指南》第19.9条就《商标法》第四十九条第二款的适用规定，诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。因此，在撤销连续三年不使用行政诉讼中，申请人需要举证证明其在诉争商标核定使用的商品上进行了实际使用，且该种使用需要覆盖诉争商标核定使用的全部类似群组，单纯为了维持诉争商标注册进行象征性使用的，不构成撤销连续三年不使用行政诉讼中的使用标准。相比于《商标法》第四十九条第二款，《商标法》第四条第一款并不要求当事人就诉争商标指定使用的全部商品均提交实际使用或者使用准备的证据。根据《审理指南》第7.1条之规定，申请人只要举证证明其具有诉争商标使用意图即可，否则过于苛责当事人的证明责任与证明标准，亦不当增加当事人的经营成本与未来经营风险。

具体到本案，吉利公司虽未就诉争商标指定使用的第18类全部商品（类似群组为1801-1802；1804-1806）举证证明实际使用，但其举证证明其在第18类的部分商品上，例如1802、1804群组的“行李箱、背包、伞”商品上进行了实际使用。此外，吉利公司亦提交了在部分电商平台开设网店及销售诉争商标指定使用商品情况的证据，尽管该证据亦未能证明诉争商标在全部指定使用商品上进行了实际使用，但上述证据足以证明吉利公司在诉争商标指定使用的部分商品上进行了使用，亦能证明吉利公司的使用意图，故法院最终认定诉争商标的注册申请不违反《商标法》第四条第一款之规定。

注释

[1] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第7.1【商标法第四条的适用】商标申请人明显缺乏真实使用意图，且具有下列情形之一的，可以认定违反商标法第四条的规定：（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的.前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持.

[2] 例如，在北京市高级人民法院（2021）京行终7331号案中，法院认定申请人在多个商品或服务类别上申请注册了包括“马蜂窝解锁”“途牛解锁”“去哪儿解锁”等多件商标，具有抄袭、摹仿他人知名商标、企业名称的意图，超出了正常合理的使用范围，构成《商标法》第四条第一款规定的情形.

[3] 北京市高级人民法院（2021）京行终1996号、（2021）京行终2143号行政判决书.