从一件玩具侵权案看实用艺术作品保护与约定赔偿适用的新发展

目次

一、案情回顾

二、审判结果

三、案件评析

（一）组装拼接玩具是否可构成著作权法上的作品

（二）平面设计图与立体造型如何对比

（三）本案损害赔偿额是否可依约定确定

（四）约定赔偿在司法适用中得到加强

一、案情回顾

【原告】宝高（南京）教育玩具有限公司、熙华世（南京）科技有限公司

【被告】晋江市东兴电子玩具有限公司、南京金宝莱工贸有限公司

原告诉称：

东兴公司原是宝高公司的合作伙伴，双方曾签订《合作生产积木玩具协议》。合作协议约定宝高公司委托东兴公司生产积木玩具，宝高公司负责产品的销售，并提供生产图像及模具。在合作协议中，东兴公司已明知并确认图纸、模具及产品所涉知识产权为宝高公司所享有，并明确约定东兴公司不得在宝高公司委托之外擅自生产、销售宝高公司玩具产品，否则将承担相应法律后果。若出现侵害宝高公司知识产权的行为，知识产权赔偿500万元。双方合作协议解除后，东兴公司非法占有宝高公司的玩具生产模具，并且大量生产和销售侵犯涉案知识产权的玩具产品。请求法院判令被告：1.停止侵权行为；2.连带支付原告赔偿金500万元；3.共同赔偿原告为制止侵权行为合理开支15余万元并承担本案全部诉讼费用。

金宝莱公司辩称：

1. 东兴公司提供了涉案玩具的品牌注册证。金宝莱公司销售涉案产品得到了该公司授权，尽到了审核义务。

2. 原告公司未取得授权的知识产权。原告公司单方声明没有法律效力。

3. 原告公司长期以来通过大量抄袭世界积木玩具领导品牌“乐高”的创意、造型生产出部分产品，毫无原创性可言。其声明的图案均为玩具界或公众熟知的图案，并非其所独创。

4. 在知道金宝莱公司销售“智慧帆”品牌产品后，原告公司不及时予以通知。因此原告公司不享有涉案知识产权，金宝莱公司亦不存在侵权行为。

东兴公司辩称：

原告公司并未获得国家知识产权部门的授权或办理相关登记，仅凭借公证书不能证明其享有知识产权。原告公司的玩具产品是公众所熟知的造型，并非其所独创，其产品不具有知识产权。此外，合作协议没有载明宝高公司开发的玩具模型具有知识产权。根据合作协议，东兴公司只是为宝高公司加工零配件。宝高公司在其发函要求终止合作协议起，该协议连同其中的条款就不具有法律效力。

原告在本案主张24项美术作品的著作权，即由其提交的玩具实物、3份著作权声明以及玩具外包装盒所证明的涉案24项玩具的整体造型以及外包装平面设计的著作权。原告认为被告侵犯了其24项作品的复制权、发行权、获得报酬权。

原告声明内容：

本声明书所附设计作品所有内容，包括但不仅限于：玩具产品零部件外形设计（结构、形状及其色彩），各类玩具产品包装样式设计图、图案设计图、各类玩具产品零部件生产设计图等，由本公司独立开发、创作和设计，本公司设计作品有相关知识产权，包括著作权、专利申请权、技术商业秘密权。未经本公司许可，任何个人或组织不得对本公司设计作品内容进行剽窃、复制、发行、汇编、披露、使用等侵犯其知识产权的行为。本公司对所附作品的创作人（职务作品）、创作时间、作品的真实性和合法性等独立承担责任。

被告东兴公司在参加相关“中国玩具展”期间印制并散发的智慧帆宣传册中，印有公主日记、世界著名建筑、火线特工等系列玩具图片。在其公司网站相关页面中有“名建筑系列清真教堂”、“名建筑系列瓦西里教堂”、“军事系列军绿坦克战车”等31款拼接玩具图片。其在天猫商城开设的智慧帆旗舰店，销售公主城堡、海盗船等拼接玩具。被告金宝莱公司在双方合同解除后曾向销售商供货2批，涉及27款产品，总价31余万元。

一审庭审中，原告提交实物证据，包括5个包装箱内共有玩具28盒，连同单独1盒，共计29盒，原告主张其中涉案23款产品，侵害宝高公司、熙华世公司21项作品的著作权。原告还提交了被告金宝莱公司根据其与点谱公司签订的订货合同提供的东兴公司样品21款的照片，以及样品实物3盒以供侵权比对。

经比对，原告认为，侵权实物、图片与其19件作品均相同。被告认可被控侵权实物包装盒正面图示与对应宝高公司、熙华世公司玩具实物和空包装盒正面图示相似，但不同意宝高公司、熙华世公司的比对意见，认为宝高公司、熙华世公司的设计图是画出来的，而东兴公司包装盒上图片是立体实物的照片，两者不好比较，因此宝高公司、熙华世公司作品与被诉侵权实物不相同也不相似。

宝高公司与东兴公司在签订的《合作生产塑料积木玩具协议》中，双方约定，宝高公司提供生产模具并按计划分阶段委托东兴公司加工生产塑料积木玩具产品。宝高公司负责包销其委托定制的塑料积木玩具产品。其第五条知识产权保护中约定：东兴公司不得向除宝高公司以外的第三方交付和宝高公司相同类型的产品，否则需承担违约责任。第六条合同生效、变更及违约责任：东兴公司如违反本约定的第五条承担其法律责任并需赔偿宝高公司500万元。

协议履行过程中，宝高公司向东兴公司发出《关于终止〈合作生产塑料积木玩具协议〉的通知》，告知东兴公司从收到本书面通知之日起终止双方《合作生产塑料积木玩具协议》。为双方是否因通知解除协议，宝高公司、宝高科技公司以东兴公司为被告，向被告所在地的福建省泉州市中级人民法院提起诉讼，请求确认双方签订的《合作生产塑料积木玩具协议》已解除，并请求判令东兴公司归还模具、支付违约金及赔偿损失等。东兴公司提起反诉，要求宝高公司、宝高科技公司偿还拖欠货款，赔偿损失等，后者包含了半成品积木、库存配件等损失。

福建省泉州市中级人民法院经审理作出民事判决，确认宝高公司与东兴公司签订的《合作生产塑料积木玩具协议》已于宝高公司解除函到达东兴公司之日解除，对其他争议事项亦一并作出判决。东兴公司不服，提起上诉，福建省高级人民法院二审判决维持原判。

二、审判结果

南京市中级人民法院经审理认为，原告享有涉案作品的著作权。金宝莱公司、东兴公司未经著作权人宝高公司的许可生产、销售和宣传行为侵害了宝高公司相关作品的复制权、发行权，构成著作权侵权。金宝莱公司、东兴公司应承担停止侵权，赔偿损失的民事责任。原告未能提交充分证据证明其因侵权所受损失，以及被告因侵权所得利益，故依法定赔偿确定赔偿额。

生效判决确认《合作生产塑料积木玩具协议》已于解除函到达东兴公司之日解除，根据宝高公司、熙华世公司所举证据本案侵权行为均发生于合同解除之后，故原告直接依据该合同条款主张被告赔偿500万元，一审法院未予支持。但鉴于该合同条款体现了宝高公司、东兴公司对于含涉案作品在内的宝高公司著作权价值的认识，以及侵害著作权所造成损失的预判，因此该合同条款可以作为本案确定赔偿额的重要参考因素之一。

同时还需考虑以下因素：被告的主观过错，两公司均曾与宝高公司有过合作关系，明知宝高公司作品而予以复制和发行；侵权规模：侵权行为涉及作品19件，点谱公司订单标的额，东兴公司通过授权经销商销售、参加玩具展、网络销售等渠道销售侵权产品，直到本案审理期间仍在宣传和销售被诉侵权产品；被诉侵权产品的价格；以及制止侵权合理开支等。

一审法院判决：

一、被告立即停止侵害原告宝高公司涉案19件作品著作权的行为；

二、被告金宝莱公司赔偿原告宝高公司经济损失及制止侵权合理开支50万元，被告东兴公司负连带责任；

三、被告东兴公司赔偿原告宝高公司经济损失及制止侵权合理开支共计400万元等。

原、被告均不服提起上诉。

经江苏省高级人民法院二审判决：

驳回上诉，维持原判。

三、案件评析

（一）组装拼接玩具是否可构成著作权法上的作品

本案的特殊性在于原告主张权利的是由大量可组装和拼接的颗粒组成的玩具，这些可组装和拼接的散件与组装拼接完成后的立体造型是何关系。所以应解决原告主张的相关组装拼接的玩具是否构成著作权法上的作品。作品是著作权的核心概念之一，它是著作权产生的依据和保护的前提。

我国《著作权法》对作品进行了定义并对各种具体作品的类型给予明确，经修正在新《著作权法》中，作品定义条款表现为“概括＋列举”的形式，将原《著作权法》中的“法律、行政法规规定的其他作品”，修正为“符合作品特征的其他智力成果”。这意味着我国从作品类型法定模式转向为作品类型开放模式。而现行法中只有美术作品的分类，其指通过视觉给人以美感的作品。通常包括绘画、书法、雕塑、工艺美术等。在著作权立法和修改过程中曾考虑到实用工艺品的法律保护问题，但因实用艺术品同纯美术作品不易区分；实用艺术品同工业产权中的外观设计不易区分；实用艺术品同工艺美术作品不易区分等原因，未将实用艺术作品明确列为著作权法保护客体。[1]

实用艺术作品兼具艺术性和实用性，具有与普通美术作品不同的特性，因而实用艺术作品的可版权性是著作权法中的难题之一。实用艺术作品是在艺术渗入人们日常生活背景下，形成的既具审美意义，又能满足人们日常生活需要的特殊作品。实用艺术作品纳入著作权法保护体系，是实现著作权法保护和鼓励创作、促进文化科学事业繁荣之立法完善的重要方面。但《著作权法》虽经三次修改仍未将实用艺术作品列为单独的著作权客体，实用艺术作品的保护再次成为悬而未决的问题。

在当时第三次《〈著作权法〉修订送审稿》[2]中曾将实用艺术作品单独归类，定义为：“指玩具、家具、饰品等具有实用功能并有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。”对此有学者认为，这是适应社会变化、回应相关产业的现实需求所为，也能为司法审判提供明确的法律依据。[3]但遗憾地是实用艺术作品目前仍未成为我国《著作权法》中的独立权利客体，在学术界和实务界虽对实用艺术品保护存在较大争议，但在司法保护中对实用艺术作品仍可获得著作法的保护。

特别是2021年8月，最高法院以指导性案例的形式发布了“左尚明舍家居用品（上海）有限公司诉北京中融恒盛木业有限公司、南京梦阳家具销售中心侵害著作权纠纷案”，[4]明确了实用艺术作品可受著作权法保护的法律地位。该案中最高法院认为，左尚明舍公司系独立完成“唐韵衣帽间家具”的设计制作者，该家具设计具有独创性，并且该家具的实用功能与艺术美感能够进行分离并独立存在。该家具可以作为美术作品受著作权法的保护，且著作权法保护的是实用艺术作品的艺术性而非实用性。

根据最高法院发布的《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》第九条规定：各级人民法院正在审理的案件，在基本案情和法律适用方面，与最高人民法院发布的指导性案例相类似的，应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。该案作为具有参照意义指导性案例，对于实用艺术作品侵权认定和保护作出重要地适用参照指导。

由此可以看出，我国司法实践已逐步形成了对实用艺术作品相对稳定的认定和保护思路，即对其中的艺术成分与实用部分进行分离并予以评价，将其作为特殊的美术作品来讨论是否构成著作权法意义上的作品。这样的保护路径也意味着实用艺术作品需要具有“审美意义”。一般认为，受著作权保护的实用艺术作品，其美学的表达能够从实用品的实用方面分离出来，并且独立于实用品而存在。本案涉及的是开发儿童动手和想象力的智力与造型玩具，其由众多零散的部件组成，并可组装成图示所展现的主体造型，当然也可以根据不同儿童想象力形成不同立体造型。

原告宝高公司在本案中就涉案玩具的整体造型主张著作权保护，而非就单个拼装颗粒主张著作权的保护。只要行为人动手，依图样用单个颗粒最终都能拼装搭建成立体造型。这些动手完成的立体造型是现实建筑、场景、物体等的再现，具有艺术性，造型独特，富有美感，属于美术作品保护范围。

我国司法实践中，对于此类具有艺术性的实用物品的保护，通过对美术作品的定义作扩大解释的策略，而将其纳入美术作品保护，这一做法在我国司法保护中一直占据主导地位。对于既有欣赏价值又有实用价值的客体而言，其是否可以作为美术作品保护取决于作者在美学方面付出的智力劳动所体现的独特个性和创造力。[5]

我国著作权法保护的实用艺术作品是兼具实用性、艺术性、独创性和可复制性，且其实用性与艺术性可以相互分离。审美是艺术作品独创性判定的前提性条件，实用性与艺术性的区分可以从审美意义的有无中加以判定。当然进一步区分，本案这类玩具应属于实用艺术作品，实用艺术作品的保护不仅是一个热门理论问题，更是一个具有紧迫性的现实问题。[6]寻求一种合理的实用艺术作品保护制度势在必行，确定实用艺术作品的法律地位，使其区别于传统的美术作品的保护方式和期限，才能更好地促进我国实用艺术作品和相关产业的快速发展。

本案特殊性还在于权利人对涉案相关立体造型中的部分拼装颗粒曾申请外观设计专利并获得授权，实用艺术作品与产品外观设计事实上具有很大的重合性。实用艺术作品位于技术与艺术的十字路口，处于专利和著作权之间的模糊地带。

学者郑成思曾作过一个形象的形容：由于有些客体符合不同知识产权的特性，如果用一个黄色的圆形表示专利保护，用一个红色的圆形表示版权保护，那么两圆相交时产生的橙色区域就是此类客体。他们不代表两种保护的全部，而是各自保护的一部分。[7]

我国专利法对外观设计产品所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，外观设计专利权立足于新产品之上，要求其美感设计必须与产品相结合，是对产品本身的新设计，很大程度上都是属于具有实用功能并有审美意义的平面或者立体的造型创造。著作权法意义上的“艺术性”和外观设计专利权所要求的“具有美感”虽然有一定近似，但有根本区别。两者强调的维度并不相同，外观设计所具有的美感，是一种现实审美，可以归入美学范畴；实用艺术作品的艺术性是艺术审美，属于艺术范畴。

在与外观设计的比较中可以发现，著作权意义上的“艺术性”，取决于作者思想的表达。定性意义上的艺术性，是指作者添加了艺术要素。这构成了作品个人化的特征。[8]特定对象是否存在艺术美感是法官关注的重点, 如果法官能够从特定对象中看出艺术美感, 该对象最终被判定为具有独创性的可能性就会提高。

实用艺术品要构成美术作品，应具备一定高度的艺术性，能使普通大众从观赏者的眼光以审美的角度认为该作品是艺术上的创作成果，法官的工作任务就是对特定对象是否具有艺术性（美感）即“是否可以进行审美评价” 作出判断。如果一件实用艺术品无法使人获得条件反射式的审美体验，就意味着其并不具备艺术作品的品性。而外观设计是技术（设计）和美学的结合体，侧重于保护其技术（设计）部分，其对美学提出“富有美感”的要求得以与功能性设计分割开来，而实用艺术作品则更加注重于对于艺术性的保护，故实用艺术作品所要求的艺术性应当高于外观设计中的“富有美感”。实用艺术作品在很大程度上可能会与外观设计产品发生交叉，从法律上有可能获得交叉保护甚至重叠保护。

结合本案涉案玩具的整体造型与其中的部分可用于拼装的颗粒，既是小的造型本身，也是组装整体造型的组成部分，外观设计是产品的外在装饰效果和自身功能的融合，是美学和技术的结合，其法律特征具有高度的复合性。其保护范围依据不同的法律，两者并不存在冲突和矛盾，两者的关系严格来讲是交叉保护。因此，即使涉案玩具的部分拼装颗粒曾被授予外观设计专利权，但其保护范围与涉案作品的保护范围存在实质性差异，宝高公司仍然可以就由拼装颗粒组成的玩具整体造型获得著作权的保护。

实用艺术作品与美术作品相比最主要的区别在于其必须以实用性为前提，实用性导致其受用途、材料、工艺和功能的制约，限制了实用艺术作品的表达方式和创作空间，故不应对其艺术高度提出过于严苛的要求，否则可能导致大批实用艺术作品无法得到著作权法的保护。[9]

（二）平面设计图与立体造型如何对比

从平面到立体或立体到平面之间的转换是否属于著作权上复制，所谓从“平面到立体”的复制，是指作品在被复制之时被固定在平面载体之上的，而被复制之后，被固定在三维载体之上。[10]对此，学界也存在一定争议。此类情况主要是指根据艺术作品、建筑作品设计图来制作实物，或从现有建筑实物或雕塑等艺术品转换成平面作品。

我国著作权法第10条第1款第5项规定的复制权是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。从该条文表述来看，对复制权所控制的“复制”行为采取的是“列举加抽象”的立法模式，该权利控制的核心领域是以一定的方式对作品的再现。

有学者认为，复制的基本特征是，第一，作品内容的再现性；第二，作品表达形式的重复性；第三，作品复制行为的非创造性。[11]我国《著作权法》虽然没有明确将从平面到立体的再现规定为一类复制行为，但学界和实务界普遍认为复制行为包括对作品从平面到立体的再现。同时，只有针对平面美术作品才能进行从平面到立体的复制，也就是根据平面艺术造型制作相应的立体造型。对于同一作品从平面到立体不同载体上的再现，若体现了同一作品之美感，立法或法律解释上对构成“复制”应是持肯定态度的。法院在司法实务中一般采取“直接再现”的标准加以判断，即只要未经许可对构成平面美术作品的造型进行立体再现，则均属于对平面美术作品从平面到立体的复制，从而构成著作权侵权。

原告将其3份《声明书》所示设计图、3盒玩具实物、21个空包装盒图案与东兴公司21件样品图片，3件样品实物、经公证封存的实物、网站页面所示图片、天猫商城“智慧帆旗舰店”网页所示图片，以及东兴公司在玩具展中的宣传册所示图片进行比对。

原告作品包括：《老式火车站》、《飞机场》、《公主卧室》、《公主与王子》、《公主别墅》、《公主城堡》、《T50057》、《T52207》、《公主宫殿》、《水上警督》、《稽查快艇》、《反恐勘察》、《追捕行动》、《拖障车》、《加油站》、《赛车场》、《敞开别墅》、《公主船》、《金银岛》等。上述原告作品对应被告产品《火车轰隆隆》、《机场枢纽中心》、《公主日记》、《世界著名建筑清真教》、《火线特工》、《极速挑战》、《温馨家园》、《瓦西里大教堂》、《迷失世界》等。原告作品《沙色卡车》、《战斗机》、《军绿快艇》无对应实物。

宝高公司提交的平面设计图等只是涉案作品的一种表现形式，通过平面设计图，可以合理确定相关作品的保护范围。在被诉侵权产品拼装之后，其立体造型与涉案作品没有实质性差异，故其构成著作权法中的复制行为。另外，本案被告东兴公司是利用原告交付的相关模具，在双方终止委托生产后，而生产的多款玩具拼装颗粒，其只要依图样也是可以当然组装拼接成原告基于其平面设计图而完成不同的立体造型，其平面形式和立体形式之间的相互转换构成复制。

对于实用艺术作品从平面到立体的转换，着重考察实用艺术作品和立体物之间的独创性和识别性细节是否相同或实质性相似，整体是否相同或实质性相似，如相同或实质相似仍属同一作品则依然是一种复制行为。

（三）本案损害赔偿额是否可依约定确定

准确认定著作权损害赔偿数额一直是司法实务须面对的难题，司法实践中，法定赔偿适用率高与侵权赔偿数额低仍为当前司法保护中主要特征。司法实践中较多适用法定赔偿，主要是基于权利人举证不足的现状而做出的一种无奈选择，既有制度规范在运行中受到广泛诟病，权利人普遍认为所受损害难以获得有效赔偿。损害赔偿是对原告因被告侵权行为所受损失的填补，旨在弥补权利人既受损失。

我国原《著作权法》（2010）第49条规定了损害赔偿“实际损失”“侵权获利”和“法定赔偿”三种计算方式，[12]且有适用上的先后顺序。但由于举证困难前二种赔偿计算方式在司法实务中运用并非常态，而适用法定赔偿则基本成为处理案件的主要确定方式。

本案虽最终仍以法定赔偿方式确定被告的损害赔偿责任，但其主要依据是原被告之间原是委托合作关系，订立相关合作协议，并且在协议中对具体权利行使和违约行为进行了明确约定，根据协议第五条和第六条的约定，东兴公司如违反协议第五条有关“知识产权保护”的约定，应承担法律责任并赔偿宝高公司500万元。上述约定系双方就知识产权侵权赔偿计算方式进行的事先约定，并不违反法律规定，故在侵权诉讼中可以作为计算侵权赔偿的依据。

著作权领域中的约定赔偿是权利人与行为人就侵权责任的承担所作出的事先或事后约定。具体是行为人（侵权者）向权利人支付一定金钱或约定损害赔偿的计算方法，这种约定主要是当事人双方为保护合同正常履行，防止违约行为，解决举证困难和提高纠纷效率等方面的考虑，而达成的约定。事先约定赔偿有别于法定赔偿，约定赔偿不应受法定赔偿额和范围的限制。约定损害赔偿的预定性、约定性表明了它与法定损害赔偿不同。尽管约定损害赔偿范围与实际损害的范围可能不尽一致，但它毕竟也是以违约和损害的发生为前提的，在这一点上它与法定损害赔偿相似。

一般来说，损害赔偿的主要形式是法定损害赔偿，而约定损害赔偿是为了弥补法定损害赔偿的不足而产生的，即由于法定损害赔偿常常要求考虑与实际的损害完全一致，而原告证明损害的范围常常发生困难，法院也会遇到计算损害的范围上的困难，而约定损害赔偿额就可以解决了这一难题。

约定损害赔偿一般要优先于法定赔偿而生效，这一规则正是合同自由下的意思自治规则的具体反映。[13]但此类事先约定赔偿普遍适用于合同法领域，在知识产权侵权损害赔偿领域适用过去并不多见。在《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷适用法律若干问题的解释》和商标民事纠纷适用法律相关司法解释中认可事后赔偿协议的可适用性，因事后协商是在侵权行为发生之后作出的，双方对造成的损失已有基本的判断，并在此条件下对诉讼过程和结果进行评估而作出经济损失有效解决纠纷方式。而事先约定则在现实中一般应具备一定条件而发生的，或者说双方存在有合作关系、竞争关系、劳动关系等有一定的特定联系或关系而产生，是在侵权行为未发生前，双方对将来可能出现的侵权或违约及损害后果并不能充分预知，对可能面临的诉讼成本亦无法准确计算，只是出于一旦发生争议，对受损方减轻举证责任或免于举证，提高诉讼效率而作出对双方有约束力的约定。

事先约定赔偿最具指导意义的典型案例是中山市隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害专利权纠纷案，[14]最高法院判决中对有关违约责任与侵权责任竞合从合同法基础理念角度予以探讨，并评价和分析了专利侵权之诉中适用事先约定赔偿的合法性和合理性，表明法院对确立不同损害赔偿确定方式的积极态度。同时该案对完善知识产权损害赔偿计算方式、适当减轻权利人举证负担、加强知识产权保护力度具有创新和指导意义，是知识产权判例制度进行的有益探索。[15]

在最高法院相关专利纠纷司法解释（二）第28条明确规定，约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。最高法院相关起草人员在解释该条在适用中，应当注意以下三个问题：

第一，约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合。原合同法第122条[16]所规定的违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在基础交易合同关系，基于该交易合同关系，一方当事人的违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。因此，该规定中的违约行为是指对基础交易合同约定义务的违反，且该违约行为同时侵害了对方权益，而不是指对侵权行为发生前后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。侵权责任法、专利法等并未禁止权利人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等做出约定。这种约定的实质是双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种简便的确定方法。当事人基于举证困难、诉讼耗时费力等因素的考虑，自愿对侵权赔偿数额做出约定，这是意思自治的体现，并不违反法律、行政法规的强制性规定，应被认为构成专利法第65条规定的四种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。

第二，虽然《解释二》第28条所称约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合，但不意味着该条不涉及合同法的适用。该条所称“依法约定”，主要是指合同法。亦即，人民法院应当依据合同法审查当事人的上述约定是否存在无效、可变更或撤销的情形。如约定违反合同法有关效力问题的规定，则不属于第28条所称的“依法约定”，自然也不能成为确定赔偿数额的依据。但是，一旦上述约定符合合同法等法律的规定，就成为当事人确定赔偿数额的“法律”，当事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低反过来主张约定无效。

第三，权利人和侵权人均可以主张依据该约定确定赔偿数额。实践中大多是权利人主张依据约定确定赔偿数额，而侵权人主张约定过分高于其实际获利。但是，如前所述，既然约定是平等市场主体自愿达成的合意，对于双方当事人而言，依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的。亦即，如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额，权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约确定赔偿数额，除非权利人证明该约定不符合法律规定。[17]

根据上述解释所明确的问题，本案对事先约定赔偿条款是否应予适用尚存有一定争议，因为原告宝高公司与被告东兴公司之间存在合作生产的基础合同关系，现原告主张被告承担侵权责任，本案是否存在违约责任与侵权责任的竞合问题值得研究。

根据本案查明事实，被告东兴公司行为是在双方合同终止之后所为，其继续使用原告交付的模具生产相关组合产品的颗粒并销售，其已失去合法使用依据，权利人主张其承担侵权责任时，则双方原协议的约束力能否延及协议终止之后的行为。

在合同领域，目前学说普遍肯定合同解除与违约金的并行关系。[18]根据《民法典》第566条之文义，无论合同解除是否基于违约，均可与违约损害并行不悖。合同解除后发生给付效力的违约金是否仍然能够维持，取决于合同解除是否会推翻此前给付效力发生要件已被满足的法律评价。可将违约金约定认定为《民法典》第567条中的“合同终止后有关结算和清理条款”，可确保违约金之有效性不因合同解除而动摇。

在涉及知识产权许可使用或实施的合同中，合同当事人以“违约金”之名约定赔偿数额，对双方都起到约束并督促履约的交易需求，更多地是为保证和督促在合同约定范围内使用相关知识产权，权利人意图借约定数额给对方施加履行压力，促使使用人或实施者依约行事。其不仅兼具补偿性和惩罚性，更在于保证知识产权使用限定在许可范围内履行，这样的约定条款在功能上更多体现在补偿或担保的“意定类型”。

约定损害赔偿有时也会转化为法定损害赔偿，这主要表现在如果赋予法院过大的干预合同条款的权力，而法院一味要求根据实际发生的损害来增减约定的数额，就会使约定损害赔偿转化为法定损害赔偿。所以在考虑二者关系时，既要考虑到公正、合理的要求，又要考虑到约定赔偿固有的性质和功能。按照私法自治原则，约定的损害赔偿应当优先于法定的损害赔偿。也就是说，当事人如果约定了损害赔偿，只要这些条款符合生效要件，就不应当再适用法定损害赔偿。受害人在取得约定赔偿额以后，也不应当再根据有关法定赔偿的规定要求赔偿其他损失。[19]

从上述法理分析而言，原被告之间合作协议中约定的条款是具备可适用的法理基础的，但本案一审法院出于谨慎稳妥考虑，仍只是以此作为法定赔偿时重要参考因素予以认定，不能不说保守有余，大胆不足。

因此，一、二审法院判决并未依据原告请求直接适用约定赔偿条款和数额，而是从双方约定至少可以证明对涉案相关知识产权市场价值的事先预判和当事人合意角度，在确定侵权赔偿责任时采取转换适用方式认可了当事人事先约定条款效力。同时根据查明的事实，原告主张的24项著作权最终法院只认定了19项权利被侵害，所以在适用法定赔偿时，在双方约定数额基础上做了适当调整减少。

最终一、二审判决综合考虑上述约定、东兴公司的过错程度、侵权行为的具体情节等因素，确定东兴公司承担的损害赔偿数额，有事实根据、合同参考和法理依据，因此从判决结果来看，总体仍是适当和正确的。也是符合减轻权利人举证负担、加大知识产权保护力度的政策导向。

（四）约定赔偿在司法适用中得到加强

约定赔偿（包括事先和事后）在知识产权损害赔偿领域具有重要作用，在不构成违约与侵权竞合的前提下可直接适用，即使存在竞合时也可以转化适用，这正是充分体现当事人意思自治，对知识产权约定赔偿更需关注权利人对使用人的施压担保的自治和实施者承诺的意图，特别是双方当事人对相关知识产权价值的预估和认可，也是充分体现知识产权市场价值的具体体现。

因此，这一赔偿方式具有预防、补偿、惩罚和维护行为自由（施压、保证）等多重损害赔偿的基本功能，所以十分前景广阔，这种赔偿方式也将有助于解决当前知识产权赔偿举证难、计算难、赔偿低的现实问题。

通过上述分析，此案一、二审法院对当事人约定赔偿虽未直接适用，但经转换依然主要是以当事人约定数额为基础加以适当调整而确定赔偿数额，从判决结果看还算是积极推动约定赔偿在著作权侵权案件中的适用。从各类知识产权专门法规定的损害赔偿责任及计算方式分析，约定赔偿的性质仍应为法定赔偿框架内的计算方式，并非独立的一种损害赔偿计算方式，但同时亦可将不同计算方法通过约定而灵活运用，而且可以依当事人请求应优先适用。近年来在司法实务中，全国各级法院在各类知识产权侵权纠纷案件中适用约定赔偿的判决案件的数量越来越多，对其中的争议问题认识也进一步加深并形成一定共识。

在各类知识产权侵权案件中，时常能看到原被告之间在事前在相关交易协议中，就合同期间或合同终止后可能发生的知识产权侵权行为直接约定赔偿数额或计算赔偿的方法等的情况。此类约定也可能产生于原被告之间因相关知识产权纠纷达成的调解协议、和解协议、不再侵权承诺书之中，或产生于原被告合作之前签署的授权许可或其他合作协议、交易协议之中，甚至有可能出现于侵权行为发生之后原被告之间的沟通协商之后。

从性质上看，侵权行为发生后的事后约定相当于双方之间就侵权责任的和解，而即便是依事前约定进行的赔偿，其性质仍应属于侵权责任，而非违约责任。[20]由于约定赔偿的性质属于侵权责任，在适用约定赔偿条款时，仍然应在审查侵权责任构成要件的基础上确定侵权责任是否成立，而不是依照合同违约责任构成要件进行审查。

在上诉人深圳市金谷美香实业有限公司与上诉人合肥皖丰种子有限责任公司、上诉人霍邱县保丰种业有限责任公司侵害植物新品种权纠纷案[21]中，最高人民法院二审认为：本案中，金谷美香公司与皖丰公司于2019年在安徽省和县农业委员会农业行政执法大队的调解与见证下签订的调解协议中明确约定，皖丰公司不得再以任何方式销售金谷美香公司“黄华占”品种权种子，如违反约定，皖丰公司给予不低于100万元的经济赔偿。

该调解协议系双方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形。皖丰公司对将来可能发生侵权行为的具体赔偿方法和数额写进调解协议，是双方为了便于细化皖丰公司再次侵权时侵权责任的具体承担，该约定是双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法，法律并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。而且，基于举证困难、诉讼成本等因素的考虑，应当允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。

由此可见，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额的确定方法，与《种子法》第73条的有关规定并不冲突，应当予以适用。故最高法院二审改判一审判决赔偿原告经济损失34万元，而对权利人依事前约定主张的侵权损害赔偿请求100万元全额予以支持。这一判决为知识产权侵权纠纷案件中广泛适用约定赔偿作出明确示范指引。

约定赔偿方式的适用，需以侵权损害赔偿责任构成为前提，另外对于约定赔偿方式是否可以优先适用问题，同样需满足当事人就该种赔偿方式所约定的具体适用条件。如不能满足当事人达成的约定赔偿条款中的适用条件，则约定赔偿方式就不能适用，仍然需要适用专门法所规定的责任承担方式和计算方法确定赔偿责任和数额。

需要注意的是《民法典》合同编通则部分第585条第2款规定了违约金调整规则，即“约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。”虽然约定赔偿属于对侵权之债的约定，然而由于约定赔偿本质亦属于违反当事人之间约定的后果，属于债法意义上的违约责任，因而法院亦可在约定的金额或约定方法的计算结果明显不合理时予以调整。

通说认为，在私法领域，无论侵权之债、还是违约之债，赔偿责任重在填补损失，而不在惩罚。即使在侵权之诉中，除非有法律明文规定，惩罚性赔偿责任不应适用。在合同纠纷诉讼，特别是商事经营合同纠纷诉讼中，惩罚性赔偿责任自无作为一般原则予以适用的余地。[22]因此，合同中有关惩罚性赔偿责任的约定是否有效应当严格限制适用。

当事人对知识产权使用或实施中的事先约定赔偿数额，一般并不能准确预估后续侵权所导致的实际损失，其目的主要并不在于补偿可能造成的损失，而更在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。对于惩罚性赔偿的约定适用，其前提应当是知识产权侵权人的行为符合惩罚性赔偿的适用条件，亦即《民法典》第1185条所规定的“故意侵害他人知识产权，情节严重的。”在当事人协议中直接约定赔偿金额情形下，双方所约定的赔偿金额可能超出权利人的实际损失，此时约定的赔偿金即带有惩罚性，在侵权方违反约定实施情节严重的故意侵权行为时则可以适用。

例如，在禧玛诺（新）私人有限公司与宁波赛冠车业有限公司等侵害专利权纠纷案[23]中，原被告在此前诉讼中曾达成调解协议，约定被告应立即停止制造、销售、许诺销售任何落入原告涉案专利权保护范围的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，否则支付原告违约金100万元。此后被告违反约定继续制造和许诺销售涉案侵权产品。原告再次诉至法院并要求被告依约赔偿100万元，而被告抗辩认为原告诉请赔偿金额违反侵权责任承担的比例原则，造成严重不公平和利益失衡。二审法院认为本案中被告系故意侵权、多次侵权，并存在故意逃避侵权责任的情节，符合惩罚性赔偿的适用条件，对被告的抗辩意见不予采纳。

综上所述，在当前加强严格保护知识产权的大背景条件下，有学者建议，约定赔偿协议原则上具有证据效力，事前约定赔偿符合适用惩罚性赔偿的主客观要件。约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数，对当事人达成约定赔偿的意愿影响不大且可控。在约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数的司法适用上，建议坚持以直接适用为原则，惩罚倍数调整为辅，并积极建立事先约定赔偿引导机制，为约定赔偿的司法适用提供程序保障。[24]

约定赔偿为惩罚性赔偿数额计算基数确定提供了合理可行路径。当协议约定赔偿明显属于惩罚性赔偿时应考虑民法典和知识产权专门法的规定条件，在具体案件适用上还需要以实际损失为基础，惩罚性赔偿毕竟不同于补偿性赔偿，其具有强制性色彩，因此，法律规定的倍数限制应当为效力强制性规定，不宜依当事人约定而突破，超出倍数限制的可依法予以调整。

注释

【1】胡康生：《中华人民共和国著作权法释义》，法律出版社2002年版，第18页。

【2】《著作权法》修改草案第一稿( 2012年3月) 第3条第9项将实用艺术作品定义为“具有实际用途的艺术作品”。第二稿( 2012年7月) 对这一概念进行了完善，即“实用艺术作品，是指具有实际用途并有审美意义的作品”。第三稿( 2012年10月) 对这一概念又作了补充，即“实用艺术作品，是指玩具、家具、饰品等具有实用功能并有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品”。著作权法终审稿中删除了有关实用艺术作品的有关规定。

【3】孟祥娟：《实用艺术作品宜为著作权独立的保护对象》，载《学术研究》2013年第3期，第50页。

【4】南京市中级人民法院（2014）宁知民初字第126号民事判决书、江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第85号民事判决书、最高人民法院（2018）最高法民申6061号裁定书。

【5】参见最高人民法院（2013）民申字第1269号民事裁定书。

【6】冯晓青、付继存：《实用艺术作品在著作权法上之独立性》，载《法学研究》2018年第2期，第136页。

【7】郑成思：《知识产权法》，法律出版社2003年版，第32页。

【8】付继存、杨翱恺：《著作权法上实用艺术作品审美价值判断的批判与超越》，载《西部法律评论》2023年第2期，第50页。

【9】李嵘：《实用艺术品著作权保护的考量因素》，载中国应用法学研究所编《最高人民法院案例选（第4辑）》，法律出版社2020年版。

【10】王迁：《知识产权法教程（第五版）》，中国人民大学出版社2016年版，第127页。

【11】吴汉东：《著作权合理使用制度研究》，中国政法大学出版社1996年版，第168页。

【12】著作权法第三次修改后第54条已对有关赔偿计算、方式等作出修正。

【13】王利明：《合同法研究(第二卷)》(第三版)，中国人民大学出版社2015年版，第661页。

【14】 最高人民法院（2013）民提字第116号。

【15】曹新明：《我国知识产权权判例的规范性探讨》，载《知识产权》2016年第1期，第42页。

【16】因民法典实施，原合同法已废止。《民法典》第186条规定：因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

【17】宋晓明、王闯、李剑：《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，载《人民司法（应用）》2016年第10期。

【18】王成：《合同解除与违约金》，载《政治与法律》2014年第7期，第8页。

【19】王利明：《合同法研究(第二卷)》(第三版)，中国人民大学出版社2015年版，第661页。

【20】朱佳平：《侵权约定赔偿的适用规则》，载《人民司法》2021年第8期，第82-86页。

【21】最高人民法院（2021）最高法知民终466号民事判决书。

【22】参见最高人民法院（2017）最高法民终387号中国人寿保险股份有限公司甘肃省分公司、甘肃兰东房地产开发有限责任公司合同纠纷案民事判决书。

【23】参见上海市高级人民法院（2020）沪民终555号民事判决书。

【24】许春明、杨欢欢：《约定赔偿作为知识产权侵权惩罚性赔偿数额计算基数研究》，载《知识产权》2022年第10期，第69页。