评析“用于提供有效不连续通信的方法和设备”发明专利权无效宣告请求案

优先权转让的证明与认定

优先权是《保护工业产权巴黎公约》中的一项基本原则，近年来，随着知识产权事业的发展和专利申请量的增长，申请人对于要求优先权更加重视，要求优先权的情况也明显增多，判断优先权是否成立已成为专利审查过程中的热点、难点问题。在以往的案件中，对于优先权的核实，更多的是针对其是否满足相同主题的判断，而本文藉由一起专利权无效宣告请求案，探析对于优先权权利主体的认定，具体来说，是涉及对 PCT国际专利申请在审查阶段若没有提交适格的优先权转让证明文件是否会导致优先权转让无效的判断。

案情概述

涉案发明专利的名称为“用于提供有效不连续通信的方法和设备”（专利号：ZL200880008630.6），专利权人为诺基亚技术有限公司（下称专利权人），无效宣告请求人为 OPPO广东移动通信有限公司（下称请求人）。

请求人使用两篇对比文件分别作为现有技术评价涉案专利的新颖性。经合议组初步判断，上述两篇对比文件披露的技术内容与涉案专利权利要求所要求保护的技术方案相似度较高。而涉案专利要求最早优先权日（US60/888514，下称在先申请）为2007年2月6日，上述对比文件的公开日均晚于涉案专利的最早优先权日，但早于涉案专利的申请日。所以，涉案专利优先权是否成立对该案的结论至关重要。

在以不具备新颖性为由提出专利权无效宣告请求的同时，请求人亦主张涉案专利不应享有在先申请的优先权，并提交多份证据，上述证据能够证明：在先申请的申请人为 T.K等5人；涉案专利在 PCT国际专利申请阶段的申请人为诺基亚公司以及T.K等5人，要求了在先申请的优先权，但未按照相关规定在 PCT国际专利申请请求书或优先权声明中提供优先权转让证明；在进入中国国家阶段时，以诺基亚公司作为申请人，也未提交相应的优先权转让证明文件；同时，美国专利商标局系统中也未查询到在先申请的转让信息。

请求人认为，根据我国专利法实施细则第三十一条的规定，要求优先权的申请人的姓名或名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让文件，未提交该证明材料的，视为未要求优先权。并且，《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节也指出：申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起3个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。涉案专利的专利权人为诺基亚技术有限公司，而其在先申请的申请人为 T.K等5人，两者完全不一致，且专利权人在申请的整个过程中始终未提交优先权转让证明，因此涉案专利不应享有优先权。

专利权人随即提交一份经过公证认证的声明（下称声明）。声明由在先申请全体申请人于2021年9月8日签署，证明在先申请已转让给诺基亚公司。声明具体内容为：我/我们（签名者），作为诺基亚公司或其关联方的员工，特此声明在提交美国申请（US12/027061）之前，已经根据诺基亚公司关于职务发明的规定，将该美国申请及该美国申请的优先权申请（涉案专利在先申请）的所有权益一并转让给诺基亚公司。

专利权人认为，该声明明确在先申请的权利已自始让渡，涉案专利可以享有优先权。请求人则坚持认为，优先权转让声明是后补的，无法证明涉案专利优先权转让的相关事实，涉案专利不应享有该优先权。

经审理，国家知识产权局于2022年2月25日做出第54441号无效宣告请求审查决定，在专利权人提交的修改文本的基础上维持专利权有效。

案件分析

在无效宣告请求程序之前，涉案专利经过了初步审查和实质审查，但在上述审查过程中，申请人并未因其发生过变更而要求提交优先权转让证明，为何会出现这种情况？这需要理顺审查过程中的相关规定。

（一）初步审查相关规定

首先，涉及进入中国国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理中有关要求优先权的规定：

在《专利审查指南》第三部分第一章第5.2节指出，“申请人在国际阶段要求了一项或多项优先权，进入国家阶段时该优先权要求继续有效的，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。申请人应当在进入声明准确写明在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称（与国际公布文本扉页记载一致）。

还有，专利局审查员认为有必要核查在先申请文件副本的，应当请求国际局传送该申请的在先申请文件副本。例如，国际检索报告中相关文件一栏内标明 PX、PY等类文件的，或者国际检索单位审查员没有检索到，但是专利局负责实质审查的审查员在补充检索中检索到 PX、PY等类文件的。

再者，涉及发明专利的初步审查中有关要求外国优先权的规定：《专利审查指南》第一部分第一章第6.2节指出，“申请人要求外国优先权的，应当在提出专利申请的同时在请求书中声明；……应当写明在先申请的申请日、申请号、原受理机构名称……”。

涉案专利在国际阶段要求了优先权，进入国家阶段时该优先权要求继续有效，视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明；也准确写明在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称，内容与国际公布文本扉页记载一致。观其国际检索报告，其中仅包括 Y、E、A类文件，并无PX、PY等类文件。

因此，依据上述规定，初审审查员不需要核查涉案专利的在先申请文件副本。

（二）实质审查相关规定

实质审查阶段对于要求外国优先权的规定：《专利审查指南》第二部分第八章第3.2节指出，审查员应当查对申请文档中是否有要求优先权声明以及在先申请文件副本。并且，《专利审查指南》第二部分第八章第4.6节指出，审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的对比文件构成 PX或 PY类文件，或存在 PE类文件，就需要核实优先权。

对照该案，在初审阶段其优先权声明已经视为提出，并且其国际检索报告以及实审过程中的两次检索报告均未出现 P类文件。

因此，依据上述规定，实质审查员亦不需要核查涉案专利的在先申请文件副本。

（三）无效宣告请求阶段

鉴于专利权人与在先申请申请人（T.K等）不同，请求人对涉案专利能否享有优先权提出了质疑，且如证据所示，专利权人在无效阶段之前也未提交任何与优先权转让相关的证明文件，并未尽到证明义务。

如上文所述，该案的专利权人在主动提交优先权转让证明的程序上确实存在瑕疵，但根据《专利审查指南》的相关规定，在初步审查和实质审查过程中，也并不需要申请人提交优先权的相关文件。而且，对于该案而言，如果判定涉案专利不能享有优先权，则很可能会导致其专利权被宣告无效。因此，在现行法律框架下，基于目前的审查实践，合议组需要考量上述程序瑕疵和专利权丧失之间的平衡。

（四）优先权转让证明的认定

对于专利权人在无效阶段所提交的声明，合议组从以下几个方面进行考量。

首先，对声明形式和内容的考量。声明中涉案人员齐备，由在先申请的全体申请人作出。并且，声明内容完善：明确在先申请全体申请人属受让公司（即诺基亚公司）的员工或关联方员工，公司职务发明规定已限制权利归属；明确权利转让的时间是在 PCT国际专利申请之前。

其次，对受让方的考量。由发明人进行申请，是美国临时申请的特殊要求，诺基亚公司拥有的专利数量巨大，且其作为企业制度完备的大公司，对于职务发明应当具备详尽的规定。

因此，尽管上述声明是后补的，但其表明全体申请人“在提交美国申请之前，已经根据诺基亚公司关于职务发明的规定，将该美国申请及该美国申请的优先权申请的所有权益一并转让给诺基亚公司”，明确 PCT国际专利申请之前的权利归属。即其可以证实在先申请的优先权已转让给了诺基亚公司。2016年，申请人由诺基亚公司变更为诺基亚技术有限公司，经过权利继受，因此涉案专利可以享有该优先权。

案件启示

该案焦点问题是关于优先权转让证明的认定，其根源在于中美专利制度的差异，在先申请作为美国临时申请，依据美国法律的规定，只能由发明人作为申请人提交。

纵观PCT国际专利申请和进入中国国家阶段的审查规定，始终本着信任和鼓励创新主体的原则，默认优先权均成立，对证明文件的要求也相对宽松。

该案从在先申请到专利权无效宣告请求历时15年，在 PCT国际专利申请、进入中国国家阶段、实审阶段等多个时间节点上，都发生过申请人的变更，但申请人均未提交优先权转让的相关文件，在涉案专利被提起专利权无效宣告请求后，专利权人方才提交转让声明。虽然在该案中，合议组最终认可了专利权人提交的证明文件，但这得益于上述声明人员齐备、内容完善、时间明晰、诺基亚公司职务发明制度完备的共同作用，可这一情形并非放之四海而皆准。

对于该案这种时间跨度大且涉及人员较多的案子，易生变数，可能妨碍优先权转让证明被认可、采信的因素较多。因此，在此提醒广大创新主体，在享有优先权惠益的同时，注意对自身权益的维持和维护，依法履行必要的义务、及时完善相关的手续。