《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的适用及例外探讨

《商标法》第四十四条第一款具有规范商标注册行为的重要工具性价值。在商标授权确权过程中，符合该情形是提起商标异议或无效的重要理由。该条的适用经历了从无到有，从兼具相对、绝对理由的条款到绝对理由条款，从限于无效宣告程序到延伸至商标异议程序阶段的过程。从中国裁判文书网检索 [1] 的情况来看，涉及该条的可检索到的北京知识产权法院作出的行政判决书为 338 份，97.2% 的案件法院认同行政机关结论。但不可否认，仍有少量案件存在分歧，其余 2.8% 共 81 份为法院撤销行政机关裁定的情形。在这 81 份判决中，又有 92.6%的案件共 75 件为行政机关认为不构成而法院认为构成该条规定的情形 ；只有 7.4% 的案件共 6 件属于行政机关认为构成而法院认为不构成该条规定的情形。[2]

 上述数据表明在涉及《商标法》第四十四条第一款的问题上，司法机关和行政机关总体上已经形成共识 ；在出现分歧时，司法机关更倾向于认为构成《商标法》第四十四条第一款的情形，在打击商标恶意注册行为上更有力度。打击恶意注册，净化商标注册秩序，形成高质量商标注册环境已是普遍共识 ；但另一方面，高质量的商标注册秩序，也离不开对合法注册行为的保护。适用该条规定，也须警惕以该条为名，行恶意妨碍他人正常注册商标之实，进而破坏他人企业正常合理的商业布局。

一、《商标法》第四十四条第一款的立法沿革

《商标法》从 1982 年颁布，已经过四次修改，到现在进行中的第五次修改，涉及第四十四条第一款的修改可分为如下三个阶段：

 第一阶段 ：概念提出和扩张阶段。这一阶段从1982 年《商标法》颁布至 2001 年《商标法》修正之前。1982 年颁布的《商标法》尚未提出“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的情形。1993 年修正的《商标法》在第二十七条中才首次明确“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”商标，可由商标局依职权或者依申请撤销。与之配套的经过1993 年、1995 年修正的《商标法实施细则》，明确了具体的 5 种情形，刨除其中属于欺骗手段的第 1 项、属于兜底条款的第 5 项，其余 3 项为 ：违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的 ；未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的 ；侵犯他人合法的在先权利进行注册的。从内容上看针对的是特定的民事权益，属于相对理由。也即不论是相对理由还是绝对理由，都可以“其他不正当手段”提起无效宣告请求。

 第二阶段 ：概念限缩阶段。这一阶段主要是2001 年《商标法》修正至 2013 年、2019 年修正之后，三次修法均将“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”与其他绝对理由如第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款并列，成为商标权无效宣告的绝对理由。在这一阶段，《商标法》第四十四条第一款属于无效宣告的绝对理由已成共识。

 第三阶段：概念修正阶段。最新的2023年《商标法修订草案（征求意见稿）》在新增的第二十二条第二项中，将“以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的”情形明确纳入恶意申请注册的范围，并分别在第三十六条和第四十四条中作为异议和无效宣告的绝对理由，在体系上实现了“不正当手段”与“恶意”注册的衔接，也明确了适用的范围。

二、基于《商标法》第四十四条第一款的实证考察

 立法的目的是为了规范和指导商标授权确权行为，而对商标授权确权行政审查和司法实践也反作用于立法事宜。“以其他不正当手段取得注册的”概念的提出、扩张、缩限和修正并非一成不变，其背后正是商标审查和司法实践的现实需求。

 尽管 2001 年《商标法》第四十一条第一款的规定已经体现了绝对条款的意思，但在适用上曾一度混乱。2005 年商标局在《商标审查及审理标准》中更是以部门规范性文件的形式予以确认。这在实践中导致很多违反相对事由的商标适用该条规定予以无效的情形。2001 年《商标法》修正之后，司法机关才参与商标授权确权过程。在一开始司法机关对行政机关的做法“亦步亦趋”，之后独立的观点才逐渐形成。[3] 可见早期在《商标法》第四十四条第一款的适用上，司法机关也不甚统一。

 直到 2008 年最高人民法院以典型案例的形式发布了“诚联及图形”商标案，最高人民法院在该条的适用问题上明确表态，认为“违反本法第十条、第十一条、第十二条规定”与“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为，所以该款规定商标局可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标，而且没有规定时间限制。[4] 此后的典型案例还有北京市高级人民法院的“蜡笔小新”商标案、“清样”商标案、最高人民法院的“海棠湾”商标案 [5] 等。

 2010 年最高人民法院出台了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12 号），明确了《商标法》要区分商标不予注册的绝对事由和相对事由。绝对事由保护的是公共利益和公共秩序，相对事由保护的是特定民事权益。[6] 其中第 19 条规定 ：“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用《商标法》第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。”最高人民法院 2017 年公布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2 号，简称 2017 年商标授权确权司法解释）第 24 条则更进一步明确，《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”，应是以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的情形。在 2020 年司法解释修正时，仍坚持这一观点。这在商标局和商标评审委员会 2017 年发布的《商标审查及审理标准》中得到了回应。“此种情形是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公共利益。对于只是损害特定民事权益的情形，则应适用商标法第四十五条及商标法的其他相应规定进行审查判断。”

三、《商标法》第四十四条第一款适用例外案例

 梳理上述立法和实践过程，在《商标法》第四十四条第一款的适用问题上，明确排除了相对事由的适用。相对事由一般理解为针对特定民事主体的事由，在排除特定民事主体之后，如何判断是否属于具有“其他不正当手段”？过于强调对恶意注册的打击，可能就会忽略对于其他正当商标申请注册行为的保护，存在“矫枉过正”的风险，“误伤”正常进行商标布局的企业。

笔者在中国裁判文书网检索到的行政机关认为构成而法院认为不构成该条规定的，有如下具体情形 ：申请商标数量较少 ；已获驰名商标保护 ；有使用证据或具有使用能力和意图 ；仅涉特定主体无关公共秩序和公共利益。也即主要分歧在于申请数量问题、驰名商标和该条适用次序问题、商标使用问题、相对绝对事由问题。相对绝对事由规则已经非常明确，本文选取另外三种情形的案例试作简要分析：

（一）申请数量问题

《商标法》第四十四条第一款通常被限缩理解为大规模、大范围囤积商标行为，因此商标申请数量便是重要的判断依据。对于动辄申请上百个甚至上千个商标，且涉及商品各个类别，显然是超出企业正常的经营能力的 ；除非确实出于保护主商标目的的防御性注册。但是如果申请人名下商标申请数量极少，一般则不宜适用该条规定的情形。在“伊萊克斯 Electrolux 及图”商标案 [7] 中，法院认为，在案证据仅证明广州伊莱克斯公司除本案诉争商标外，仅有数件商标，对于广州伊莱克斯公司而言，均具有使用的可能性，尚不足以证明其具有囤积商标的意图。因此，商标评审委员会据此认定诉争商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款规定的“欺骗或者其他不正当手段”取得注册的情形，依据不足。事实上，数量多寡是相对的，以此判断是否构成《商标法》第四十四条第一款是比较困难的，除非特别明显的只有数个或者高达成千上百个商标的极端情况。在申请人名下存在十几个、几十个的情况，更是不能简单的“唯数量论”，而需要结合案件的具体情况进行判断。

（二）已构成驰名商标条款或其他相对条款规制情形

 在适用《商标法》第四十四条第一款规定时，一般都较为谨慎，甚至认为该条规定具有兜底性质。北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》第 17.5 条规定，根据在案证据能够适用《商标法》其他条款对诉争商标不予注册或无效宣告的，不再适用《商标法》第四十四条第一款。在“士力架”商标案 [8] 中，玛氏公司主张诉争商标的注册构成《商标法》第四十四条第一款所指的以“其他不正当手段”取得注册之情形的理由在于，酒源皇公司不仅注册了与其已达到驰名程度的“士力架”商标相同的诉争商标，还在第 33 类商品上申请注册了与联合利华有限公司知名品牌“多芬”相同的第 12215695 号“多芬”商标。对此，法院认为，根据法院查明事实，第 12215695 号“多芬”商标已被依法驳回申请，而在本案中业已根据玛氏公司的起诉理由，并结合在案证据认定诉争商标的注册损害了玛氏公司作为驰名商标权利人的利益，从而违反了《商标法》第十三条第三款的规定。在此情况下，尽管酒源皇公司申请注册诉争商标的行为有违诚实信用原则，但尚不足以认定该行为已达到损害公共利益和公共秩序的程度，故不宜将其认定为《商标法》第四十四条第一款所指的以“其他不正当手段”取得注册的情形。这也反映了商标授权确权审查过程中对于《商标法》第四十四条第一款在法律适用上的困惑，尤其是在与驰名商标认定同时存在时，是按需、个案认定构成“其他不正当手段”还是按需、个案认定构成驰名商标？适用驰名商标的条款对商标权宣告无效仍属于相对理由，在相对理由可以成立情况下，绝对理由仍然需要慎用。

（三）使用商标的能力和意图

 使用是商标注册的全部意义。《商标法》第四条规定，不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。在修改过程中，对于是否增加“恶意”二字曾有过专门讨论。[9] 这显然不是心血来潮之作。《商标法》第四条与第四十四条第一款遥相呼应，都是对不以使用为目的恶意注册行为的规制，从立法目的上来看也有意为防御性注册等善意的商标注册行为留下了一道门。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（下称《审理指南》）第 17.4 条特别指出了“其他不正当手段”具体情形的例外，即“诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。在“SAFETYJOGGER”商标案 [10] 中，法院认为，原告宝汉鞋业公司的经营范围包括“特种劳动防护用品制造（凭生产许可证经营）”，且原告提交的照片等证据可以证明其具有生产“防事故、防辐射、防火用鞋”等诉争商标指定使用商品的能力和意图。虽然原告宝汉鞋业公司在第 9 类商品上申请注册了一定数量的商标，但并无在案证据证明其曾经通过转让等方式牟取商业利益，或具有通过转让等明显违背商标内在价值方式牟利的意图。法院综合考量认为不应认定诉争商标属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。这一案件即是从商标使用的角度出发，豁免了《商标法》第四十四条第一款的适用。

四、《商标法》第四十四条第一款例外情形的考察因素

 在“脸谱 FACEBOOK 及图”商标案 [11] 中，北京市高级人民法院就《商标法》第四十四条第一款的适用指出，“其他不正当手段”的理解，应当是限于以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益情形的规制。虽然在具体案件中系对诉争商标申请注册的情形予以规制，但实则是对申请注册人就诉争商标的申请注册行为予以的制止，特别是对于申请注册人通过囤积他人大量具有较高知名度的商标，主观上并无合理事由，客观上亦无实际使用意图，通过牟取不正当利益的相关申请注册行为，均是在具体案件中予以是否属于“其他不正当手段”情形进行了评述，将直接对该申请注册人的相关注册行为所指向的商标产生影响。因此，在认定上述情形时，应当采取审慎原则，一方面对确属是以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，明显违背商标内在价值，并会对商标注册秩序产生消极影响，有碍于社会主义市场经济诚实守信经营秩序建立的行为，应当予以有效规制 ；另一方面也应当考虑中国采取商标注册制度，对商标本身的保护更多地考量商品或者服务来源的稳定性和对应性，而非相关主体对特定标志的垄断，故允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，这也是中国商标基本制度所决定的。故此，在对法律所规定的特定情形予以认定时，不能以动摇商标基本注册制度为代价，否则所产生的社会收益将远大于所付出的社会成本，更应当予以严格认定。

对于“其他不正当手段”的认定，核心在于对“不正当”的认定，即考察商标申请人主观目的、行为手段，并结合个案具体特点进行认定。从司法审查的角度，应当从整体出发，判断申请人企业运营状况和商标申请情况，初步判断申请人是合理布局商标还是恶意囤积商标 ；同时也要从诉争商标具体情况出发，判断诉争商标申请注册是否具有恶意 ；最后综合案件具体情况，判断是否属于《商标法》第四十四条第一款规定的情形。

首先，从主观目的的角度考察，一是应当判断申请人在商标申请时是否具有恶意。主观状态需要通过客观表现来判断，恶意的判断应当通过行为的外在表现予以确定，如他人在先注册的商标具有较强显著性和知名度，申请注册的商品与他人商品相关度极高、与他人具有特定的人员关系或业务关系、与他人有过相关关诉讼纠纷、地理位置具有特定关系等。通过外在的行为能够认定申请人具有明知或者应知的情形，可作为主观目的具有恶意的证据。二是应当着眼于商标使用，分析申请人申请注册的具体商标及指定的商品类别是否属于生产经营的目的。如果申请注册的商标所涉及的类别与其经营范围基本一致，一般应当属于正常的生产经营，而非不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，该行为无可非议。

其次，从行为手段的角度考察，也就是从商标使用的角度进行考察，包括是否具有使用意图以及是否进行了实际使用。实际进行了商标性使用自然具有使用意图，但仅有实际使用意图但尚未投入实际使用可否作为阻却“其他不正当手段”的理由？北京市高级人民法院《审理指南》第 17.4 条要求二者兼具，缺一不可，但上述提及的案例似乎认为具有使用能力和使用意图即可以认为申请行为具有“正当性”。之所以会有这种印象，在于正当或者不正当这一表述，本身可从主观状态的角度理解，也可从价值评价的角度理解。从主观状态评价，则无需考虑实际使用行为 ；如果从行为的价值评价，当然离不开行为本身。考虑到《商标法》第四条对“不以使用为目的恶意注册商标”否定性评价，主观状态之“善意”或者“恶意”对于认定商标注册行为更有意义，因此如果能够证明申请人具有真实使用意图且这一意图是善意的，即可以阻却《商标法》第四十四条第一款的适用。

最后，要考虑个案的不同情况。这属于个性化极强的因素，企业的所处的行业特点、特定历史背景、经营模式等都可能成为考量因素。在“潮十三”商标案 [12] 中，法院认为，白水杜康公司从 70 年代初期就开始生产“杜康”酒，且长期与伊川、汝阳杜康酒厂共同使用“杜康”商标的事实。白水杜康公司对“杜康”商标的使用和知名度作出了贡献，其在商标中使用“杜康”二字受法律保护，并享有与“杜康”二字有关的相应商誉。第三人作为白水杜康公司控股股东，出于统一知识产权管理的需求，申请注册“白水杜康”相关的商标有其特定的历史背景，存在合理依据。在规范使用的情况下，不会影响他人对“杜康”商标的专用权。故原告主张第三人申请“白水杜康”及“十三潮”等商标具有不正当性，进而构成《商标法》第四十四条第一款的情形，没有事实依据。

商标是企业的名片，有效遏制恶意商标注册申请行为，使“商标申请数量与经济发展水平、市场主体增幅增速、商业活动实际需要匹配”是《专利和商标审查“十四五”规划》[13] 的重要内容。在商标授权确权案件中，准确适用《商标法》第四十四条第一款，精准打击不以使用为目的的恶意商标注册申请行为，保护合法商标注册行为，是建立高质量商标注册秩序的重要内容。

注释

[1] 笔者以《商标法》第四十四条第一款的主要内容即正文包含“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效”、判决结果包含“撤销”、法院名称为“北京知识产权法院”、文书类型为“判决书”、案件类型为“行政案件”在中国裁判文书网进行高级检索，检索结果共 338 件（检索日期：2023 年 3 月 24 日）. 进一步筛选其中因为对第四十四条第一款认识不同撤销行政机关裁定的，共 81 件 . 因北京知识产权法院对商标授权确权行政诉讼具有专属管辖，且裁判理由一般均完整引用法条内容，判决结果包含“撤销”表明撤销行政行为，故该检索方法虽可能不能穷尽所有文书，但仍具有一定参考意义.

[2] 在笔者通过中国裁判文书网检索到的 81 件因为对第四十四条第一款认识不同撤销行政机关裁定的案件中，仅 6 件属于行政机关认为构成而一审法院认为不构成该条规定的情形.

[3] 钟鸣 .《商标法》第 44 条第 1 款评注 [J]. 知识产权，2020（2).

[4] 最高人民法院（2006）行监字第 118 － 1 号驳回再审申请通知书.

[5] 北京市高级人民法院（2011）高行终字第 1427 号行政判决书、北京市高级人民法院（2015）高行知（终）字第 659 号行政判决书、最高人民法院（2013）知行字第 41 号行政裁定书.

[6] 最高人民法院知识产权审判庭负责人就此条规定在答记者问时表示 ：《商标法》区分商标不予注册的绝对事由和相对事由 . 绝对事由保护的是公共利益和公共秩序，相对事由保护的是特定民事权益 .《商标法》第四十一条第一款和第二、三款分别针对违反绝对事由和相对事由的注册商标争议作出规定 . 其中第一款中的“其他不正当手段”是指《商标法》第十条、第十一条、第十二条以外的，与欺骗手段相并列的其他损害公共利益和公共秩序的注册行为，是商标禁止注册的绝对理由的兜底条款 . 因此，《意见》采用列举加兜底的方式对“其他不正当手段”予以界定，以解决实践中所出现的情形 . 同时，明确损害特定民事权益的行为，应当适用《商标法》第四十一条第二、三款及《商标法》的其他相应规定进行审查判断 . 参见孔祥俊、夏君丽、周云川 ：“《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的理解与适用”，载《人民司法 · 应用》 2010 年第 11 期.

[7] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 53 号行政判决书.

[8] 北京知识产权法院（2017）京 73 行初 5177 号行政判决书.

[9] “全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《〈中华人民共和国建筑法〉等 8 部法律的修正案（草案）》审议结果的报告”，其中提到 ：草案在《商标法》第四条第一款中增加规定 ：“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回 .”有些常委会组成人员提出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回 . 宪法和法律委员会经研究，建议修改为 ：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回 .”http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-04/23/content_2086187.htm，2023 年 3 月 26 日访问.

[10] 北京知识产权法院 (2017) 京 73 行初 4117 号行政判决书.

[11] 北京市高级人民法院（2016）京行终 5374 号行政判决书.

[12] 北京知识产权法院（2021）京 73 行初 11721 号行政判决书.

[13] 国家知识产权局 2021 年 12 月 31 日《专利和商标审查“十四五”规划》（国知发法字〔2021〕41 号）.