评析“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”实用新型专利权无效宣告请求案

浅析保密条款在专利审查中的适用

涉案专利是一件实用新型专利，名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”（专利号：ZL201720389490.8），专利权人为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，专利权无效宣告请求人为袁某某。国家知识产权局经审理后作出了第55586号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。

该案是我国专利法引入保密审查条款后，以该法条宣告专利权无效的典型案件。案件审理涉及“保密审查条款”适用中需要考虑的多个法律问题，包括适用该条款的考量因素，举证责任的分配等。

关于保密条款的理解

专利制度是一种以技术公开换取法律保护的制度，但当提交专利申请的发明创造涉及国家安全或重大公共利益时，其公开有可能使国家安全或者重大公共利益受到难以弥补的损害。因此，基于国家安全或者重大公共利益的考虑，大多数国家都制定了专利申请的保密审查制度，《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）第七十三条中对此也作了明确规定。

为了防止涉及国家安全或者重大公共利益的发明创造因申请专利而被不恰当地公开，我国在两个环节上予以规范和管理：一是在我国提出专利申请的环节，二是向国外提交专利申请的环节。在第一个环节，通过依法将相关专利申请确定为国防专利申请或者保密专利申请，防止需要保密的发明创造因提交普通专利申请而被公布或公告；在第二个环节，通过对申请人拟向外提交专利申请的发明创造进行保密审查，防止需要保密的发明创造因向外申请专利而被公开。

对于上述第二个环节，专利法第二十条（2020年第四次修正时变更为专利法第十九条）第一款规定，“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序和期限等按照国务院的规定执行”，第四款规定，“对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权”。从2010年2月1日起施行的专利法实施细则（下称2010年专利法实施细则）第四十四条（涉及发明、实用新型专利申请的初步审查）、第五十三条（涉及发明专利申请的实质审查）和第六十五条（涉及无效宣告请求的理由）的规定来看，未根据专利法第二十条第一款的要求履行保密审查，不仅是专利申请被驳回的理由，也是专利权被宣告无效的理由之一。

根据专利法第二十条第一款的规定，保密审查是每一个在中国完成的发明或者实用新型向国外提交专利申请前的必经程序，不论该专利申请是否涉及国家安全或者重大利益。适用专利法第二十条第一款需要满足三个要件：第一，发明创造为发明或者实用新型；第二，发明创造是在中国完成的；第三，申请人向国外提交专利申请前应当履行这一义务。实践中，第一个要件通常不会存在争议，难点在于后两个要件。

关于第二个要件，即如何认定发明创造是在中国完成的。2010年专利法实施细则第八条第一款规定，“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”。对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断，一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是独立权利要求中，另一方面，所述实质性内容原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容。对于如何表明所述实质性内容在中国境内完成，一方面，可以参照2010年专利法实施细则第十三条的规定，从发明人的角度进行判断，因为专利法所称的发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人；另一方面，可能需要考虑申请人（如果申请人系企业的话）在国外是否有研发机构，有无证据表明发明人是在处于国外的研发机构完成发明创造的。当然，这是一个综合多个因素考虑的问题，不能一概而论。

关于第三个要件，即如何申请保密审查。根据2010年专利法实施细则第八条第二款的规定，直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向专利局提出保密审查请求，并详细说明技术方案；向专利局申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向专利局提出保密审查请求。当然，直接向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

相关证据的举证责任分配

该案中，专利权人在提交中国专利申请之前，先在美国提交临时申请，但未履行保密审查程序。请求人认为，专利权人的住所地和研发机构均在中国境内，4位发明人均为中国公民，在中国工作。因此涉案专利不符合专利法第二十条的规定。

首先，请求人举证了涉案专利（包括其优先权文件）和美国临时申请文件。基于这些证据可以确认以下事实：第一，涉案专利为实用新型专利，申请日为2017年4月14日，优先权文件的提交时间为2017年1月10日，而美国临时申请的申请日为2016年12月20日，专利申请人相同，即专利权人在提交涉案专利申请前先在国外提交专利申请。第二，比较美国临时申请、优先权文件和涉案专利的权利要求，三者技术方案完全相同。

其次，请求人举证了涉案专利在实质审查阶段的审查档案，用于证明专利权人在提交美国临时申请之前未履行保密审查程序，对此专利权人无异议。对于请求人而言，这是一个消极事实。请求人通过举证审查档案或者向专利局进行相关事项的查询结果，可以初步表明不存在保密审查过程。当然，如果专利权人有反对意见，其提交相应证据证明保密请求行为存在更为便利。

再者，该案的焦点落在涉案专利的实质性内容究竟是在中国还是在国外完成的。请求人提供的证据主要有专利权人的招股说明书（证据2—1）、关于专利权人公司产品的相关报道等，用于正面证明涉案专利的发明创造在中国完成。专利权人为反驳这一事实，提交了发明人之一的出入境记录查询结果，以证明提交美国临时申请之前该发明人曾去往美国，因此涉案专利的发明创造是在美国完成的。

无效决定首先从两个角度对发明创造实际完成地进行判断分析。一是专利权人的住所地。证据2—1载明专利权人公司住所地在浙江省绍兴市新昌县，且无相反证据表明在提交美国临时申请之前，专利权人在国外有具备技术研发或产品设计能力的机构，因此可初步证明涉案专利的实质性内容高度可能是在中国完成的。二是发明人的国籍。涉案专利的4位发明人均应当被认为是对发明创造的实质性内容作出创造性贡献的人。根据证据2—1的记载，三位发明人均为“中国国籍，无境外永久居留权”，三人做出职务发明的工作地应当被认为在中国。同时，关于另一位发明人的报道可初步证明其工作任务与涉案专利具有关联性，且其工作地也在中国。因此，请求人提供的证据可初步证明涉案专利的实质性内容在中国完成具有高度可能性。

无效决定接着分析了专利权人的反驳证据能否推翻以上初步结论。第一，该反证并不涉及涉案专利的技术构思、技术方案等能体现其研发形成过程的相关信息，无法直接证明涉案专利的完成地。第二，该反证仅能证明涉案专利发明人之一曾去往国外，但该事实本身与涉案专利的完成地无直接关联。专利权人主张涉案专利的发明创造在国外完成，应有能力提供该发明创造在国外研发并完成的直接证据，或者说专利权人更容易掌握发明创造研发过程的相关资料以及提供研发地的直接证据。在专利权人未能提供充分证据，未尽到举证义务的情况下，其应承担相应的不利后果。

无效决定针对保密条款的以上审查思路，在举证责任的分配上基本上遵从“谁主张谁举证”的原则，作为无效宣告请求人，必须举证证明专利权人在提交涉案专利之前先在国外提交了技术方案实质相同的专利申请，同时提交初步证据表明其在向国外提交专利申请之前未履行保密审查义务，且涉案专利权利要求的技术方案在中国境内完成具有高度可能性。只有无效宣告请求人完成了以上举证责任的情况下，才能将推翻这一事实的反驳责任转移至专利权人，不能因为专利权人掌握有涉案专利研发过程中形成的详细技术信息，就一概将证明发明创造性的实质性内容在国外完成的责任直接给予专利权人。

相关启发及意义

该案虽然涉及的是实用新型专利，但其中有关保密审查条款的适用，无论对于机械制造领域还是通信、医药等领域的创新主体，在走向国际市场的过程中都具有一定的示范作用。在技术全球化、市场国际化的今天，企业的发展与知识产权的保护越来越密切。关注技术创新是知识产权保护的重要环节，完善企业创新管理相关规范、固化保存相关信息、了解掌握不同国家的法律要求，对于技术创新的保护同等重要。