商标注册损害他人在先著作权的司法认定

案 情

当事人 

原告：中国建设银行股份有限公司（简称建设银行） 

被告：国家知识产权局 

第三人：青岛元宝来进出口贸易有限公司（简称元宝来公司） 

案由：商标权无效宣告请求行政纠纷 

第 17842882 号“元宝徕及图”商标（简称诉争商标，见下图 1）由元宝来公司于 2015 年 9 月 8 日 提出注册申请，于 2016 年 12 月 28 日被核准注册， 核定使用商品为第 19 类的“石膏板”等，专用期限 至 2026 年 12 月 27 日。 

第 1049653 号图形商标（简称引证商标，见下图 2）由建设银行于 1996 年 1 月 25 日提出注册申请， 于 1997 年 7 月 7 日被核准注册，核定使用服务为第 36 类的“金融”等，专用期限至 2027 年 7 月 6 日。

图 1 诉争商标

图 2 引证商标

    建设银行成立于 1954 年 10 月 1 日，是大型国有银行。2005 年 10 月在香港上市，2007 年 9 月在上海上市。截至 2015 年，建设银行在中国境内营业。机构总计 14，917 个，利润总额达 29,839,713 百万元，存款业务量达到 13,668,533 百万元，贷款业务量达到 10，485,140 百万元。自 2000 年开始，建设银行连续 22 年进入世界 500 强企业排行榜，其中 2000 年排名第 364 位、2015 年排名第 29 位、2021 年排名第 25 位。自 2012 年以来建设银行获得多项金融领域的荣誉。人民网、央广网、腾讯网、今日头条等多家网络媒体对建设银行及引证商标进行了大量宣传报道。诉争商标申请前，青岛日报、青岛早报、青岛财经日报、银行家等青岛的媒体也对建设银行、引证商标进行了宣传报告。以“中国建设银行”为检索词在国家图书馆科技查新中心进行检索，1996 年1 月 1 日至 2015 年 9 月 8 日期间，共检索出期刊文献 700 余篇。

建设银行主张对建行行徽享有在先美术作品著作权，该行徽与引证商标标志完全相同。建设银行于 2020 年 12 月 30 日对建行行徽进行作品登记，以著作权人身份取得作品登记证书，所附建行行徽与引证商标标志完全相同。作品登记证书中记载的作品类别为美术作品、创作完成日期和首次发表日期均为 2004 年 9 月 17 日，但建设银行主张该美术作品于 1996 年即创作完成。1996 年第 5 期《中国金融》刊登了《中国人民建设银行启用新行名、新行徽》一文，其中载明建设银行从 1996 年 3 月 26 日开始启动新的行名和行徽，该文所附行徽与引证商标及建设银行所主张在先著作权的行徽完全相同。1996 年建设银行发布《中国建设银行行名行徽使用管理规定》。

元宝来公司表示，诉争商标系其法定代表人自行设计完成。

2021 年 12 月 7 日，国家知识产权局就建设银行针对诉争提出的无效宣告请求作出商评字〔2021〕第 343044 号《关于第 17842882 号“元宝徕及图”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认为 ：一、虽然在案证据可以证明引证商标经使用已具有一定知名度，但诉争商标核定使用的商品与建设银行所主张驰名的引证商标核定使用的“金融”等服务差别较大，关联性弱，且诉争商标作为图文组合商标与引证商标区别明显，无法认定诉争商标与建设银行主张驰名的引证商标共存于市场容易误导公众，进而导致建设银行的利益受到损害，故诉争商标的注册未违反 2013 年修正的《中华人民共和国商标法》（简称 2013 年商标法）第十三条、第十四条的规定 ；二、诉争商标与建设银行主张著作权的美术作品存在明显差异，未构成实质性相似，故诉争商标的注册未构成 2013 年商标法第三十二条所指损害他人现有在先权利的情形。综上，国家知识产权局依据 2019 年修正的《中华人民共和国商标法》（简称 2019 年商标法）第四十四条第三款、第四十五条第二款、第四十六条的规定，裁定：诉争商标予以维持。

建设银行不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定。

审 判

北京知识产权法院审理认为：诉争商标系图文组合商标，而引证商标系图形商标。虽然诉争商标的图形部分完整包含了引证商标的图形部分，但两图形尚存在一定差异，且诉争商标还包括文字“元宝徕”，故诉争商标在整体上能够与引证商标相区分，不会误导公众，进而使建设银行的利益可能受损。因此，即便建设银行提交的证据能够证明引证商标具有一定知名度，也不足以认定诉争商标构成 2013 年商标法第十三条第三款所指情形。

虽然建行行徽是以中国古代常见的铜钱造型为基础，但该行徽在右上角的立体重叠设计不仅使行徽整体呈现出两个 C 字母重叠的视觉效果，而且该立体效果处的开口设计使行徽进一步体现出不同于常见铜钱造型的艺术美感，故该行徽属于受著作权法保护的美术作品。

鉴于建设银行提交的作品登记证书登记时间晚于诉争商标申请日，故无法据此推定行徽的著作权归属于建设银行。但由于该行徽与引证商标的标志完全相同，而引证商标的申请注册时间均早于诉争商标申请日，故在没有相反证据的情况下，可以据此认定建设银行系行徽著作权的利害关系人，有权主张行徽的著作权。

建设银行行徽的发表时间为 1996 年，早于诉争商标的申请日，且建设银行提交的证据能够证明该行徽发表后即广泛长期持续使用，特别是在元宝来公司所在的青岛市也有宣传使用。因此，元宝来公司具有接触该行徽的可能。同时，诉争商标中的图形部分完整使用了行徽，并对行徽进行了一定的改动，该使用及改动并未征得许可，也未支付报酬，构成对建设银行行徽著作权的侵害。

综上，诉争商标的申请注册构成 2013 年商标法第三十二条所指损害他人在先著作权的情形。

北京知识产权法院判决：撤销被诉裁定；国家知识产权局重新作出裁定。[1]

评析

1982 年《商标法》和 1983 年《商标法实施细则》对于保护在先权未做明文规定。1993 年修订的《商标法实施细则》（简称 1993 年商标法实施细则）首次在我国商标法律制度中引入了对其他在先权利的保护。1993 年商标法实施细则规定，侵犯他人合法的在先权利进行商标注册的，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为，亦即将侵犯他人合法的在先权利进行注册的行为解释为一种不正当注册的行为。

2001 年修正的《商标法》不再在禁止欺诈的框架内解决注册商标与在先权利的冲突问题，而是直接规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，如有违反，在先权利的利害关系人可以申请撤销侵犯其权利的注册商标。2013 年商标法进一步将其修改为提出异议及无效的理由。[2]2019 年修改《商标法》未进行进一步修改。

《商标法》第三十二条规定（2013 年《商标法》与 2019 年《商标法》保护在先权利的规定均为第三十二条，且内容相同，故统一简称《商标法》第三十二条），申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。“他人现有的在先权利”是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前，他人已经取得的权利，如外观设计专利权、著作权、企业名称权等。[3]根据《商标法》第三十二条的规定，不得将他人享有著作权的作品等作为商标申请注册，亦即在商标授权确权行政案件中，著作权作为可以阻碍商标获准或者维持注册的在先权利。

01 商标法律制度保护在先著作权的必要性分析

《民法典》第一百二十三条规定，民事主体依法享有知识产权。作品、商标均为权利人依法享有的专有权利的客体。

作品是著作权法律制度的核心要素之一。在我国现行著作权法律制度下，作品应具备以下条件 ：必须具有独创性 ；必须属于文学、艺术和科学领域内的创作 ；必须是能以一定形式表现的智力成果。作品的具体表现形式主要有 ：文字作品 ；口述作品 ；音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品 ；美术、建筑作品 ；摄影作品 ；视听作品 ；工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品 ；计算机软件等。

根据我国现行商标法律制度的规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品或者服务与他人的商品或者服务区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品或者服务为限。

由于作品与商标标志的内涵存在交叉，在我国现行法律制度的框架下，同一标志或者其显著识别部分可能兼以作品和商标的形式存在。而商标案件司法实践存在中的大量案例也表明，商标权容易与著作权等在先权利发生冲突。

商标作为一种典型的商业标志，有标识商品和服务来源的作用，可以承载商品或服务提供者通过宣传使用积累的商誉。作品所具有的社会知名度越高，越有利于将其影响力转化为经济利益。本案涉及的作品为美术作品。根据《著作权法实施条例》的规定，美术作品是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的具有审美意义的平面或者立体的造型艺术品。亦即美术作品是指通过视觉给人以美感的作品，通常包括绘画、书法、雕塑、工艺美术等。商家选用一个具有一定知名度的美术作品作为商标注册使用，在推广该商标所标识的商品或服务时，自然地承继了该商标作为美术作品的社会知名度，有利于通过相关公众基于对该美术作品的喜爱或者亲近而增加商品或服务的竞争力。

同时，未经许可使用作品注册为商标，可能导致相关公众产生许可关系类的混淆，挤占作品权利人的交易机会。[4] 这也成为我国商标法律制度对在先著作权进行保护的必要性所在。

02 商标授权确权中侵犯在先著作权的判定

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019 年 4 月 24 日）对于商标授权确权中涉及的在先著作权问题，作出如下归纳总结 ：

1. 损害在先著作权的认定。判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，应考虑以下要件：涉案作品构成著作权法的保护客体 ；当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人 ；在诉争商标申请日前，诉争商标申请人有可能接触涉案作品 ；诉争商标标志与涉案作品构成实质性相似。前款所列任一要件不成立时，无须对其他要件予以认定。

2. 作品的认定。缺乏独创性的，不应认定为作品。简单的常见图形、字母等一般不认定为作品。

3. 超过保护期限的作品。诉争商标申请注册时，当事人以超过著作权法规定保护期限的作品主张著作权的，不予支持。认定诉争商标标志和涉案作品是否构成实质性相似时，二者共同使用已进入公有领域的表达不作为考虑因素。

4. 在先著作权权属的认定。当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、诉争商标申请日前著作权登记证书、取得权利的合同等可以作为认定在先著作权归属的初步证据，但是诉争商标申请人提供相反证据的除外。

5. 利害关系人资格的认定。当事人依据商标公告、商标注册证等主张其有权作为在先著作权的利害关系人提出申请的，可以予以支持。

6. 不构成损害在先著作权的抗辩。当事人主张诉争商标的申请注册不构成损害他人在先著作权，具有下列情形之一的，可以予以支持 ：诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分属于公有素材或者公有领域的信息的 ；诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的原因在于执行共同的标准或者表达形式有限的 ；诉争商标标志与涉案作品相同或者相近似的部分源于案外人的作品，且该作品的创作完成时间早于涉案作品的。

7. 在先著作权的保护范围。当事人以损害其在先著作权为由主张诉争商标应当不予核准注册或者应予宣告无效的，对诉争商标指定使用的商品或者服务类别不予考虑。

就本案而言，建行行徽的设计效果体现出不同于常见铜钱造型的艺术美感，依照北京市高级人民法院在《著作权法原理解读与审判实务》中的观点，独创性应是“有无”之分而非“高低”之别，[5] 据此可以认定建行行徽属于受著作权法保护的美术作品。建设银行提交的作品登记证书登记时间晚于诉争商标申请日，无法据此推定行徽的著作权归属于建设银行。但由于该行徽与引证商标的标志完全相同，而引证商标的申请注册时间均早于诉争商标申请日，故在没有相反证据的情况下，可以据此认定建设银行系行徽著作权的利害关系人，有权主张行徽的著作权。司法实践中，一般以“接触”+“实质性相似”+“排除合理解释”的思路认定侵犯著作权。建设银行行徽的发表时间早于诉争商标的申请日，且建设银行提交的证据能够证明元宝来公司具有接触该行徽的可能，诉争商标中的图形部分完整使用了行徽，该使用难谓巧合。综上，可以认定诉争商标的注册构成对建行行徽著作权的侵害。

司法实践中，还应当重视区分商标标志近似与作品实质性相似不同。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第 12 条规定，法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度、其他相关因素，主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。而作品实质性相似是指作品的独创性表达实质相似，一般先应采用思想与表达二分法将不属于著作权法保护对象的思想和公知领域的部分予以排除，再将具有独创性表达的部分进行比较判断。判断诉争商标是否构成复制、摹仿他人在先驰名商标，主要是从误导的后果进行判断，而判断诉争商标是否构成损害他人在先著作权，则一般不用考虑混淆误认或误导的后果，只需审查是否属未经许可使用了他人享有在先著作权的作品即可。

具体到本案中，在适用 2013 年《商标法》第十三条第三款时认定诉争商标是否构成对他人在先驰名注册商标的复制、摹仿时，需要将诉争商标的整体，即文字与图形组合与引证商标进行比对，以判断是否可能误导公众。诉争商标的图形部分与引证商标图形尚存在一定差异，且诉争商标还包括文字“元宝徕”，二者整体上能够相区分，即便建设银行提交的证据能够证明引证商标具有一定知名度，也不足以认定诉争商标构成 2013 年《商标法》第十三条第三款所指情形。而在判断诉争商标是否损害他人在先著作权时，只要审查诉争商标中是否使用了行徽即可，而无需将诉争商标整体与行徽进行比对。

03 对在先著作权的适当限制

由于著作权保护的门槛较低，而以著作权对抗申请注册商标又不受商标之间相同或者类似商品之类的限制，事实上就常常给予在先著作权广泛的对抗申请注册商标的效力，由此可能对其结果产生是否公平的疑虑。

有观点主张适当限制商标授权确权中在先著作权的对抗效力，如要求其具有更高的独创性门槛以及适当引进权利用尽等。[6]

司法实践中，有判决指出：鉴于著作权相对于商标权具有保护客体不同、保护期限长、保护范围广、受市场因素约束小等特性，在当事人主张著作权作为商标权的在先权利予以保护时，法院应当对是否构成作品以及主张人是否属于著作权人予以严格审查，并对著作权的保护范围施以合理限制，不应使在先著作权获得接近甚至超过驰名商标跨类保护的保护范围和保护力度，否则就与商标法依法、严格、有限保护在先权利的立法本意不符。[7]

注 释

[1] 北京知识产权法院（2022）京 73 行初 4441 号行政判决书。元宝来公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院作出（2022）京行终 3728 号行政判决，认为：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决：驳回上诉，维持原判。

[2] 黄晖 . 商标法 [M]. 北京 ：法律出版社，2016 ：79.

[3] 郎胜 . 中华人民共和国商标法释义 [M]. 北京 ：法律出版社，2013 ：67.

[4] 孔祥俊 . 反不正当竞争法新原理》（原论）[M]. 北京 ：法律出版社，2019 ：281-287.

[5] 杨柏勇 . 著作权法原理解读与审判实务 [M]. 北京 ：法律出版社，2021 ：63-65.

[6] 孔祥俊 . 商标法 ：原理与判例 [M]. 北京 ：法律出版社，2021.

[7] 广州知识产权法院（2019）粤 73 民终 6457 号民事判决书。