有一定影响的商品名称与注册商标之差异

原文标题：【案例报告】积极措施防止益生菌菌株商标淡化，有一定影响的商品名称不能等同于注册商标

【判决要点】

1.有一定影响的商品名称不能等同于注册商标。商业标识作为商品名称的具体含义和其是否具有一定影响需要结合案情综合判断，与作为区分商品和服务来源的商标能否注册的判断标准本质不同。

2.本案中，被诉产品在外包装中除使用“必慧龙”及相应产品名称外，部分产品（必慧龙酵素三益菌）在外包装中间标注了“BIFILONGBB-12TM”,该标识右上角标注“TM”。部分产品（必慧龙酵素三益菌）在内包装上使用“BIFIDUS+LGG+BB-12”字样，该被诉使用行为客观上起到区别商品来源的功能。被诉产品在网页上的展示同实物的使用，本院不再赘述。对“BIFILONGBB-12TM”“BIFIDUS+LGG+BB-12”标识与原告的“BB-12”商品名称进行比对：被诉标识“BIFILONGBB-12TM”“BIFIDUS+LGG+BB-12”完整地包含了“BB-12”，其中“BIFILONGBB-12TM”的“BB-12”的字母颜色明显区别于其余部分。被诉标识中的“BB-12”与原告“BB-12”商品名称在字母组合相同，读音、含义亦相同，应认定被诉标识“BIFILONGBB-12TM”“BIFIDUS+LGG+BB-12”与原告“BB-12”商品名称构成近似，容易造成相关公众对商品来源的混淆、误认，构成擅自使用有一定影响的商品名称。

【案例来源】

上海市浦东新区人民法院（2019）沪0115民初20342号民事判决书

上海知识产权法院（2021）沪73民终340号民事判决书

【当事人】

上诉人（原审原告）：科·汉森有限公司

上诉人（原审被告）：广州胜诺熊生物科技有限公司

上诉人（原审被告）：广州必慧龙生物科技有限公司

上诉人（原审被告）：珠海经济特区尔康药业有限公司

【案情简介】

原告研发了“LGG”鼠李糖乳杆菌菌株，1983年分离出来并获得专利。上世纪八十年代，原告从乳品发酵剂分离出具有调节人体肠道菌群与提高人体免疫力功能的“BB-12”益生菌菌株，于1985年开始在世界范围内使用于食品和食品补充剂。原告将“LGG”注册为商标，对“BB-12”签署过商标许可协议但未注册商标。

被告胜诺熊公司多款产品在产品包装及产品网页、配料表及相关宣传活动使用了“LGG”“BB-12”，原告主张被告对“LGG”的使用构成商标侵权，对于“BB-12”的使用构成擅自使用有一定影响的商品名称。被告主张“LGG”“BB-12”为通用名称，缺乏显著性，不构成商标侵权或不正当竞争。

一审法院认为，卫生部公布的《可用于食品和婴幼儿食品的菌种名单》及国家卫健委的回函《咨询函及国家卫生健康委员会信访回复函》不属于规范性文件，不能以此为依据证明“LGG”已成为通用名称。原告积极地防止商标淡化措施阻碍了LGG成为通用名称，故即使部分公众对其进行通用化使用，也不应将其认定为通用名称或型号，否则会使权利人的权益受到损害，也会破坏已有的市场秩序。一审法院认定被告构成商标侵权和不正当竞争。

二审法院认为，在案证据尚不足以认定LGG为通用名称，但他人可以将LGG作为菌株菌号进行客观描述，因而在被诉产品配料表、产品介绍中使用LGG行为不构成商标侵权。被诉产品的宣传行为超出合理使用范围，构成商标侵权。对BB-12同理。最终，二审法院维持一审判决，驳回上诉。

【判决观察】

法院认为，本案中，各方当事人的主要争议焦点在于被诉产品上对于“LGG”“BB-12”的使用是否构成商标侵权及不正当竞争，及胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司应否承担侵权民事责任。

对此，二审法院分别评述如下：

一、被诉产品对“LGG”的使用是否构成对科·汉森公司涉案“LGG”商标的侵害

首先，《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的……前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，其一，在案证据显示“LGG”在2011年10月24日，才在我国卫生部发布2011年第25号《可用于婴儿食品的菌种名单》中，被列明为鼠李糖乳杆菌（拉丁学名为Lactobacillus rhamnosus）的菌株号之一。而在此之前，VALIO LTD已经分别就涉案三个“LGG”商标向国家知识产权局提出领土延伸保护，并经国家知识产权局核准，涉案三个“LGG”商标并先后于1998年6月30日、2009年3月4日、2010年11月2日获准注册。因此，在案证据不能证明，在涉案三个“LGG”商标注册之前，“LGG”已经作为鼠李糖乳杆菌的菌株号之一，被列入我国的国家标准或者行业标准。其二，在案证据显示，根据本案中查明的事实，科·汉森公司从维利奥（VALIO）公司收购“LGG”菌株后，就开始生产“LGG”菌株并早在1990年就将其应用于食品和膳食补充剂。在案证据中相关网站和报刊杂志的报道可以证明，经科·汉森公司的长期经营，相关公众已经产生“LGG”菌株来源于科·汉森公司或与科·汉森公司有关的对应关系。在“LGG”菌株经营过程中，科·汉森公司更是从VALIO LTD处转让获得了涉案三个“LGG”商标专用权，并在与第三方的合作中，通过签订购销协议和商标许可协议的方式，明确涉案三个“LGG”商标的授权范围、使用规则，约定被授权方应使用相关的商标标志、不得将商标用于产品名称等，科·汉森公司上述针对涉案三个“LGG”商标的使用方式，显然进一步增强了涉案三个“LGG”商标的显著性，更易为相关公众所识别。综合上述事实，二审法院认为，虽然，我国卫生部在2011年10月24日，将“LGG”列明为鼠李糖乳杆菌的菌株号之一，但在此之前，涉案三个“LGG”商标已经依法注册。至今，经科·汉森公司长期使用，涉案三个“LGG”商标已经具备显著特征，并易为相关公众所识别。故科·汉森公司就涉案三个“LGG”商标享有的合法权利受我国商标法的保护。

其次，商标法第五十七条第一项、第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同，或在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标并易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

本案中，其一，对于被诉产品配料表、产品介绍中使用“LGG”的行为。该被诉使用行为包括：产品介绍中使用“三联菌：含三种益生菌BB-12、鼠李糖乳杆菌LGG……”；微信公众号文章在菌株介绍中使用“鼠李糖乳杆菌LGG”；产品配料表中使用“鼠李糖乳杆菌（LGG）”。二审法院认为，一方面，自2011年10月24日之后，“LGG”已经成为我国卫生部在《可用于婴儿食品的菌种名单》中列明的鼠李糖乳杆菌的菌株号之一，故科·汉森公司即使作为涉案三个“LGG”商标的专用权人，亦无权禁止他人将“LGG”作为鼠李糖乳杆菌的菌株号之一的正当使用。另一方面，从前述的使用方式看，在上述语境下“LGG”是用于客观描述被诉产品中含有鼠李糖乳杆菌等菌株成分，以及对鼠李糖乳杆菌等菌种的介绍，仍属于将“LGG”作为鼠李糖乳杆菌的菌株号之一的正当使用范畴。故上述在被诉产品配料表、产品介绍中使用“LGG”的行为，不构成对科·汉森公司享有的涉案三个“LGG”商标专用权的侵害，二审法院对于，科·汉森公司的相关上诉意见不予采纳，相关上诉请求不予支持。

其二，对于被诉产品及网页展示的外包装上使用“LGG”的行为。二审法院认为，被诉产品及网页展示的外包装上在罐体左下角标注“SANBEARLGG?”，其中“LGG”的字体颜色明显区别于其余部分。上述对“LGG”的被诉使用行为，将鼠李糖乳杆菌与“LGG”相分离，明显超出了将“LGG”作为鼠李糖乳杆菌菌株号之一的合理使用范围，而是通过字体颜色、标注“TM”等方式，使“LGG”与其他文字相区别，突出“LGG”吸引相关公众的注意。而“SANBEARLGG?”中的“LGG”，与涉案三个“LGG”商标中的主要识别部分“LGG”文字的字形、读音、含义相同，易使相关公众产生商品来源于科?汉森公司，或者与科·汉森公司商品具有特定联系的混淆和误认。而一审法院对于被诉综合营养蛋白粉等产品与涉案三个“LGG”商标核定使用第5类“乳酸菌、乳酸杆菌、营养酸奶”等商品属于类似商品，已经予以详细的分析和认定，对此，二审法院予以赞同，在此不再赘述。综上，二审法院认为，上述在被诉产品及网页展示的外包装上使用“LGG”的行为，属于在类似商品上使用近似标识的商标侵权行为，二审法院对于胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉主张，新菁母婴店的相关陈述意见均不予采纳，对于胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉请求不予支持。

其三，至于科·汉森公司关于被诉产品中并无“LGG”菌株这一菌株成分的上诉主张，二审法院认为，被诉产品中有无“LGG”菌株这一菌株成分，属于反不正当竞争法第八条规制的虚假宣传的不正当竞争行为。而对此，一方面科·汉森公司在一审中并未予以主张，另一方面科·汉森公司对其该项主张亦无证据予以证明，故二审法院不予采信。

综上，二审法院认为，在被诉产品及网页展示的外包装上使用“LGG”的行为构成对科·汉森公司涉案三个“LGG”商标的侵害；在被诉产品配料表、产品介绍中使用“LGG”的行为，属于将“LGG”作为鼠李糖乳杆菌的菌株号之一的正当使用行为，不构成对科·汉森公司涉案三个“LGG”商标的侵害。科·汉森公司、胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉主张均不能成立，二审法院不予支持。

二、在被诉产品对“BB-12”的使用是否构成不正当竞争

首先，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称反法司法解释）第二条第一款规定，具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有的名称、包装、装潢”。有下列情形之一的，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢：（一）商品的通用名称、图形、型号……前款第（一）、（二）、（四）项规定的情形经过使用取得显著特征的，可以认定为特有的名称、包装、装潢。

本案中，其一，根据本案中查明的事实，“BB-12”菌株属于动物双歧杆菌乳双亚种，源自科·汉森公司收集的乳品发酵剂。早在1985年，科·汉森公司就已在世界范围内将“BB-12”菌株应用于食品和膳食补充剂，同时向中国销售相关产品。2003年，科·汉森公司在北京建立了办事处，并不断扩张在中国的业务。2007年2月，我国卫生部发布卫食新准字（2007）第00002号《新资源食品卫生审查批件》中，产品名称标明为“动物双歧杆菌BB-12”的生产企业即为“科·汉森有限公司”。上述事实互相印证，可以证明至少在2007年，科·汉森公司已在我国将“BB-12”作为菌株产品的名称予以使用。其二，科·汉森公司在中国持续经营“BB-12”菌株的过程中，科·汉森公司不但将其“BB-12”菌株经销范围，扩展至中国至少30个城市、20个省份，包含蒙牛、优诺乳业、贝因美等著名企业，科·汉森公司还通过与被授权人签订经销协议和商标许可协议的方式，对使用科·汉森公司生产“BB-12”菌株的商品，明确该类商品中“BB-12?”的授权范围、使用规则，包括约定被授权方不得将“BB-12?”用作产品名称；应作为修饰词使用，后面紧跟相关的通用名称；避免过于宽泛的使用；避免在成分表中使用；因监管原因不得不使用时，应使用括号将“BB-12?”区分，并使用相关的商标标志等，而相关被授权方亦通过将“BB-12”以较大字体或突出颜色的方式予以标注，以表明其商品中的“BB-12”菌株来源于科·汉森公司。科·汉森公司上述针对“BB-12”的使用方式，显然进一步增强了“BB-12”的显著性，更易为相关公众所识别。上述事实与在案证据中相关网站和报刊杂志的相关报道相印证，足以证明，经科·汉森公司的长期经营，早在我国卫生部将“BB-12”作为动物双歧杆菌对应的菌株号列入《可用于婴儿食品的菌种名单》之前（即2011年10月24日之前），相关公众已经产生“BB-12”菌株来源于科·汉森公司或与科·汉森公司有关的对应关系，“BB-12”菌株已经成为有一定影响的商品为相关公众所知悉，而经科·汉森公司的长期使用，“BB-12”作为科·汉森公司提供的菌株名称，已经具有区别商品来源的显著特征，为相关公众所熟知。一审法院据此认定“BB-12”属于反不正当竞争法所保护的“有一定影响的商品名称”，依法有据，并无不当。科·汉森公司据此享有的合法权益受我国反不正当竞争法的保护。

其次，《反不正当竞争法》第六条第一款第一项规定，经营者不得实施擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似标识的混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。反法司法解释第二条第二款规定，知名商品特有的名称、包装、装潢中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及其他特点，或者含有地名，他人因客观叙述商品而正当使用的，不构成不正当竞争行为。

本案中，对于被诉产品配料表、产品介绍中使用“BB-12”的行为。该被诉使用行为包括：产品介绍中使用“三联菌：含三种益生菌BB-12、鼠李糖乳杆菌LGG……”；微信公众号文章在菌株介绍中使用“动物双歧杆菌BB-12”；产品配料表中使用“动物双歧杆菌（BB-12）”，二审法院认为，一方面，自2011年10月24日之后，“BB-12”已经成为我国卫生部在《可用于婴儿食品的菌种名单》中列明的动物双歧杆菌的菌株号，故科·汉森公司即使作为“BB-12”有一定影响的商品名称的权利人，亦无权禁止他人将“BB-12”作为动物双歧杆菌的菌株号予以正当使用。另一方面，从前述的使用方式看，在上述语境下“BB-12”是用于客观描述被诉产品中含有动物双歧杆菌等菌株成分，以及动物双歧杆菌等菌种的介绍，仍属于将“BB-12”作为动物双歧杆菌的菌株号的正当使用范畴。故上述在被诉产品配料表、产品介绍中使用“BB-12”的行为，不构成对科·汉森公司享有的“BB-12”有一定影响的商品名称的侵害，二审法院对于，科·汉森公司的相关上诉意见不予采纳，相关上诉请求不予支持。

其二，对于被诉产品及网页展示的外包装上使用“BB-12”的行为。被诉产品及网页展示的外包装上在罐体左下角标注“SANBEAR BB-12?”，其中“BB-12”的字体颜色明显区别于其余部分。二审法院认为，上述对“BB-12”的被诉使用行为，将动物双歧杆菌与“BB-12”相分离，明显超出了将“BB-12”作为动物双歧杆菌菌株号的合理使用范围，而是通过字体颜色、标注“TM”等方式，使“BB-12”与其他文字相区别，突出“BB-12”吸引相关公众的注意。而“SANBEAR BB-12?”中的“BB-12”，与科·汉森公司享有的有一定影响的商品名称“BB-12”的文字字形、读音、含义相同，易使相关公众产生商品来源于科·汉森公司，或者与科·汉森公司具有特定联系的混淆和误认。综上，二审法院认为，上述在被诉产品及网页展示的外包装上使用“BB-12”的行为，属于擅自使用与科·汉森公司享有的有一定影响的商品名称“BB-12”的不正当竞争行为，二审法院对于胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉主张，新菁母婴店的相关陈述意见均不予采纳，对于胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉请求不予支持。

综上，二审法院认为，在被诉产品及网页展示的外包装上使用“BB-12”的行为构成对科?汉森公司的不正当竞争；在被诉产品配料表、产品介绍中使用“BB-12”的行为，属于将“BB-12”作为动物双歧杆菌的菌株号的正当使用行为，不构成对科·汉森公司的不正当竞争。科·汉森公司、胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉主张均不能成立，二审法院不予支持。

三、胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司应否在本案中承担侵权民事责任

（一）对于胜诺熊公司、必慧龙公司关于其作为销售者，能够证明产品来源合法，不应承担赔偿责任的上诉意见。二审法院认为，商标法第六十四条第二款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。本案中，胜诺熊公司是京东“圣诺熊母婴旗舰店”、“圣诺熊”官网、“圣诺熊母婴健康营养专家”微信公众号的经营者；必慧龙公司系“圣诺熊”淘宝店铺的经营者，其店铺专营“圣诺熊”产品的销售，在上述店铺网页及网站、公众号的宣传中，胜诺熊公司、必慧龙公司均使用了被诉标识，且胜诺熊公司曾就被诉产品包装上的标识使用问题致函卫生部门进行咨询，故胜诺熊公司、必慧龙公司主观上明知其销售的是侵犯他人注册商标专用权的商品，应当承担赔偿损失的侵权责任。对于胜诺熊公司、必慧龙公司的相关上诉主张，二审法院不予采纳。

对于尔康药业公司关于其作为受托生产商，已经尽到合理注意义务，不应承担赔偿责任的上诉意见。二审法院认为，尔康药业公司作为被诉产品的生产者，知道或者应当知道科·汉森公司系涉案三个“LGG”商标的专用权人、享有有一定影响的商品名称“BB-12”的合法权利，但其对被诉产品的外包装未尽合理注意义务，最终导致被诉产品上使用了被诉侵权标识，其主观上具有明显过错，客观上实施了未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标近似商标，且容易导致混淆的商标侵权行为，以及擅自使用他人有一定影响商品名称的不正当竞争行为，依法应当承担赔偿损失的侵权责任。二审法院对尔康药业公司的相关上诉主张，不予支持。

对于一审法院所确定的赔偿数额。二审法院认为，鉴于权利人的实际损失、侵权人因侵权行为的违法所得均难以确定，故本案应适用法定赔偿方式确定赔偿数额，一审法院对商标侵权行为和不正当竞争行为一并予以考虑，结合关联案件诉讼情况，综合考量侵权行为持续时间、侵权产品的种类、侵权影响范围、被诉产品所属食品领域的特殊性等因素酌情确定赔偿额，并根据案件诉讼标的额、案件疑难程度、律师工作量和相关律师收费标准等因素对科·汉森公司主张的费用中的合理部分予以支持。其考量因素全面、客观，确定的赔偿数额合理，二审法院依法予以维持。综上，胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司相关上诉意见不能成立，其相关上诉请求二审法院不予支持。

综上所述，科·汉森公司、胜诺熊公司、必慧龙公司、尔康药业公司的上诉主张均不能成立，其上诉请求，二审法院不予支持。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。