最高院改判：某设备公司诉某机械公司侵害发明专利权纠纷案

判决要点

1. 产品专利中采用使用方法特征的目的是为了更好地描述产品的结构、组分、位置关系等，使用方法本身并非产品专利的保护对象。本领域普通技术人员根据权利要求的表述，并通过阅读说明书及附图，能够确定涉案专利权利要求技术方案的情况下，无需将使用状态下的被诉侵权产品与涉案专利进行比对。

2. 功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。

案例来源

江苏省南京市中级人民法院（2020）苏01民初3170号民事判决书

最高人民法院（2022）最高法知民终170号民事判决书

当事人

上诉人（原审原告）：徐州万盛工程设备有限公司

被上诉人（原审被告）：徐州特众机械科技有限公司

案情简介

2012年5月18日，万盛公司向国家知识产权局申请涉案专利，于2014年4月9日获得授权。该专利目前处于有效状态。该专利包含五项权利要求，万盛公司选择权利要求1、5作为其请求的保护范围。万盛公司主张以公证的视频资料作为比对对象进行比对，认为被诉侵权产品与涉案专利权利要求1、5的技术特征一一对应，完全落入涉案专利保护范围。

特众公司发表比对意见认为：上述证据中并没有展现涉案专利权利要求1中的打拔桩方法；被诉侵权产品中的撑块与涉案专利的拔桩锥套不相同；涉案专利的拔桩器是功能性特征，应当以说明书实施例进行限定，被诉侵权产品中无拔桩锥套和销子，因此不具有拔桩器这一技术特征。

一审法院认为，侵权比对应该以一套完整的被诉侵权产品与涉案专利权利要求全部技术特征进行比对，本案中涉案专利权利要求1和5包含结构特征和方法特征，万盛公司提供的三份公证书没有一份公证书能够完整的展现被诉侵权产品技术特征与涉案专利权利要求1和5技术特征相同，且无证据证明公证书所公证的多台被诉侵权产品实物在结构与打拔桩方法上与涉案专利相同，同时从功能性特征来判断，被诉侵权产品也没有涉案专利中的销子这一技术特征。因此，现有证据并不能证明被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1和5的保护范围，判决驳回徐州万盛工程设备有限公司全部诉讼请求。

判决观察

二审法院认为：本案为侵害发明专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）。根据双方当事人的诉辩意见，本案二审阶段的争议焦点为：（一）被诉侵权产品技术方案是否落入涉案专利权保护范围，具体争议为本案是否具备技术比对条件、拔桩器是否属于功能性特征以及被诉侵权产品是否具有拔桩器的技术特征；（二）如特众公司侵害涉案专利权，应如何承担责任。

（一）关于被诉侵权产品技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题

专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”第三条第一款规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”

第一，关于本案是否具备技术比对条件。涉案专利为产品专利，权利要求1对于打、拔桩方法进行了描述，系以方法特征对产品的结构及位置关系进行的限定。对此，二审法院认为，产品专利中采用使用方法特征的目的是为了更好地描述产品的结构、组分、位置关系等，使用方法本身并非产品专利的保护对象。本领域普通技术人员根据权利要求的表述，并通过阅读说明书及附图，能够确定涉案专利权利要求技术方案的情况下，无需将使用状态下的被诉侵权产品与涉案专利进行比对。根据涉案专利权利要求1对于打、拔桩步骤的描述，以本领域普通技术人员的技术常识，完全能够了解涉案专利产品的工作原理并由此确定各部件的结构及位置关系。万盛公司提交的侵权证据中，318号公证书视频展示了被诉侵权产品的完整结构，6号公证书视频展示了打、拔桩的过程，上述证据均具备进行技术比对的条件。原审法院以公证证据中的视频、照片没有展现被诉侵权产品的打、拔桩方法为由，认为与涉案专利中以方法限定的技术特征无法进行比对的观点错误，二审法院予以纠正。

第二，关于涉案专利的拔桩器是否为功能性特征。首先，关于功能性特征的界定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第一款规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”根据该规定，功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于上述司法解释所称的功能性特征，不应作为功能性特征进行侵权比对。其次，关于涉案专利权利要求1中拔桩器的理解。本领域普通技术人员通过阅读涉案专利权利要求1中“拔桩板另一端的销孔通过老虎卡与拔桩锥杆活动连接，拔桩锥套与拔桩锥杆均有锥度，拔桩时越拉越紧，拔桩板利用液压锤钎杆的冲击力，将管子拔出”的记载，结合涉案专利说明书及附图4示出的涉案专利拔桩状态的结构，可以确定由老虎卡、拔桩锥杆、拔桩锥套组成的结构，即可实现拔桩功能。因此，涉案专利所限定的拔桩器，虽在名称中有关于功能的表述，但仍属于结构特征，不属于前述司法解释所规定的功能性特征。再次，根据涉案专利权利要求书的记载，权利要求2、3、4均系在权利要求1的基础上，对于拔桩器结构的进一步限定，但在将被诉侵权产品与涉案专利独立权利要求进行比对时，不能将从属权利要求中增加的技术特征与被诉侵权产品进行比对。涉案专利权利要求2对于拔桩器增加了销子的设置，从技术效果上看，能够起到加固拔桩锥套与管子的连接，防止拔桩锥套从管子中脱落的效果，被诉侵权产品在对应位置上没有设置销子，但并不影响拔桩功能的实现，仍然落入涉案专利权利要求1的保护范围。

第三，关于被诉侵权产品是否具有拔桩器的技术特征。根据318号公证书中所附的被诉侵权产品录像及照片显示，该打桩机在拔桩板一端与钎杆端部桩帽搭接，另一端的销孔连接有老虎卡，地面上有一拔桩锥杆，可以与老虎卡活动连接，拔桩锥杆与拔桩锥套（即特众公司所称的撑块）均具有明显的锥度，两者配合使用，在套入管子向上拔桩时会越拉越紧，从而将管子拔出。被诉侵权产品具备涉案专利权利要求1中拔桩器的技术特征，落入涉案专利权利要求1的保护范围。权利要求5对工作装置限定的结构在权利要求1中均有体现，在被诉侵权产品技术方案落入涉案专利权利要求1保护范围的基础上，也落入权利要求5的保护范围。原审法院认定涉案专利拔桩器为功能性特征以及实施例1包括销子均有不当，二审法院予以指出并纠正。

最后，还需要说明的是，涉案专利权利要求3、4根据权利要求书的表述，是权利要求1的从属权利要求，但根据从权利要求书的记载的技术特征并结合相关附图，权利要求3的拔桩器为通过老虎卡、中间环、连接有内锥套、外锥套的拔桩框组成的结构，而权利要求4的拔桩器为通过老虎卡、中间环、框、销子组成的结构，并非在权利要求1的拔桩器基础上作出的进一步限定，而与权利要求1中的拔桩器形成了三种不同的连接方案，鉴于本案中万盛公司仅主张保护涉案专利权利要求1，故无论权利要求3、4相对于权利要求1是否构成独立的权利要求，均不影响本案中对于被诉侵权产品技术方案是否落入涉案专利权利要求1的判断。

（二）关于特众公司应如何承担责任的问题

专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”特众公司未经许可，制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的被诉侵权产品，依法应当承担停止侵权并赔偿损失的法律责任。关于万盛公司要求销毁库存被诉侵权产品的成品、半成品，以及销毁专门用于制造被诉侵权产品的模具、设备和工具的诉讼请求，因现有证据并未证明存在上述库存产品及模具、专用设备，且二审法院已经判令特众公司停止侵权行为，故对该请求不再作出专项判决。

关于特众公司应当承担的赔偿数额。专利法第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，双方当事人均未提交证据证明万盛公司损失、特众公司侵权获利以及涉案专利许可使用费的情况，在确定本案赔偿数额时，二审法院重点考虑以下因素：1.涉案专利类型为发明专利，对打拔桩机产品的价值贡献率较高；2.万盛公司主张每台专利产品的利润约1万元左右，特众公司主张每台被诉侵权产品利润在4000-5000元之间；3.特众公司曾于2020年2月中标10台车载式打拔桩设备采购项目，每台销售价格为85200元；4.根据万盛公司统计的抖音信息，特众公司在2020年6月至8月之间已销售打桩机200余台，说明被诉侵权产品的销量较大；5.特众公司主营业务为生产公路护栏打桩钻孔机，公司占地30余亩，员工100人。综合以上因素，二审法院按法定赔偿最高限额100万元确定赔偿数额。根据法律规定，赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，万盛公司本案中主张的65000元，不超过其实际支出的维权费用，二审法院予以支持。

二审裁判结果

综上所述，万盛公司的上诉请求成立，二审法院予以支持。原审判决认定事实基本清楚，但适用法律错误，应予纠正。依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销江苏省南京市中级人民法院（2020）苏01民初3170号民事判决；

二、徐州特众机械科技有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害徐州万盛工程设备有限公司专利号为20121015××××.2、名称为“液压打桩机的打拔桩机头”发明专利权的产品的行为；

三、徐州特众机械科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿徐州万盛工程设备有限公司经济损失100万元、维权合理开支65000元，共计1065000元；

四、驳回徐州万盛工程设备有限公司的其他诉讼请求。