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欧美日韩专利授权后程序研究及借鉴

发布时间:2023-03-14 来源:审查业务通讯 作者:田丽莉、李姿、李新芝
标签: 专利授权
字号: +-
563

摘要:

本文在对欧洲、美国、日本以及韩国的三类专利授权后程序进行详细分析的基础上,提出针对我国专利无效宣告程序的五点优化建议:针对实用新型专利在无效程序前设立授权后更正程序,修改完善专利无效理由,增加专利权人自始放弃程序,调整案件受理规则,区别规定无效程序中的请求主体、无效理由、证据、修改规则,为通过程序优化提高我国专利授权后程序的质量和效率提供有益参考。

关键词:

专利授权后程序、专利无效程序、专利异议程序、专利订正程序、专利确权程序

一、引言

专利授权后程序是整个专利审查流程中的重要一环,并与专利权的保护息息相关,在世界各国或地区的专利保护体系中都占有极其重要的地位。世界各国或地区的专利授权后程序设置差别较大,有些国家或地区的专利授权后程序属于司法或者准司法程序,且程序类型多样,调整优化频繁;我国的专利授权后程序属于行政程序,且程序类型相对比较单一和稳定。   

近年来,随着我国创新主体知识产权保护意识的不断增强和整体创新水平的不断提升,我国针对授权后专利所提出的无效宣告请求案件日益增多,年均增长约为10-15%,2021年立案量达到7628自然件。同时,无效宣告请求案件的证据形式更趋多样化,网络证据、使用公开证据等日益增加,案件审理的复杂程度不断增加。面对案件量的不断攀升和案件审查难度的增加,在审查人力有限的情况下,如何优化专利授权后程序以提高专利无效审查的质量和效率成为当前形势下亟待解决的问题。本文对欧洲、美国、日本以及韩国的主要专利授权后程序进行了较为详细的研究分析,并提出我国专利无效宣告程序的优化建议,为通过程序优化提高我国专利授权后程序的质量和效率提供有益参考。

二、 欧美日韩专利授权后程序

欧美日韩等世界主要国家或地区的专利授权后程序主要有三类。一是订正(更正)类程序。二是异议类程序。三是无效类程序。此外,美日韩还设有已授权专利的撤销程序。

1. 订正(更正)类程序

订正(更正)类程序作为单方程序在各国的确权程序中属于普遍的程序设计。美国、欧洲、日本及韩国均设置有对授权后专利进行修改的程序。例如欧洲的限制性修改程序、美国的再颁程序、日本和韩国的订正(更正)程序等。这些程序大多为单方程序,且没有特别的时间限制。此类程序实质上是对专利权人获得的不合理授权范围的实质纠正,而非对于一些明显错误的更正。

(1)提出时间、请求人主体和修改规则

欧洲专利公约规定(第105a条、105b条),在专利授权后的任何时间,甚至于异议程序终止之后,或者专利过期之后,都可以提出限制修改请求。限制修改程序中限制性修改是指缩小权利要求限定的保护范围的修改,不包括澄清性的修改或改变保护主题的修改。专利权人提交限制性修改请求时,专利权人无需陈述理由。专利权人在限制程序中只提交修改后的权利要求书,只有必要时才可对说明书及其附图进行修改。

美国对于再颁程序和声明放弃程序的提出时间也是在专利证书颁发后。请求主体均为专利权人。再颁的专利不得扩大原专利权利要求的保护范围,但在原专利证书再颁后两年内提出申请者不在此限。

日本在专利授权登记之后,允许专利权人提起订正审判。在专利无效审判从属于特许厅处理时起至审决生效,不允许专利权人提起订正审判请求。专利权为共有时,应当由全体共有人提起请求(日本专利法第132条第3款)。如果存在专用实施权人、质权人或职务发明的法定普通实施权人(日本专利法第35条第1款)、由专利权人或专用实施权人所许可的普通实施权人(日本专利法第77条第4款或第78条第1款),则专利权人仅在征得这些人的同意后得以请求订正审判(日本专利法第127条)。根据日本专利法第126条,专利权人可请求订正审判以对申请书所附的说明书、专利权利要求书或附图进行订正,但仅限于对专利权利要求书进行缩限、订正笔误或译文错误、对不清楚的记载进行澄清以及将一项引用其他权利要求的权利要求修改成不引用其他权利要求。日本实用新型依据此条款的订正只允许一次,且有进一步的时间限制。根据日本实用新型法第14条之2第7款订正请求可删除权利要求,没有次数和时间限制。[1]

在韩国,专利权的更正审判请求权唯独专利权人才可以行使。专利权人要获得独占实施权人、质权人、韩国专利法第100条第(4)款之独占实施权人许可的一般实施权人、专利法第102条第(1)款之一般实施权人及发明促进法第10条第(1)款之职务发明中的作为使用者的一般实施权人的同意后才可以提请更正审判。即使在专利权终止后,也可以提出更正审判请求,但是在专利撤销申请在特许审判院审查中且结果作出前的期间,以及无效审判或更正审判在特许审判院进行期间不得提出。根据韩国专利法的规定,在缩减专利请求范围、更正错误记载事项,以及明确模糊的记载事项时,专利权人可以对权利要求书、说明书或附图提出更正审判的请求。[2]

(2)审理方式

欧洲的限制性修改程序由欧洲专利局(EPO)审查部进行审查。专利权人提交限制性修改无须陈述理由,审查部审查后如果认为不满足相关法律要求,一般给予专利权人2个月的时间进行一次补正,一旦修改被接受,审查部将会出版修改说明。

美国再颁程序的审查与欧洲不同。专利权人只有提供原授权的专利存在至少一个缺陷或错误作为再颁程序的申请理由,才能启动再颁程序。再颁程序的审查方式与原始申请的审查方式相同,由审查部审查。此程序的决定可上诉至相应的上诉委员会。

日本订正审判一般由特许厅审判部组成的合议组单独审理(在无效审判请求之前订正审判已经先被提起等特殊情况,实务中两个审判原则上由同一个合议组处理,且以无效审判为优先进行审理),并由合议组单独作出审决。当事人对审决不服的,可提起诉讼以请求撤销审决。

韩国更正程序的审理按照单方审理形式,由韩国特许厅审判院成立合议庭审查。

2. 异议类程序 

目前,欧洲、日本、韩国均设有异议类程序。这类程序主要针对新近授权的专利,例如授权后6个月或者9个月之内的专利。异议类程序也包括两种。一种是日本、韩国采用的单方当事人异议程序以及美国的单方再审(Ex Parte Reexamination,EPR)程序,均为单方当事人参与审查的异议制度。另一种是欧洲采用的双方当事人异议程序以及美国的授权后重审(Post-Grant Review,PGR),两者均为双方当事人参与的异议程序。

在我国的专利制度历史沿革过程中,也曾有过异议制度。我国1984年专利法中规定的异议是授权前的一个程序。实践中异议案件量非常少,但该程序却使所有的专利申请都必须等待异议挑战期届满,才能获准专利授权,延长了授予专利权的时间。1992年专利法修改,以授权后的撤销程序取代异议程序,任何人在授予专利权之日起的6个月内根据规定提起撤销程序,但撤销程序在实践中又与无效宣告程序有一定冲突,在撤销程序未作出决定前,无效程序不能启动,在一定程度上造成无效程序阻塞。2000年专利法修改,取消了撤销程序,仅保留无效程序这一单独的行政确权途径。日本和韩国也曾取消异议程序,随着科学技术发展形势的不断变化,日本于2015年4月[7]、韩国于2017年3月恢复异议程序。

(1)异议请求的提出时间和提出主体

对于异议的提出时间,各国均进行了明确限制。欧洲异议程序和美国PGR程序要求异议申请必须在专利授权公告9个月内提出,日本、韩国异议程序必须在专利授权公告6个月内提出[7]。

欧洲和美国非专利权人有权对授权专利发起异议挑战,日本、韩国任何人均可提出异议申请。美国EPR程序规定任何人在任何时间向专利商标局要求就某一专利的有效性进行再审,再审请求必须以书面形式提出。

(2)异议的理由

欧洲异议程序中的异议理由包括:不符合公约第52条规定的是“可以取得专利的发明”(不属于发明的定义),第53条规定的“不能取得专利的发明”(不属于专利保护客体),第54条规定的“新颖性”,第55条“无损害的公开”,第56条规定的“创造性”,第57条规定“产业上的应用”,以及公开不充分和修改超范围。

在美国,EPR程序的请求理由是其他专利或出版的现有技术影响专利授权权利要求的可专利性的任何理由,PGR程序的请求理由可以是不符合35 U.S.C中规定的可专利性的任何理由,如缺乏新颖性、非显而易见性、实用性、主体不适格、公开不充分等,除了35 U.S.C.§112条规定的未披露发明的最佳方式以外。

日本的专利异议仅限于发明专利申请,基于日本专利法第113的条款可以提出异议请求,异议理由主要涉及公众利益的理由,包括缺乏新颖性、缺乏创造性、修改超范围、得不到说明书支持等。对于一个以上权利要求的情况,异议可以仅针对某个或者某几个权利要求提出。相较于驳回理由,异议理由不包括:形式原因(违反SHIFT修改规定)、违反经济产业省令等。相对于无效理由,异议理由不包括:违反共同申请、冒认申请、授予专利后丧失权利能力以及订正违反规定的。[3]

韩国异议程序的理由仅包括对新颖性和创造性提出异议。

(3)证据形式

欧洲专利公约中并未对可接纳的证据进行明确的逐条列举,在具体判例实践中,任何类型文件、陈词证人、专家、书面宣誓声明、法定声明等都构成可接纳的证据,其证据价值取决于具体案件情况。

美国EPR程序中的证据可以是任何其他专利或出版的现有技术,PGR的证据类型包括专利证书或公开出版物以及其他事实证据或专家意见书或声明,因此PGR的证据可能包括在先销售、在先公开、专利不可实施等事实类证据。

日本异议程序的证据一般应为书面文件,也可以是调查取证、证人、专家证人或者异议人本身。证明方式为文件的,应当按照专利权人的数量将原件及其副本提交专利局(日本专利法第45条第6款及第50条第2款的规定)。

韩国异议程序证据仅限于书面或者电子公开出版物,不允许仅以实质审查过程中使用过的证据来提出异议请求。

(4)修改的规则

在欧洲专利异议程序中,专利权人对于专利的修改应源于EPC第100条(未发生实质变更)指明的异议理由,任何修改不得违反EPC第123条第2-3款的规定,即不可增加新的客体,不可为了扩大专利保护的范围而进行修改。

美国EPR程序中专利权人可以修正其专利或提出新的权利要求,但不允许通过修正或新的权利要求扩大专利保护范围。PGR程序对于权利要求的修改不得扩大专利的权利要求范围或吸收新事项,并且修改后的权利要求必须获得原始文本的支持。从修改规则上来讲,欧美异议中允许补入说明书中的技术特征这样的修改。

日本的异议程序中,本国专利权人要在收到审查通知书后的60日内,外国专利权人在90日内提出订正,订正可以涉及权利要求书、说明书或者说明书附图。[4]

韩国的异议程序中,当合议组拟作出撤销专利的决定时,应当将撤销专利的事由通知专利权人和请求人,并给予他们在规定的期限内提出书面意见的机会。此时,根据韩国专利法第136条第(1)款的规定,在缩减专利请求范围、更正错误记载事项,以及明确模糊的记载事项的情况下,被提出异议专利的专利权人可以对说明书或附图提出修改。[2]

(5)审理方式

对于异议程序,各国均采用合议制审查,合议组的成员一般兼具技术和法律背景。欧洲和美国PGR程序采用口头审理的方式,对于受理后的案件一般都需要作出书面决定。美国EPR程序、日本和韩国一般采用书面审理,有必要的情况下会召开口头审理。[5][6]

(6)审理周期

欧洲的异议程序中,大部分案件的周期控制在18个月。美国PGR程序的周期包括启动审理前周期大概6个月,从启动审理到结案一般是12个月,特殊案件可延期6个月,也就是美国PGR程序的周期一般是18个月,部分案件可延期至24个月。日本2020年发明异议程序平均周期7.4个月,韩国异议平均周期8.7个月。

3. 无效类程序

这类程序通常针对超出异议程序处理时限之外的专利。日本和韩国衔接在异议程序后设置有专利无效程序。美国设置有多方复审(Inter Partes Review,IPR)程序,其在制度设计上与我国的专利无效宣告程序非常相近。在欧洲专利公约框架下目前没有设置专门的无效程序,专利授权9个月后的确权只有通过各成员国国内的法律程序解决。

(1)提出时间和请求人主体

对于提出无效的时间,美国IPR程序要求是在专利授权后9个月提出,这跟美国整个确权制度是相衔接的。在专利授权后 9个月以内的确权由PGR程序来解决,且如果请求人先提起了PGR程序,则必须满足专利授权后9个月以及PGR程序结案才能提出IPR程序。日本、韩国的提出时间上均是在授权后任何时间。

美国、日本、韩国均对无效请求人的主体资格进行了限制,要求利害相关人才能提出无效请求。韩国则是专利审查官也可以提出无效请求。

(2)无效理由

美国IPR程序作为美国发明法案(AIA)中的一个程序,侧重对于授权专利新颖性或创造性缺陷的纠正。

日本专利法第123条第1款规定了能够将一项专利无效的理由。无效理由大部分与驳回理由相同,但发明违反单一性规定的、违反SHIFT式修改规定的以及权利要求违反形式要求的,属于驳回理由但不属于无效理由。同时,专利申请被授权后,专利权人丧失权利能力的,以及订正违反规定的,构成无效理由。[3]

韩国专利法对专利无效审判理由作出如下限制性规定:①专利法第二十五条(赋予专利于没有权利能力的外国人的情形)、第二十九条(无新颖性、创造性、实用性的发明赋予专利的情形)、第三十二条(违反公序良俗的发明赋予专利的情形)、第三十六条第1款和第2款(违反先申请原则的情形)、第四十二条第3款和第4款(未具备专利说明书上记载条件的情形)等违反各项规定的情形;②根据第三十三条第1款规定不具有获得专利的权利或违反第四十四条共同申请规定的情形;③根据第三十三条第1款但书规定不能获得专利的情形(作为非发明人,不能获得权利的继承人情形,或赋予在职特许厅职员,或专利审判院职员专利的情形);④赋予专利权之后,出现该利权人依据第二十五条的规定变为不能享有专利权的人,或者出现该项专利违背条约的事由等情形,比如,尽管有效获得专利权,但作为专利权人的外国人因后续事由丧失权利能力的情形;⑤因违反条约规定而不能获专利权的情况;⑥超出第四十七条第2款规定范围的补正情形;⑦超出第五十二条第1款规定范围的分案申请的情形;⑧超出第五十三条第1款规定的变更申请的情形。利害关系人或者审查官任何时候都可以提起无效审判请求,即便专利权消灭之后亦可以提请无效审判请求。利害关系人是指因从专利权人遭受权利对抗的可能而遭受损失或未来遭受损害可能的人。[2]

(3)修改规则

美国的IPR程序对专利文件的修改要求也较高,专利权人提出替换式权利要求的修改,必须证明替代权利要求相对于记录在案的现有技术以及未记录在案但专利权人已知的现有技术或申请人提交的其他现有技术是有效的,这与整个美国授权程序设计相吻合。对于授权后的专利,专利权在再颁程序以及PGR程序均有修改的机会,且每个程序中修改规则都有所不同。

日本无效审判的被请求人,在答辩书提交期间内可对说明书、权利要求书或附图进行订正。日本无效审判中的订正请求范围与订正审判相同,不同之处仅在于不需要满足独立授权条件。

韩国对于无效请求的修改与订正程序和异议撤销程序中相同,均依据其专利法第136条的规定。

(4)证据形式

美国IPR程序中,请求人仅能提交专利或印刷出版物中的现有技术作为证据。

日本无效审判请求中可以使用书面资料或者其他形式的证据,采用其他形式的证据需要提交图片、模型或者样本。[5]

韩国无效程序中没有对证据的形式进行特别限制,书面以及物品均可以作为证据使用,且可以申请行政审判官进行证据的保全。

(5)审理周期

美国IPR程序对于案件分段周期做出非常细致的规定。专利权人需在IPR请求日起3个月内提交初步意见,美国PTAB在专利权人提交初步意见3个月内作出是否启动审理的决定,案件一般从启动审理的决定之日12个月内结案。PTAB在决定启动再审的同时进入排期时间表,该项排期时间表会设置提交答复、口审、作出决定的截止时间。

日本的无效审判周期在12个月左右。[7]

韩国从2019年开始着力降低审判周期,审查周期由2018年的12个月降低到2020年的7.8个月。其所采取的措施包括对具有丰富上诉和审判经验的专利行政审判官的激励政策、由审判辅助人员帮助审判官审查审判所需的证据以及为各种程序提供审判实践指南以确保审判的一致性等。[6]

三、对我国无效宣告程序的优化建议

相比我国单一的无效宣告程序,美国、欧洲、日本以及韩国在专利授权后程序中包括了前述提及的多种不同程序设计。充分借鉴欧美日韩等国家或地区的授权后程序设计对进一步提升我国专利无效宣告程序的审查质量与效率,进而推动知识产权保护水平的提升无疑具有十分重要的意义。为此,对我国无效宣告程序提出如下五点优化建议。

1. 针对实用新型专利在无效程序前设立授权后更正程序

近年,我国实用新型无效案件请求量增加迅速,2021年针对实用新型专利的无效宣告请求案件量达到3330件。

由于针对实用新型专利申请仅进行初步审查,故其授权文本存在缺陷的几率更高,权利具有不稳定。而且,针对实用新型专利的无效宣告请求中大多包含不清楚等无效理由,权利人需要先进行修改,合议组才能够进一步审理新颖性、创造性等实质性缺陷,导致审查周期被拖长。此外,如果权利人发现自身专利权保护范围不合理或者存在明显错误、不清楚等缺陷进而导致专利可能被无效的风险,只能通过提起对自身专利权的无效请求来进行修改,这无疑增加了权利人自身和无效请求审查的负担,将简单的程序复杂化,导致行政资源的浪费。同时,实用新型专利权保护范围没有经过实质审查的确认,专利申请人在提出申请时如果要求保护与其技术贡献不匹配的“不当得利”,不会受到专利审查程序的限制,因此实用新型专利权人有机会获得“恶意不当得利”。另外,在授予专利权之后,现行的法律规定仅允许对权利要求书进行修改,不允许修改说明书和附图以及外观设计文件。根据专利法第二十六条第三款的规定“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”,若对于说明书中存在的明显笔误、能够进行澄清性解释的情况,在无效宣告程序中不允许对其进行修改,则公众将有可能会以说明书不清楚、不完整、或技术手段含糊不清无法实施为由提起无效宣告请求,这样既拖延了审查程序,又增加了审查成本。

基于上述原因,建议在我国专利授权后程序中引入针对实用新型专利的授权后更正程序,以使专利权人能够获得更合理和清楚的权利范围,提高专利权的稳定性。

2. 修改完善专利无效理由

专利法实施细则第65条规定了无效宣告请求的理由,其中包括不符合专利法实施细则第20条第2款涉及独立权利要求缺乏必要技术特征。

而权利要求缺少必要技术特征从立法本意上来讲是对于权利要求撰写的要求。发明专利在授权过程中进行全面审查,对于该条款在实质审查中经历了严格的审查,并且实质审查部门与无效审查部门两个审级对于此条款的审查标准基本统一。但回归到专利无效程序的本质,其作为“纠错”程序,对该条款的纠错价值较小,反而带来了程序的浪费。在审查实践中,涉及该条款的无效理由往往被请求人滥用,请求人常采用请求无效理由一揽子策略,一并请求上述无效理由以及“三性”无效理由,这无疑加重了合议组的审查负担。另外,从对欧洲、美国、日本、韩国的类似确权程序进行比对的结果看,这些国家和地区在无效理由上均没有类似的规定。

鉴于此,建议不再将专利法实施细则第20条第2款作为专利权无效宣告请求的理由。

3. 增加专利权人自始放弃程序

在我国的专利制度中,专利权的终止既可因没有按照规定缴纳年费,也可因专利权人提交书面声明放弃其专利权。专利权的终止不影响专利权人此前享有的权利。由于只有经无效宣告程序被宣告无效的专利权才能视为自始即不存在,因此专利权人想要自始放弃专利权或部分专利权时,仅能通过无效程序来进行。在审查实践中,也常有此类情形。从国外专利确权程序对比来看,欧洲的撤销程序、美国的专利权人声明放弃程序均规定了专利权人可以启动专利撤销程序,声明其专利权或部分专利权自始放弃,并且撤销程序本身为单方程序。鉴于专利无效请求数量增长与审理资源不匹配,为避免挤占无效审查资源,确保行政资源在真正需要解决的争端中切实发挥作用,建议增加专利权自始放弃程序,通过仅由专利权人启动的单方程序来放弃专利权的自始效力;并且,专利权人启动该放弃程序无需陈述具体理由,仅需到专利行政部门进行登记,登记后由专利行政部门进行公告。

目前的无效程序中,专利权人可以通过删除式修改,自始放弃部分权利要求,却不能自始放弃全部权利要求。但实际上,放弃部分权利要求和放弃全部权利要求在立法本意上应无不同。美国IPR和PGR程序,专利权人也可以主动放弃请求人挑战的权利要求(RDJ),且由于专利权主动放弃而导致程序终止的案件占比在2021财年为4%。基于上述分析,建议在专利无效宣告程序阶段,也可以允许专利权人声明放弃全部专利权;并且,当其放弃的权利导致无效事由消失时,可根据当事人处置原则终止该无效宣告请求,并向双方发送结案通知书或者无效宣告审查决定,专利行政部门予以登记和公告,以简化无效程序,提升无效案件审理效率。

4. 调整案件受理规则

2010-2020年,我国无效审理案件以书面审查决定结案的比例为70.4%,不予受理案件占比为3.4%。而欧洲2020年以书面审查决定结案占比为54%,其他则是以上诉理由不被接受、上诉撤回或是其他原因而导致程序终止。美国2021财年作为书面审查决定结案占比仅为27%,不予启动审理(立案)的案件占比为34%。从这些数据可知,目前我国无效程序的受理条件不高,案件量持续较快增长,无效程序全流程案件占比大,另一方面案件复杂程度加大,审理负担重。

从实体程序角度看,目前我国专利无效宣告请求不予受理的理由包括①无效请求人主体资格缺陷,②无效理由不属于专利法实施细则第65条规定的理由,③已作出决定后又以相同的理由和证据提出请求,④以权利冲突为由请求宣告外观设计专利无效时,未提交证明权利冲突证据的不予受理,⑤未说明无效理由,或提交证据但未结合提交的所有证据具体说明无效理由,或未指明每一项理由所依据的证据。而美国在IPR程序和PGR程序中具有严格的立案标准。IPR程序判断是否准许立案的标准是“在至少一个权利要求的争论中请求人有合理可能性占据优势。”对于PGR程序,则设立了更为严格的立案审查标准,判断是否予以立案的标准是“有可能至少无效一个权利要求”或者是“对于其他专利或专利申请案而言是重要的新的法律问题。”并且,PTAB对于请求文件有字数和页数限制,字数限制适用于请求书、专利权人初步答复、专利权人答复和请求人对专利权人答复意见的回复等。

鉴于此,考虑到目前我国无效案件增长的趋势,建议调整案件受理规则,调控审查资源,对于无效请求的受理审查采用立案阶段的形式审查结合合议组审查阶段的实体审查。可对专利法实施细则第66条进行修改,在无效程序合议组审查阶段增加驳回无效请求的理由,例如明显证据不能支撑其无效理由,或者明显存在证据瑕疵,或者明显不符合一般性规律的大量证据无限排列组合的无效理由等。此外,对于请求书的字数和页数、证据组合的数量以及证据页数进行一定限制。合理调整受理规则,将有利于引导请求人提高无效宣告请求质量,防止程序滥用。

5. 区别规定无效程序中的请求主体、无效理由、证据、修改规则

我国无效程序作为专利权人修改授权后专利权的唯一机会,对于专利权人修改权利要求的方式限制严格。为强化知识产权保护,助力创新驱动发展,应寻求一条最大化保护专利创新的合理路径,专利授权后行政体系应该为专利权人提供更多救济的可能性。欧洲、美国、日本、韩国授权后的确权程序,均包括根据不同时机、不同修改规则的确权程序,一方面专利权人可以获得多种修改权利的救济机会,另一方面通过完备的确权体系防止针对专利权稳定性的持续恶意挑战,提高公众对于专利权的可预期性。

因此,建议基于无效请求提出的时间,区别规定无效程序中的理由、证据以及修改规则。根据对近10年专利无效数据的分析,发明、新型、外观专利被授权以后至被提起无效宣告请求时的年限(以下称之为“专利沉寂期”)平均为4.63年、2.84年、2.33年。专利沉寂期在一定程度上可以反映授权后专利技术的生命力和活跃程度。建议在沉寂期内,可允许任何人以专利法实施细则第65条规定的无效理由提出宣告请求,证据形式不限。对于在沉寂期提出的无效宣告请求,允许专利权人在较大的范围内进行修改,比如可将说明书中的技术特征补入到权利要求中,但是修改不能扩大权利要求的保护范围。在沉寂期后,则限定无效请求人的主体资格,仅与专利权人存在侵权诉讼、市场竞争关系的利害关系人才可提起无效理由,无效理由限制为新颖性和创造性,证据形式限定为公开出版物证据,专利权人仅能通过合并式和删除式修改方式修改权利要求。此外,对于多次无效请求案件(指多次作出无效审查决定的案件),以修改超范围、公开不充分、权利要求不清楚、权利要求书得不到说明书支持、实用性等非新颖性或创造性的无效理由限制提出的次数,如果在前请求已经提出,在后请求不能以该无效理由再次提起无效请求。对多次无效请求案件的在后请求的审查程序进行相应简化,例如在后请求与在先请求尽管证据组合不同,但是其实质内容与在先无效决定所使用的证据基本相同的,可采用书面审理。

四、结语

本文对欧洲、美国、日本以及韩国的多种专利授权后程序进行了系统梳理,将授权后程序分为订正(更正)、异议、无效三大类,并针对每一大类就提出时间和主体、提出理由、修改规则、证据类型、审查周期等程序及实体规则进行横向对比分析,进而提出针对我国专利无效宣告程序的五条优化建议,希望能为通过程序优化提高我国专利授权后程序的质量和效率提供参考。

参考文献

[1]外国专利法选译,国家知识产权局条法司组织编译,知识产权出版社,2015年1月第1版

[2]韩国专利法研究,任虎,华东理工大学出版社,2017年12月第1版

[3]日本专利法研究,李龙,华东理工大学出版社,2018年9月第1版

[4]日本专利申请指南,聂齐乐,知识产权出版社,2015年4月第1版

[5]日本特许厅审判便览(第19版),日本特许厅审判部编,https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/sinpan-binran.html

[6]韩国特许审判院IPTAB英文版宣传册,www.kipo.go.kr/ipt/

[7]日本特许厅审判部审判和上诉手册,https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/shinpan_gaiyo_e.pdf

[8]美国专利法,易继明 译,知识产权出版社,2013年1月第1版

[9]简明欧洲专利法,理查德﹒哈康,约亨﹒帕根贝格 编,何怀文 刘国伟 译,商务印书馆出版,2015年6月第1版

[10]美国专利无效制度改革进展与思考,宋蓓蓓 吕利强,电子知识产权  2017年第6期

[11]欧专局审查指南,http://www.epo.org/law-pratice/case-law-appeal

[12]美国专利上诉委员会财年统计报告, http://www.uspto.gov/patents/ptab/statistics

[13]《美国发明法案》程序指引,http://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/aia-trial-types 

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