中国涉外定牌加工商标侵权纠纷案件司法观点的演变

基于知识产权保护的地域性原则，在中国进行涉外定牌加工业务（下称 “OEM”）的境外委托方在海外取得的注册商标权并不当然在中国享有权利，亦无法排除在中国境内有其他主体在中国注册了相同或近似的商标。如该中国商标权利人在中国海关总署知识产权保护系统进行了相关商标权的海关保护备案，OEM业务下生产的产品在出口报关环节有可能触及在海关总署知识产权系统中备案的商标权，从而可能因涉嫌商标侵权而被海关查扣，OEM业务的境外委托方、境内加工方以及其他参与者如报关单位等（以下统称OEM经营者）均可能遭受重大损失。

本文将简要阐述中国司法界对OEM商标侵权判定法律适用和裁判规则的演变历程，重点分析法院在OEM商标侵权纠纷典型案例中的说理和认定，旨在抛砖迎玉，帮助在中国从事OEM的经营者在面临潜在侵权指控时采取有效措施，进行事前防范及事后应对。

中国法院对OEM商标争议案件的司法观点演变

中国司法判例对于涉外定牌加工法律适用问题经历了较长时间的演化过程，其中，中国最高人民法院在三个再审案件，即：2015年的PRETUL案、2017年的东风案和2019年的本田案，中的裁判观点对同时期此类案件的司法审判具有指导性意义。

下表展示了中国法院对OEM商标争议案件的司法观点演变历程：

中国司法裁判的演进路径具体阐述如下：

2010年之前

多数中国法院认为OEM产品上使用的商标与国内注册商标相同或者近似即构成商标侵权。2010年至2015年间，中国司法界及理论界对此类商标争议的法律使用争议较大，期间有多个判决认定此种使用方式不构成侵权。

2015年

中国最高人民法院再审“PRETUL案”，认为OEM商品上贴附的标识在中国境内仅属于物理贴附行为，没有起到商标识别功能，中国相关公众对商品来源也不会产生混淆和误认，因此贴附行为不构成商标的使用。

2017年

最高人民法院再审“东风案”，再次重申了涉外定牌加工中商业标识使用并非商标性使用，不构成商标侵权。

2019年

2019年最高人民法院再审“本田案”，认为贴牌依法构成商标的使用，而且不能将涉外定牌固化为商标侵权的例外。对于未在中国取得注册的商标，虽然在外国获得了注册，但不应当在中国享有注册商标专用权，中国境内的民事主体所获得的所谓商标使用授权，不受中国商标法保护，不属于合法的不侵权抗辩事由。

2019年“本田案”后

中国法院均采纳了OEM商品上贴附商标的使用构成商标性使用的裁判观点，由此对OEM不侵权的抗辩采取严格、审慎的态度。

基于商标侵权具体构成要件判定OEM商标争议之裁判思路的局限性

中国司法界裁判观点的演化在一定程度上体现了中国在不同历史阶段对商标权人利益的保护和对定牌加工商利益的保护之间的平衡。总结中国法院在不同时期的主导性裁判观点，中国司法界对OEM商标案件侵权认定的主要争议体现对商标侵权具体构成要件方面的不同理解和适用。支持不构成侵权的理由主张OEM商品上张贴的标识没有在中国境内发挥识别商品来源的作用;OEM商品出口到国外，不会在我国境内造成市场混淆；OEM商品不在中国境内销售，未给中国注册商标权利人带来实质性损害等。这些理由，在商标权保护的地域性原则面前，未免牵强。支持构成侵权的理由则强调境外商标权不能在中国境内得到保护，从而主要基于商标及商品的相同或近似判定作出侵权认定。然而，这种较为简单粗暴的认定没有考虑到涉外定牌加工贸易的特殊性以及出于善意目的从事涉外定牌加工业务的中外商家的利益，且在某些情形下可能导致商标权利人和市场经营者之间的利益失衡。

例如，在OEM商标争议案件中，有不少主张OEM侵权的中国注册商标权利人系借助于先申请原则和商标权地域性的法律便利而获得商标权。更为典型的情形是商标权利人系通过抢注或以不正当的方式将境外主体在先使用但尚未在中国注册的商标注册为自己的商标。以这种方式获得商标权的公司或个人通常被称为商标抢注者。抢注人的目的可能是向OEM 经营者高价出售其抢注的商标，或在中国生产、销售、出口使用OEM 经营者的商标或品牌的产品，为了实现这些目的，抢注人可能利用中国海关保护系统申请海关查扣OEM商品，或利用司法体系起诉OEM 经营者侵权，这些行动可能使善意从事OEM 经营的中外者陷入极其被动的局面，或付出高昂的代价。

由此，限于商标侵权具体构成要件的裁判思路在特定情形下难以实现市场经营者的利益平衡。诚实信用原则和禁止权利滥用原则或是解决上述难题的关键。

诚信原则和禁止权利滥用原则在OEM商标争议案件中的适用

实际上，诚信原则以及禁止权利滥用原则早已在中国立法确认，并在司法实践中得到适用。《民法典》第七条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”；

第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益”。

《商标法》第七条规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”。

早在2014年，中国最高法院就在“歌力思”案的判决【（2014）民提字第24号】中指出：“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使商标权的行为属于权利滥用，相关主张不能得到法律的保护和支持”。通过适用诚实信用原则，法院可以在个案中对商标权利人取得商标的正当性进行审查和认定，并在对恶意商标抢注者的权利主张拒绝提供法律救济。

一切权利均有边界。诚信原则和禁止权利滥用原则是解决存在权利取得和行使的正当性争议的商标侵权案件的关键。然而，在具体OEM商标侵权案件中适用诚信原则和禁止权利滥用原则的道路却颇为不易。在这方面，浙江省高院走在全国法院的前列。

2022年1月，浙江省高级人民法院在“STAHLWERK”案[iv]再审裁定中援引了诚实信用原则。法院查明：时代威科公司（即中国商标注册人）的关联公司曾接受德国Stahlwerk公司（即：OEM境外委托方）委托在国内进行该品牌产品的设计、加工，明知德国Stahlwerk公司以及德国“STAHLWERK”商标存在，却于2011年10月在国内申请注册同一种商品上的相同商标，继而还以该商标为权利基础，对德国Stahlwerk公司授权的劳士顿公司在中国境内定牌加工被诉侵权商品的行为提起侵权之诉。法院以时代威科公司在本案中行使商标权的方式具有不正当性，有违诚实信用原则”为由，以《商标法》第七条第一款规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”为依据，认定OEM经营者不侵权。在该案件中，中国商标注册人与OEM境外委托人具有前代理关系是认定其明知OEM境外委托方的商标，违反诚信原则的关键事实。

2022年9月，浙江省高院更进一步，在“JURTEK”案【（2022） 浙民终 352 号】终审判决中，在没有直接证据证明中国商标注册人莱州宝亿公司明知OEM境外委托方英国JURATEK公司的商业标识却在中国申请注册相同商标的情况下，根据各方面事实综合研判，认为宝亿公司行使涉案商标权的方式有违诚实信用原则。

浙江高院上述两个裁判不再纠结于被告的行为是否符合侵权构成要件的评判，而通过直接适用“诚信原则”，保护了善意使用商标的OEM经营者，实现了商标权利人和市场经营者之间的利益平衡，不失为值得借鉴和推广的裁判思路。

诚信原则和禁止权利滥用原则已被纳入《商标法》的修订草案

日前，中国国家知识产权局发布《中华人民共和国商标法修订草案》，向社会各界公开征求意见。我们很欣喜地看到，修订草案进一步完善了现行《商标法》第七条关于诚信原则的规定，修订为第九条：“申请注册商标和行使商标权，应当遵循诚实信用原则。商标权人不得滥用商标权损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”

该修订条款有望对中国商标领域存在的商标抢注、滥用权利等问题提供更全面的解决机制。

对OEM经营者的建议

尽管有浙江高院“STAHLWERK”案和“JURATEK”案件珠玉在前，在具体案件中主张诚信原则往往成本高昂、困难重重。OEM企业应尽早申请商标注册，通过注册境外商标以及与境外商标对应的中文商标、语音音译、意译等战略组合来实现。一旦遭遇了海关查扣，OEM经营者应积极应对，采取多种维权措施。企业还应熟悉保护其商标权利的各种法律工具，包括商标无效行动、提起不侵权抗辩、或发起确认不侵权诉讼，以及谈判和解等。最后，在出现任何问题之前，请真正了解中国市场的专业人士为您提供进入中国市场的战略建议。