谷歌：USPTO专利审查员应强制性接受人工智能技术培训

USPTO征求意见

2023年2月1日，原本是美国专利商标局USPTO发布的“确保专利权稳定性和可靠性举措”意见征集的截止日，该意见征集活动开始于去年10月3日，原计划于今年1月3日结束，后来延长至2月1日。

截至2月1日，共收到评论178份，公布了有效的评论99份。

此次USPTO的此次意见征集将焦点聚焦在以下几方面：（1）现有技术检索；（2）专利权利要求支持；（3）RCE实践；（4）限制、分案、再答辩和非法定双重专利做法等。并具体细化为11个问题，全部都是涉及专利审查方面的规则和专利审查员培训和能力提升方面的问题。

其中一些改革涉及到了美国专利制度的“精髓”，引发了各界的巨大争议。

或许正是在这种情况下，USPTO在2月14日又发布了第二次意见征集延期公告，此次将截止日期延长到2月28日。

在此期间，在上次已经公布的一批企业之外，又陆续有一些新的机构和企业提交的意见反馈公布，其中包括谷歌、爱立信、诺华、百时美施贵宝、安进，以及一些代表行业利益或是支持创新的团体，像I-MAK、BIO、PhRAM、ACT等。评论的数量也从99份增长到135份。

预期在本月底结束之前，还继续会有大型科技公司和社会团体，对此次USPTO试图对专利稳定性和可靠性的改革，提供各方意见。

综合目前已知的内容可以发现，这些意见反馈非常鲜活和精彩，其中蕴含了美国各利益团体对于美国专利制度走向的倾向性意见。

谷歌提议

2月6日公布了谷歌对于此次USPTO意见征集活动的意见反馈。简洁的提出了三点建议，未来很有可能成为现实。

一直以来谷歌对美国专利制度的一些改革建议经常被采纳，像奥巴马时期USPTO的局长就是来自谷歌的副总法律顾问和专利战略负责人Michelle Lee。去年5月，谷歌的总法律顾问对外公开表示支持改革专利制度以支持美国创新，其中包括为了让专利局不为了营收而多授予低质量专利，宁愿通过自己多申请专利来投资专利局，并建议大型企业应该比中小实体在申请专利时承担更多的专利费用，这一点目前已经有实质性的推动。

再加上谷歌本身以搜索为平台建立的Google patent search，其根本目的并非仅仅是提供一个为公众和专利审查员检索现有技术的平台，而是希望该检索工具功能的提高，能够更好的让美国消除掉低质量专利被授权的概率。对于这一点，在本次意见答复中，也进行了更详细的说明。

谷歌在此评论中提出了三项建议：(1) 要求专利申请者确定对新的或修正的专利权利要求的支持；(2) 规定专利审查员强制性的接受人工智能等新兴技术的技术培训（make technical training for emerging technologies like AI mandatory for patent examiners）；以及(3) 统一专利端到端（PE2E）系统中的专利和非专利现有技术资源，以进一步改善检索过程。

以下是三项建议的具体原因，在此之前，要先了解一下谷歌在美国专利界的立场。

总体而言，谷歌凭借操作系统“看门人”的垄断地位，以及搜索市场的广告业务，成为盈利颇丰的高科技巨头。因此在对待专利方面，弱化专利权对它是有利的，这是因为会有很多中小专利权实体会向谷歌进行专利索赔。所以，谷歌对于推动美国专利制度改革的切身利益就是，希望USPTO尽量不要授权太多专利，尽量不要授权低质量专利，遏制NPE等“专利滥用”行为，这也是谷歌基本的专利立场。

01 利用是否得到说明书支持来限制“延续申请”的过度滥用

对于这一点，谷歌的描述是“要求专利申请者确定对新的或修正的专利权利要求的支持”。很多人乍一看，并不清楚其真实意图。

不过，如果知道此次USPTO征集意见的背景，以及重点希望解决的问题，就会对谷歌的建议会更清楚。

这次USPTO的意见征集主要源自美国各界对于“专利药”价格高企，其中“专利丛林”、“常青专利”、“专利跳转”等“延续申请”方式的使用，被认为是造成这一结果的主要原因。

所以，“延续专利”是否应该加以改革成为此次多方争议的焦点。

谷歌对此的建议就是，专利局在审查“延续申请”时，应该考虑到新的延续案或是修改的专利权利要求，是否能够得到母案说明书的支持。也就是说，谷歌希望专利局通过这一举措，利用美国专利法第112条款，能够大幅降低NPE利用“延续申请”的操作来引入对新技术和产品的覆盖。

"谷歌敦促USPTO改变支持权利要求的做法，以便在修改最初提交的权利要求、增加新的权利要求或提交延续性申请时，要求专利申请者指明权利要求在说明书中的支持位置。通过这样做，USPTO将更好地确保专利权利要求满足第112条的书面描述要求，并让公众更好地了解其界限。这也将为专利审查员提供一个更清晰的审查这些权利要求的起点。"

"对于那些没有专利说明书支持的专利要求所造成的问题，尤其是那些在最初申请后很久才在继续申请中提出的问题，谷歌有第一手的经验。这是NPE采用的一种策略，它们通常会收购专利族，以便对运营公司提出主张。NPEs将继续追求试图扩大专利的范围，以涵盖在最初申请时没有考虑到的技术。"

谷歌以自身遇到的NPE为例介绍了真实的美国NPE是如何在收购专利基础上，通过修改和延续，形成新的专利来不断围剿谷歌的。

一个名为Paid Search Engine Tools, LLC（"PSET"）的NPE就相关专利对谷歌进行了三次起诉。

PSET对谷歌提起的第一场诉讼（"PSET案件1"）于2008年提出，指控其侵犯了US7,043,450（微软和雅虎也被起诉）。第一次诉讼以简易判决无效而告终，联邦巡回法院维持了该判决。在PSET案件1的审理过程中，专利权人对其未决的相关专利申请的权利要求进行了修改。

在其新的延续专利--US7,974,912被授权后，PSET在2010年再次起诉谷歌和微软（"PSET案2"）。于是谷歌和微软联合向USPTO提出IPR，最终USPTO驳回了该专利。

就在当PSET案件1和PSET案件2在美国待审时，PSET利用其加拿大专利在2018年发起了第三次诉讼。这第三次诉讼是在PSET案件1的十年之后，也是在PSET在美国的两起案件败诉之后。最终，在加拿大进行了三年的诉讼之后，谷歌在审判中以不侵权和无效的结论获胜。

谷歌想以此案表明，NPE希望通过不断修改专利来获得诉讼中的优势地位。这也是谷歌之所以希望USPTO能够以是否支持来限制“延续申请”的一种措施。

02 将人工智能等新兴技术的技术培训作为专利审查员的必修课

从近期ChatGPT的出现，也让中国整个专利界都在考虑自己的职业未来是否会被AI取代。

可以看出，对于人工智能的理解，中国各界与美国科技公司的“嗅觉”相比，还是差了一些。

这或许也是谷歌为何非常坚定的提出，专利审查员必须要进行人工智能技术培训的原因。或许背后也代表了谷歌所能够看到的，人工智能技术正在以飞快的诉讼在发展，而专利审查员的知识结构和对人工智能的理解，已经很难跟上技术的发展速度。因此会造成对人工智能类专利审查和授权的两个极端。

而且，人工智能的专利申请数量从2002年的9%占比已经增加到2018年的16%。

谷歌认为其中一种情况是：

“这种情况在实践中的一种表现是，审查员可能并不完全了解所描述和要求的技术进步，因此专利申请人可能难以就一项值得拥有的发明获得专利。这可能导致冗长的起诉和需要对驳回进行上诉。对于可能没有资源的申请人，这也可能导致放弃专利申请。强制性技术培训可以帮助确保这些应得的发明不会面临不必要的障碍。”

其次，会引发另外一种情况：

“另一种同样令人担忧的方式是，如果审查员没有意识到他们所看到的东西既不新颖也不显而易见，或者不符合第101条或第112条的其他专利要求，就会授予一个没有意义的专利。

在这种情况下，审查员可能是应用领域的专家，但不是基础人工智能技术的专家。这就是为什么为任何分析人工智能相关发明的专利审查员--而不仅仅是那些从事核心人工智能领域工作的审查员--提供强有力的技术培训计划是如此重要。”

因此，谷歌建议，培训应该是强制性的，而不是可有可无的。

03 在PE2E中统一专利和非专利的现有技术资源，以进一步改善搜索过程

这一条是回应USPTO在列出的问题中，提到的“USPTO正在探索其他技术和现有技术资源，以提高专利质量”。

这就是从检索角度提高专利质量的途径，这一点和我之前建议中国专利局应该关注修改专利法A36条，增加社会检索和申请人提交材料上下功夫的思路是一致的。

谷歌认为，从长期来看，能否在PE2E系统中，将专利和非专利文献进行统一检索，而不是分开检索，将会极大的减少审查员重复性在不同平台输入不同检索式的工作量，进而促进审查质量的提高。

实际上，从USPTO公布的专利审查时间分配来看，红色区块的初步检索，和橙色区块的后续检索，在一件专利审查中占有的时间份额还是比较高的。因此谷歌的建议就是，如果能将专利文献和非专利文献统一到一个平台上进行归一化检索，将会极大提高审查员的工作效率。而这一点，对于谷歌而言，似乎正是其强项。

来源：USPTO

04 结语

总体来看，谷歌的建议还是非常有针对性的。但是也不难发现，三条中的每一条其实都是兼顾到了谷歌利益最大化的。

像第一条是防止NPE过多通过分案形成新专利来起诉谷歌等科技巨头；第二条则是因为谷歌是全球最大的人工智能专利活动的产出者之一，谷歌在其中有很大的自身利益；第三条，则是谷歌拥有将专利和非专利检索统一起来的能力。

实际上，谷歌提到的这几点建议，对中国专利届也是有借鉴意义的。从专利检索的角度来看，中国专利局检索系统的综合能力已经比较强大，甚至要好于美国，但是从对公众的普及和应用角度来看，美国的专利和非专利检索系统显然要好于中国，这对于创新主体是有利的。

对于加大对专利审查员的各方面培训，包括增加专利审查员在每个案件上的审查时间，也是此次USPTO意见征集活动中，各方提出意见最多的一点，也代表了只有专利审查员的综合能力提升，才是专利制度实现质量提升的关键。

这一点，中国专利局的重视程度显然还不够，专利审查员目前来看更像是流水线上的计件工，和很多代理人的处境相似。这一点应该引起足够重视，否则在美国已经开始大幅改革专利审查员的处境后，中国如果不能同步优化，将有可能成为影响中国专利质量提升的障碍。