​PCT申请登记人在权属有争议时应负善良管理人义务

在PCT申请及其优先权专利存在权属争议的情况下，PCT申请的程序权利已不属于登记申请人可以任意处置的事项。根据诚信原则，登记的PCT申请人负有善良管理人义务，应善意及时履行通知、协助、保护等义务，避免PCT申请在实际权利人不知情的情况下效力终止。实际权利人可以从有关公开渠道获得PCT申请的信息，也应恰当采取救济措施。登记申请人和实际权利人均应及时有效采取措施，共同维护PCT申请程序有效进行。

案 号

一审：（2019）粤03民初3873号

二审：（2022）最高法知民终130号

案 情

原告：漳州灿坤实业有限公司（以下简称灿坤公司）。

被告：古必文、周志荣、张中华。

张中华于2011年11月25日入职灿坤公司，任职研发调理组机构副经理，工作任务包括面包机的研发。2015年3月10日，张中华从灿坤公司离职后即入职广东辉胜达电气股份有限公司（以下简称辉胜达公司）。

2016年1月12日，辉胜达公司申请了专利号为201620021160.9、名称为“一种自动胶囊面包机”的实用新型专利（以下简称涉案优先权专利），发明人张中华、李诚、黄国亮，授权公告日为2016年9月28日。同日，涉案优先权专利进行了PCT国际申请，国际申请号为PCT/CN2016/071553（以下简称涉案PCT申请），国际公布日为2017年7月20日。

国际检索单位（国家知识产权局）于2016年9月7日出具国际检索报告，并于2016年9月21日作出书面意见为：全部权利要求（权利要求1-8）不具有创造性。

2016年11月10日，辉胜达公司申请清算备案登记。清算组成员为其股东古必文、周志荣。辉胜达公司于2017年5月26日完成注销。

2017年1月12日，灿坤公司起诉涉案优先权专利归其所有，案号为（2017）粤73民初226号。2017年5月12日广州知识产权法院作出判决，认定涉案优先权专利归灿坤公司所有，该判决于2017年11月16日生效。2017年12月8日灿坤公司起诉古必文、周志荣和张中华，主张涉案PCT申请归其所有，案号为（2017）粤73民初4546号。案件审理期间，涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满。2018年9月13日广州知识产权法院作出判决，认定涉案PCT申请归灿坤公司，该判决于2018年10月6日生效。至此，涉案PCT申请的登记申请人为辉胜达公司，实际权利人为灿坤公司。

灿坤公司于2018年12月24日委托北京泰吉知识产权代理有限公司（以下简称泰吉代理公司）代为办理涉案PCT申请在国际程序中的全部事宜。泰吉代理公司于2018年12月25日通过ePCT系统向世界知识产权组织国际局上传前述国际申请的申请人变更请求，于2018年12月25日向PCT中国受理局（国家知识产权局）快递前述国际申请的申请人变更请求。2018年12月27日、2019年1月11日，泰吉代理公司收到世界知识产权组织国际局的书面回复，回复内容为“国际局未记录上述变更”，即涉案PCT申请的效力已终止。

基于以上事实，灿坤公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求古必文、周志荣、张中华连带承担因其未履行义务致使涉案PCT申请效力终止造成灿坤公司的经济损失100万元。

审 判

深圳中院一审认为，PCT申请对应可能存在的外国或其他地区专利局的专利授权，故PCT申请人对此享有一定的利益。涉案PCT申请及涉案优先权专利，最初的申请人均为辉胜达公司。在辉胜达公司注销前，法院的一审判决已认定涉案PCT申请据以登记优先权的涉案优先权专利归灿坤公司所有。古必文、周志荣作为辉胜达公司的股东及清算组成员，至少应将涉案PCT申请信息通知灿坤公司，以便涉案PCT申请得到及时、妥善处理。古必文、周志荣对此未采取任何措施，主观上存有过错。由于PCT申请进入国家阶段的期限届满，灿坤公司已基本丧失向其他国家或地区寻求专利授权的可能，灿坤公司据此主张其利益受损具有合理性。同时，鉴于国际检索单位对涉案PCT申请全部权利要求的创造性所持否定意见，亦存在不利于涉案PCT申请的较大可能性。一审法院判决：古必文、周志荣赔偿灿坤公司5万元。

古必文、周志荣不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，请求改判驳回灿坤公司全部诉讼请求。主要理由为：灿坤公司在提起涉案PCT申请权的确权之诉时，涉案PCT申请的选定待进入国家阶段有效期尚未经过，灿坤公司多次申请过国际专利，明知涉案PCT申请需在2018年7月12日或2018年8月12日前选定进入的国家并分别提交申请，但没有做出希望递交进入国家阶段申请的任何意思表示或其他指定拟进入国家阶段的表示。

最高法院认为，灿坤公司提出涉案优先权专利权属纠纷时，涉案PCT申请还未进行国际公布，涉案PCT申请直接影响灿坤公司权益。根据诚信原则，在辉胜达公司进入清算期间，古必文、周志荣作为清算组成员，应承担登记的涉案PCT申请人应负的善良管理人义务，善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，避免涉案PCT申请在灿坤公司不知情的情况下效力终止。国际初步审查单位对涉案PCT申请的全部权利要求无创造性的评价意见，并不必然导致该PCT申请进入特定国家的国家阶段后无授权可能性。涉案PCT申请的申请人未依PCT行政规程有效变更前，灿坤公司拟推进涉案PCT申请进入国家阶段需要以原申请人的名义进行，古必文、周志荣未及时通知灿坤公司涉案PCT申请信息，是灿坤公司未能及时推进涉案PCT申请进入国家阶段的主要原因。灿坤公司未及时寻求PCT规则下直接变更涉案PCT申请人的救济方式，是涉案PCT申请未能进入国家阶段的次要原因。灿坤公司对涉案PCT申请效力终止造成的损失亦负有一定责任，因此可以减轻古必文、周志荣应当承担的责任。

综上，最高法院判决驳回上诉，维持原判。

评 析

本案是基于PCT申请及其优先权专利在确权诉讼过程中，登记申请人和实际权利人均未对PCT申请进行权利救济，导致PCT申请效力终止从而引发的纠纷。在司法实践中，专利权因登记权利人和实际权利人怠于行使权利或者履行相应义务导致权利终止的情况亦屡有发生。本案虽然是基于PCT申请的程序权利丧失而导致未能获得专利授权，但确立的登记申请人和实际权利人均应采取措施防止专利申请效力终止的原则对于专利权权属纠纷中的登记权利人和实际权利人同样具有指引作用。同时，明确了PCT申请本身是否能够获得专利授权具有不确定性并不影响登记申请人的诚信义务，即，PCT申请效力终止前，实际权利人具有合理的可期待利益，登记申请人和实际权利人均应及时有效采取措施，共同维护申请程序有效进行。

一、PCT申请登记申请人的诚信义务

根据《专利合作条约》第22条规定，申请人应在不迟于自优先权日起30个月届满之日，向每个指定局提供国际申请的副本及其译本，并缴纳国家费用。PCT申请分为国际阶段和国家阶段两个独立的阶段，PCT申请是否进入国家阶段取决于申请人的意志。在PCT申请存在权属争议特别是实际权利人已经提起确权诉讼的情况下，PCT申请的登记申请人应当预见到PCT申请效力终止会直接影响实际权利人的权益，因此，PCT申请是否进入国家阶段，已不属于登记申请人可以任意处置的事项。基于登记申请人申请涉案优先权专利以及PCT申请的在先行为，其应根据诚信原则，承担维护登记的涉案PCT申请程序有效进行的善良管理人义务，对于涉案PCT申请的各项程序权利善意及时通知实际权利人并协助办理各项程序事务、保护涉案PCT申请的程序权利不受损害。

本案由于登记申请人的清算，实际承担善良管理人义务的主体为清算组成员暨股东。公司法第一百八十四条第（三）项规定，清算组在清算期间处理与清算有关的公司未了结的业务。在登记申请人清算期间，PCT申请属于登记申请人未了结业务，其清算组应当对涉案PCT申请的期限问题负有注意义务，必要时通知、提示实际权利人以确定涉案PCT申请的后续事务。

本案确立的PCT申请登记申请人在存在权属争议的情况下应当依据诚信原则履行善良管理人的义务，可以扩展到司法实践中的专利权权属纠纷。无论是专利权权属纠纷还是本案涉及的PCT申请权属纠纷，无论是进入国家阶段的期限还是一般专利权的其他程序权利，在权属尚未经生效判决确定前，登记的专利权人或申请人及其权利继受主体至少应当及时通知实际权利人有关争议权利的程序问题。

二、实际权利人对不确定获得授权的PCT申请是否具有可期待权益

专利权保护具有地域性，一项专利权只能依一定国家的法律产生，并只能在其依法产生的法域内有效。根据《专利合作条约》第33条的规定，任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利，可以采用附加的或不同的标准。因此，国际初步审查单位对涉案PCT申请的全部权利要求无创造性的评价意见，并不必然导致该PCT申请进入特定国家的国家阶段后无授权可能性。况且，PCT申请进入国家阶段后，申请人仍有机会修改申请文件以获得授权。因此，对于PCT申请而言，在该申请的效力终止前，实际权利人具有合理的尚可期待的授权可能性。在专利权权属纠纷中，无论是专利评价报告还是无效宣告请求决定，即使对专利权法律效力作出负面评价或者宣告专利权无效，也可能在后来的诉讼程序中被推翻，由此应当指出，专利申请获得授权具有不确定性或者专利权法律效力具有不稳定性并不必然导致无法获得授权或者权利终止，并不能因此而影响对实际权利人的保护。

三、登记申请人与实际权利人的责任

在PCT申请权未经生效判决确认归属之前，登记申请人之外的主体无法以自己名义决定是否进入国家阶段。登记申请人及其权利继受主体，应当合理预期PCT申请的登记申请人未依PCT行政规程有效变更前，实际权利人拟推进PCT申请进入国家阶段需要以登记申请人的名义进行，亦即，需要登记申请人的配合。登记申请人及其权利继受主体基于诚信原则，对于PCT申请程序权利负有主要责任，其未及时通知实际权利人涉案PCT申请信息，对于PCT申请效力终止及由此造成实际权利人的损失应承担主要责任。

除登记申请人告知PCT申请的信息这一渠道外，实际权利人也可以从有关公开渠道获得涉案PCT申请的信息，其应主动获知并依据《专利合作条约实施细则》及PCT行政规程中关于PCT申请的申请人变更程序在合理范围内采取相应措施，实际权利人无论故意还是过失，未及时寻求PCT规则下变更PCT申请人等救济方式，对PCT申请效力终止造成的损失亦负有相当责任，因此可以减轻登记申请人应当承担的责任。

总体而言，权属存在争议使登记的专利权人或申请人产生了基于诚信原则的善良管理人义务，该专利权人或申请人及其权利继受主体应善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，必要时通知、提示实际权利人以确定专利权或专利申请的后续程序事务，至少应当及时通知实际权利人专利权或专利申请的程序信息，避免专利权或专利申请在实际权利人不知情的情况下效力终止。同时，实际权利人也可以从有关公开渠道获得专利权或专利申请的信息，应及时恰当采取有效措施，共同维护专利申请程序有效进行或者专利权保持法律效力。