无效宣告程序中马库什权利要求的修改

【弁言小序】

马库什权利要求是化学医药领域常见的权利要求类型，其源自美国化学家尤金∙马库什向美国专利商标局提交的一系列染料专利申请的撰写方式，自此马库什权利要求解决了化学医药领域多个取代基团没有上位概念概括的问题。典型的马库什权利要求的撰写包括固定的母核部分和可变的取代基部分，这些特征共同组合在一起形成马库什权利要求。正因为马库什权利要求具有高度概括性，其保护范围可以涵盖数量可观的化合物，为维护专利权公示作用的稳定和平衡社会公众的利益，目前的审查实践对于无效宣告请求阶段马库什权利要求的修改给予一定程度的限制。近些年，专利权人常常认为删除马库什化合物取代基中的可变基团形成新的马库什权利要求这一修改方式属于并列技术方案的删除，但上述修改方式经常不被无效程序所允许。本文将通过一案例阐释无效宣告请求程序中马库什权利要求修改的规则。

【理念阐述】

对于马库什权利要求范围的理解，业界一直存在两种观点：“整体技术方案论”和“并列技术方案论”。“整体技术方案论”认为，马库什通式中众多变量及其大量可选择要素共同组成一个整体技术方案；“并列技术方案论”认为，马库什权利要求所概括的是多个并列技术方案的集合。

对此两种观点的争论，最高人民法院在（2016）最高法行再41号判决书（下称41号判决）中一锤定音，对马库什权利要求的性质给予释明，并对无效阶段马库什权利要求的修改方式给出了明确指引。该判决书中释明，“马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物”，“在无效宣告请求阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物”，“如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定。”

笔者认同上述判决书的观点。笔者认为，“整体技术方案论”可对马库什权利要求跑马圈地的概括方式给予适当限制，但在一定程度上对权利要求进一步修改减少了依据。而“并列技术方案论”最大限度保留了权利要求进一步从中修改新范围的可能，但会不合理地抹杀在后进一步选择发明的可能，不利于鼓励创新，上述两种观点各有利弊。最高人民法院从公平合理以及维护专利权确权制度稳定的角度出发，对于马库什权利要求性质的解释采取了折中观点，既从正面肯定马库什权利要求通常属于“整体技术方案”而不是众多“并列化合物的集合”，又兼顾例外的情形“在特定情况下某些马库什化合物会表现为单个化合物”。但是，专利权人则往往在无效宣告请求程序中囿于授权权利要求保护范围过大存在被宣告无效的风险，而主张马库什权利要求属于“众多并列化合物的集合”亦或属于41号判决所述的“特定情形”，他们在无效阶段往往对马库什权利要求采取删除取代基中可变基团的方式进行修改，并认为所述修改属于“并列技术方案的删除”。然而，在无效审查实践中，多数马库什权利要求都属于41号判决所述的“通常情况”而不是“特定情形”，对于马库什化合物可变基团删除的修改方式通常不会被允许。以下笔者将援引一个案例阐述无效程序中马库什权利要求的修改规则，并借此说明该案为什么属于41号判决所述的“通常情况”而不是“特定情形”。

【案例演绎】

涉案专利授权公告权利要求1至5如下：

“1.一种芳烷基氨基酸的衍生物，其特征在于，该化合物的结构通式如下所示：

3.如权利要求1所述的化合物，其特征在于所述化合物为：环A和环B分别为苯环；X为共价键、O或S；R1为H；R2为H；R3为H；R4、R5组成一个苯环；Alk1为C2-3烷撑；Alk2为C1-2烷撑；Ar1为苯环；Ar2为苯环，环上有一个或多个取代基，取代基为氟、烷基或烷氧基。

5.如权利要求1所述的化合物，其特征在于所述化合物为：环A和环B分别为苯环；X为共价键；R1为H；R2为H；R3为H；R4、R5组成一个苯环；Alk1为CH2CH2；Alk2为CH2；Ar1为苯环；Ar2为苯环，环上无取代基或含有一个或多个氟。”

在无效宣告请求阶段，专利权人先后两次提交了修改文本。

对于第一次修改，专利权人将权利要求5中的“Ar2为苯环，环上（删除“无取代基或”）含有一个或多个氟”与授权公告权利要求3的相应基团合并形成新权利要求3。从修改结果上看，新权利要求3相对于授权公告权利要求3实际是对下述取代基“Ar2为苯环，环上有一个或多个取代基，取代基为氟、烷基或烷氧基”的划线部分进行删除。

笔者认为，涉案专利马库什权利要求包含多个可变取代基团，例如X、Alk1、Alk2、Ar2等，且单个取代基还包含多个不同的可取代变量，例如Ar2除包含具体取代基（一个氟）以外还包含上位概括的取代基（多个氟、烷基、烷氧基），其属于典型的41号判决中“通常情况”所述整体概括的马库什权利要求。对于该类马库什权利要求应当视为整体技术方案，其中各取代基变量之间并非是可分割的独立技术特征，各基团之间通常会存在共轭效应、诱导效应、场效应等相互作用，是彼此联系的整体，只有在形成一个完整化合物时才能发挥其功能。因此，上述删除马库什权利要求取代基中可变基团的修改方式，不属于无效阶段允许的“并列技术方案的删除”的修改方式。进一步地，涉案专利授权公告的权利要求和说明书中对于式（I）化合物取代基的定义并未出现“X为共价键、O或S”与“Ar2为苯环，环上有一个或多个氟”这一具体组合，因此上述对取代基具体可变基团的删除，导致其重新概括出了原申请文件中没有载明的中间范围马库什化合物，其功能和效果根据申请文件无法确定，从而导致上述修改可能会产生一类具有“新性能和作用的化合物”，使得公众无法预期和确定涉案专利权利要求书的清晰边界，并存在申请日后对于之前概括的化合物范围进行进一步筛选的可能。基于确权程序维护权利公示稳定性的考虑，专利权人的上述修改因不属于无效阶段允许的修改方式不能被接受。

第二次修改中，专利权人仅针对授权公告权利要求5进行，其删除了Ar2苯环上“无取代基”的部分。专利权人认为，上述修改方式为并列技术方案的删除，因为授权公告权利要求5可以明显划分为两个并列技术方案，一个为Ar2苯环上“无取代基”的情形，另一个为Ar2苯环上“含有一个或多个氟”的情形。

笔者认为，授权公告权利要求5仍然属于41号判决中载明的“通常情况”的马库什权利要求，而非属于“特定情形”。理由有二：首先，从涉案专利权利要求书看，授权公告权利要求5中Ar2的定义为“Ar2为苯环，环上无取代基或含有一个或多个氟”，上述Ar2苯环上取代基“含有一个或多个氟取代”并非是一个具体取代基，而是一个包含不同个数和/或位置氟取代的上位概念，因此该权利要求仍然是一个代表“整体技术方案”的马库什权利要求，而不是“多个并列化合物的集合”。其次，从涉案专利说明书记载看，“本发明目的之一在于公开一类基于PPAR核受体涉及的具有选择性激活PPARα、PPARγ和PPARδ能力的治疗与代谢综合症如糖尿病相关的化合物”。实施例21-23记载了CS023、CS0381、CS038三个化合物分别对于PPARα、PPARγ和PPARδ受体活性的体外实验，其中化合物CS023、CS0381、CS038结构式分别为：

从上述实施例记载的化合物结构式可见，CS0381和CS038均在授权公告权利要求5范围之内，两者区别在于前者Ar2的苯环上无取代，而后者苯环4位上被一个氟取代，CS023不在授权公告权利要求5范围之内，其Ar2的苯环上也没有取代。根据说明书记载，涉案专利认为不论化合物Ar2的苯环上是否有氟取代均具有全面提高PPAR受体活性的作用，均为其需要保护的化合物，其并未区分Ar2的苯环上“有氟取代”的化合物与“没有取代”的化合物在解决其技术问题方面的异同，因此不能将化合物Ar2苯环上“无取代”的情形和“有一个或多个氟取代”的情形视为涉案专利分别明确公开的两个并列技术方案。基于上述分析，专利权人第二次修改也不属于并列技术方案的删除，亦不能在无效程序中被接受。

通过上述案例的演绎可知，为平衡专利权人和社会公众的利益及维护专利公示的稳定性，无效程序对于采用“马库什”这种高度概括方式撰写的化合物权利要求的修改给予了一定限制。在审查实践中如果没有合理的理由，通过删除化合物取代基中可变基团的方式对马库什权利要求进行修改，不会当然被认为是“并列技术方案的删除”的修改方式。因此建议申请人在撰写申请文件时应该合理构建不同保护范围的多层次权利要求保护体系，同时在说明书中尽可能对发明内容更充分的披露以对日后修改提供支持。不能寄望于撰写囊括尽可能多内容的大通式权利要求而日后以此为“积木盒子”进一步从中搭建更小范围的通式或具体化合物。