欧盟商标：因未使用而被撤销的商标能否要求赔偿

背景

商标“SAINT GERMAIN”（指定“酒精饮料”商品）权利人起诉被告未经许可销售“St-Germain”牌利口酒的行为侵犯其商标权。与此同时，涉案商标已经因“未投入真实使用”而被撤销，但商标权利人要求被告对该商标被撤销前因销售侵权商品而遭受的损害进行赔偿。

涉案商标于2006年5月注册，2013年2月28日经判决撤销，其撤销权追溯至该商标注册后五年期满之日（即2011年5月13日）。换句话说，该商标从未投入商业使用，但商标权利人要求对涉案商标有效期间内——2009年6月8日至2011年5月13日——的侵权损害进行赔偿。

法国法律关于商标撤销的规定是，“无正当理由，在连续五年期间，商标权利人未能将商标投入真实使用的，应予宣告撤销。撤销自本条第一款规定的五年期限届满之日生效。该撤销决定具有绝对效力”。

鉴于以上情况，法国最高院请求欧洲法院就本案相关问题作出初步裁定，即商标权利人的商标从未投入商业使用，且商标权已在注册后五年届满之日被撤销的，能否主张他人侵犯其商标权，并就其商标权被撤销前，第三人使用与其注册商标相同或相似的标志的侵权行为要求赔偿？

结论

欧洲法院首先指出，《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令（第2008/95/EC号）》允许各成员国自主规定商标撤销的效力。因此，如本案，国家法律规定撤销的效力自商标未使用满五年届满之日起生效，并不违反欧盟法律规定。这种情况下，只要国家法律许可，不可避免地，可能出现要求认定在商标有效期间内的行为构成侵权，并要求侵权赔偿的案件。

然而，对于赔偿数额的计算，欧洲法院指出，《欧洲议会和欧盟委员会关于知识产权执行的指令（第2004/48/EC号）》规定，相关赔偿应“与【商标权利人】因该侵权行为而实际遭受的损失相当”。因此，尽管一项商标从未投入商业使用的事实，不能阻止其权利人提出商标侵权赔偿要求，但就欧洲法院看来，这一事实在确定权利人是否遭受损失以及损失程度，并继而确定赔偿额方面具有重要意义。

评述

欧洲法院已经在2016年12月21日Länsförsäkringar案（C-654/15）判决中明确，注册商标权人有权禁止该商标注册之日起5年宽限期内任何第三方未经许可使用其商标。

在本案裁定中，欧洲法院进一步明确，成员国法律可以规定，尽管一项国家注册商标因从未投入商业使用而被撤销，其权利人仍可就该商标注册有效期间因侵权行为遭受的损失要求赔偿。但法院同时指出一个重要细节，商标从未投入使用这一事实应在计算侵权赔偿额时加以考虑。

《西班牙商标法》第60条规定，“一项注册商标自被提出撤销宣告申请或反诉之日，至商标权正式被撤销期间，视为不享有本法规定的商标专有权。应一方当事人请求，可以在撤销申请或诉讼请求的决定中设定为相应撤销理由发生的较早的日期”。西班牙法律的上述条款直接复制了《欧盟商标条例（第2017/1001号）》第62条的基本内容，因此，欧盟商标也适用同样处理方式。

在西班牙，如果申请撤销商标注册一方提出申请，可以认定争议商标注册宣告撤销的决定追溯至该商标未投入使用的五年期限届满之日起生效。无论如何，商标权利人仍然可以要求因商标无效之前发生的侵权行为而遭受的损害赔偿。然而，这种情况下，西班牙法院将如何计算赔偿额，仍需拭目以待。