“農口”与“農口尚彦研究所”构成相似商标吗？

一、基本信息

（一）涉案知识产权信息

1.被告在日本的注册商标(以下简称使用商标)具体信息如下：

注册商标：

日本国内注册号：第5707382号

日本国内注册日：2014年10月03日

商品类别：第33类

指定商品：清酒、洋酒、果酒、竹海、中国酒、调味酒

被告在商品上的使用示例：

2.引证商标注册信息如下：

注册商标：

日本国内注册号：第6245134号

日本国内注册日：2020年04月13日

商品类别：第30类、第33类

指定商品：甜酒、食用酒、茶、咖啡、可可、冰块、糖果、面包、三明治、中国馒头、汉堡包、比萨饼、热狗、肉馅饼、调味料、香料、冰淇淋、果子露、咖啡豆、加工谷物制品、巧克力涂抹酱、饺子、寿司、寿司、章鱼烧、便当、馄饨、酵母粉、酒曲、酵母、发酵粉、速食糖果、意大利面酱、大米、大麦粒、大麦粒、食用面筋、食用面粉；

清酒、烧酒、合成酒、白酒、修酒、味醂、西酒、果酒、竹海、中国酒、药酒

（二）涉案当事人信息

二、基本案情

（一）案件背景

原告野口直彦是高级酿酒师家族的第三代户主，其在静冈县和Mie县的清酒酿造厂担任清酒酿造工等职后，于1961年在石川县的菊岛有限公司获得高级酿酒师的工作，并于1997年在法定退休年龄退休。同时，原告连续12年获得全国清酒评议会最高奖，在其职业生涯中共获得24次最高奖。后来，从1998年到2012年，原告在石川县清酒酿造厂担任高级酿酒师。

原告在日本持有的引证商标为：

被告是一家生产和销售精制清酒的公司。2013年10月31日，被告将其商品名由“YamamotoShuzo Honten Kabushiki Kaisha”更改为“NoguchiShuzoCo.，Ltd.”。原告曾受雇于被告，2013年11月至2015年4月原告作为高级酿酒师于被告处从事了两个季节的清酒生产，并于同月从被告那里退休。

自2014年起，被告开始在瓶子上贴标签“農口”作为品牌名称销售清酒。在同年5月23日，被告提交了商标注册申请，申请书中包括用标准字符书写的“農口”。同年10月3日，被告获得商标权。

被告在日本持有的原告请求撤销的商标为：图片

原告从被告处退休之后，于2017年受雇于野口直彦清酒研究所有限公司，作为高级酿酒师生产清酒。同年4月23日，野口直彦清酒研究所有限公司将其商品名从“MisagoShuzo Kabushiki Kaisha”更改为“KabushikiKaisha Noguchi 高级酿酒师Kenkyusho”，后在同年6月7日，再次将商品名更改为当前的商品名。

2017年12月左右开始，野口直彦清酒研究所开始销售由原告作为高级酿酒师生产的商标为“農口尚彦研究所”的清酒（以下简称“NNSII清酒”）。在NNSII清酒的瓶子上，每个瓶子主体部分的中心都有一个标签，该标签上有平假名字符图案的图形“の”,并在该图形的左侧有小尺寸垂直书写的字符“杜氏X”（使用汉字书写的“高级酿酒师X”）以及艺术家印章。在每个瓶子的颈部还有一个条形标签，该标签上有以上图形“の”，并在图形下方有以正楷垂直书写的字符“農口尚彦研究所”。

此外，原告于2017年3月27日提出了一项以标准字符书写的“農口尚彦”的商标注册申请，指定商品“清酒”为33类，并且于同年9月8日获得商标注册。

从2017年10月至2020年4月（JPO裁决时间），杂志、报纸和网站上都有对原告和“農口尚彦研究所”的介绍。但是，这些介绍都无法表明原告将“農口尚彦研究所”作为清酒酿造厂所生产清酒的商标进行了使用。

（二）诉讼过程

本案为商标权撤销案件。被告拥有由以标准字符书写的“農口”所组成商标的商标权，却使用由以草书或正楷垂直书写的“農口”组成的商标（以下简称使用商标）。其中，被告注册商标的注册号为5707382（用于第33类的日本清酒、西式酒、含酒精水果饮料、日本Shochu饮料（Chuhai）、中国白酒、调味酒的指定商品）。原告认为这种使用在商品质量方面具有误导性，或者会导致与原告业务相关的商品产生混淆，因而根据《商标法》第51条第（1）款的规定请求撤销被告的商标注册。然而，JPO（日本特许厅）作出驳回原告请求的判决。原告提起上诉要求撤销JPO（日本特许厅）的裁决。

本案是涉及商标专用权的民事诉讼,按照管辖原则，一审中，原告依法向日本特许厅提起诉讼，经法庭的口头辩论以及书面意见陈述等审理过程，一审法院作出驳回原告请求的判决。之后原告不服，向日本知识产权高等法院提出上诉，二审法院经过法庭审理,维持了一审判决,驳回了原告的上诉请求。

（三）适用法律规则

本案件涉及的主要法律依据为日本《商标法》第51条第一款：商标权人故意在指定商品上使用注册商标的类似商标，或在指定商品的类似商品上使用注册商标或类似商标，而使商品的质量被误认或与他人业务上的商品发生混淆，任何人都可以请求进行撤销其商标注册的审判。

（四）一审法院判决结果

1.被告使用商标和引证商标不相似

被告商标由以标准字符书写的“農口”组成，在外观上与原告使用的以草书或正楷垂直书写的“農口”组成的商标相似，被告商标和原告的使用商标也有相同的发音“nouguchi”或“noguchi”。尽管无法在概念上对原被告商标是否类似进行比较，但引证商标由以正楷垂直书写的“農口尚彦研究所”组成，与被告商标在外观或发音上都有所差别，因此不可能被误认，二者不是相似的商标，不能说两者相似度高。

2.没有混淆的风险

在商标指定商品上使用商标不存在与原告业务相关商品混淆的风险，且不存在被告知道会与原告业务相关商品混淆的情况。原告（上诉人）仅以其本人是著名的高级酿酒师（主要清酒酿造者）为由，声称引证商标是著名的，但是根据原告的主张和提交的证据，无法证明引证商标作为指示与原告业务相关的商品来源的标志被大众所知，因此，被告将使用商标用于被告商标的指定商品，不存在误导消费者相信此类商品与原告业务相关的风险，也不会造成与原告业务相关的商品相混淆。再者，使用商标与引证商标不相似，使用商标不可能被误认为引证商标，并且由于被告对使用商标的使用不会使消费者联想到引证商标，所以也不能说被告对使用商标的使用在质量上具有误导性。

综上所述，一审法院认为被告对使用商标的使用不构成《商标法》第51条第一款规定的意图，不能说被告故意使用与原告商标类似的使用商标，并对指定商品在商品质量上误导他人，或者导致与原告业务相关的商品相混淆。因此，不得依照本款规定撤销商标注册。

（五）原告主张及二审法院判决结果

1.引证商标是否具有较大知名度

原告主张如下：鉴于NNSII清酒在清酒排名网站“SAKETIME”上的石川县2020年清酒排名中排名第一，并且NNSII清酒自2018年以来在ANA的国际线上一直处于第一位，甚至在全国播出的各种著名杂志和电视节目中，原告和農口尚彦研究所均为北仓市领先的清酒酿造者。可以说，原告本人的名字和原告生产的NNSII清酒，以及在消费者中得到广泛认可的“農口尚彦研究所”销售公司，在JPO（日本特许厅）做出判决时，引证商标作为与原告的业务有关的商品“日本清酒（清酒）”的商标进行了使用。因此，JPO（日本特许厅）通过否认知名度而得出的结论是不正确的。

二审法院认为，引证商标由以下字符组成：用正楷垂直书写的“農口尚彦研究所”。引证商标作为与原告业务相关的“日本清酒（清酒）”的标志有必要在广大消费者中被广泛知晓。

在JPO（日本特许厅）裁决时，称为“農口尚彦研究所”的清酒酿造厂以及NNSII清酒在相当程度上得到了对清酒品牌非常感兴趣的清酒爱好者的认可，但不能认为这些品牌在普通消费者中得到了广泛认可。此外，原告也没有提供其他证据证明引证商标作为与原告业务相关的商品“日本清酒（清酒）”的标志被消费者广泛认可。因此，原告的上述主张不能成立。

原告辩称，在清酒领域，原告的名字具有知名度，而且“農口”代表著名的高级酿酒师“X”已经成为清酒零售商和粉丝的共识。因此，如果使用商标作为商标粘贴到指定商品“日本清酒（清酒）”上，将会与著名高级酿酒师X产生关联。

然而，二审法院认为，虽然原告的名字“X”在对清酒品牌非常感兴趣的清酒爱好者中有很强的知名度，但不能视为“X”的名字在普通消费者中广为人知。

此外，在介绍原告和清酒酿造厂“農口尚彦研究所”的文章中，通常以“X”的全名介绍原告，而仅在以下两种情况下以“農口”的名字介绍原告：即“在ANA国际航线上提供的清酒“農口”飞往世界各地”，以及“X先生讲述了他对清酒酿造的热情”。所以，即使在对清酒品牌相当了解的消费者，也很难将“農口”与著名高级酿酒师“X”完全等同。

因此，二审法院没有接受原告的上述观点。

引证商标具有“X的机构”或“研究X的机构”的涵义。关于这一点，原告认为引证商标“農口尚彦研究所”，仅包括原告的名称加上一个通用术语“研究所”（在英文中的意思是“机构”），其中“農口”或“農口尚彦”构成主要部分。如果引证商标贴在清酒上，则引证商标会产生著名高级酿酒师X的概念。

二审法院认为，虽然可以说原告的名字“X”在对清酒品牌等非常感兴趣的清酒爱好者中具有很强的知名度，但考虑到不能视为“X”的名字在普通消费者中广为人知这一点，不能认为如果引证商标用于指定商品“清酒”上，引证商标构成中“農口尚彦”字体部分作为商品来源的标志会给贸易商和消费者留下强烈的印象。而且，当“研究所”这个词表示进行研究的场所时，不能说这个词在清酒领域很常见，也不能说引证商标构成中的“研究所”部分对来源标志的发音或概念没有影响。

因此，引证商标中“農口尚彦”字体部分不能被提取为主要部分，原告的上述主张毫无根据。

2.使用商标和引证商标是否类似

原告提出以下主张：清酒产品具有相同品牌名称的情况下，酿造方法、等级、原材料等条件不同的产品有不同的价格范围。这表明，除了产品名称（商标）本身，阅读标签获得的各种信息也会吸引顾客。因此，用于清酒的商标是产品标签的整体设计。当将引证商标产品上标签的全部内容与使用商标产品标签上的全部内容进行比较时，二者属于类似商标。

二审法院认为：如使用示例所示，使用商标的字体“農口”以大尺寸标注在标签的中心，并且与其他字体部分明显分开，从而被视为构成商品来源的独立标志，没有必要将引证商标产品的标签与使用商标产品的标签进行比较，以确定使用商标以及引证商标之间的相似性。

因此，二审法院不接受原告的上述主张。

3.商品来源是否有混淆

原告声称，引证商标具有知名度且使用商标与引证商标相似，如果被告将使用商标用作指定商品“日本清酒”的商标，对以下商品存在造成混淆的风险：第一，该商品涉及与原告和"农口尚彦研究所"有组织或经济关系的人的业务；第二，与原告和農口尚彦研究所业务相关的商品。因此，被告对使用商标的使用属于《商标法》第51条第（1）款的范围，而JPO（日本特许厅）的裁决是不正确的。

二审法院认为：使用商标由两个汉字组成“農口”，引证商标由七个汉字组成“農口尚彦研究所”，因此，使用商标在外观上与引证商标不同。使用商标的发音为“noguchi”和“nouguchi”，引证商标的发音为“noguchinaohikokenkyujo”或“nouguchinaohikokenkyujo”，因此，使用商标在发音上与引证商标不同。虽然使用商标不产生任何特定的概念，但引证商标产生了“X的机构”或“研究X的机构”的概念，因此，使用商标在概念上与引证商标也不同。

在这种情况下，使用商标在外观和发音上，甚至在概念上都与引证商标不同，如果使用商标以及引证商标用作指定商品“日本清酒（清酒）”的商标，不存在误导和混淆来源的风险，因此使用商标与引证商标不相似。

因此，法院未接受原告的上述主张。

4.对商品质量是否具有误导性

原告声称，消费者误解了清酒是由原告生产而购买了被告使用了使用商标的清酒，消费者在商品质量方面受到误导意味着使用商标在质量方面具有误导性。因此，JPO（日本特许厅）通过否认这一主张而做出的判决是不正确的。

综合上述解释，在商品是日本酒（精制酒）的情况下，《商标法》第51条第(1)款规定的“商品质量”包括根据原料和生产方式的不同而分类的“tokuteimeiishoshu”（特定类名的清酒）的情况，以及在产品生产中涉及到具体首席酿酒师的情况。但是，如上所述，使用商标不产生任何特定概念，也不产生与原告有关的概念，因此，不能认定贴有使用商标的清酒误导了消费者，使其相信贴有使用商标的清酒是由原告的高级酿酒师生产的。

如使用示例所示，原告清酒酒瓶上的标签“杜氏X”在引证商标的左侧，接触上述标签的消费者可通过“杜氏X”标志，识别出原告产品为高级酿酒师酿造的清酒。然而，这种认知是由“杜氏X”标志造成的，与使用商标图片无关，不能据此认为使用商标会误导消费者。

因此，法院没有接受原告的上述主张。

5.结论

综上，二审法院认为被告没有在指定商品上使用与引证商标类似的使用商标，也没有在商品质量方面产生误导或造成与原告业务相关的商品混淆。因此，不能认定被告对使用商标的使用属于《商标法》第51条第（1）款的规定，也不需要确定被告是否存在故意。JPO（日本特许厅）作出的具有相同效力的决定是正确的，原告所主张的撤销理由没有根据。

三、法律分析

（一）案件争议焦点

在本案中，被告对由文字“農口”组成的商标拥有商标权，该文字“農口”以标准字符、以草书或正楷垂直书写，用于指定的“日本清酒（清酒）”商品。法院认为，由于上述使用不能被视为对商品质量有误导或造成与原告业务相关的商品混淆，因而不属于日本《商标法》第51条第一款规定的情形。

本案的争议焦点在于：（1）使用商标是否与引证商标构成近似；（2）被告对使用商标的使用是否会在商品质量方面产生误导或造成与原告业务相关的商品混淆。

对于上述第（1）商标的近似性判定，一方面考虑指定商品的相似性，JPO根据官方指南中指定的分配给商品说明的相似性代码确定相似性；另一方面，考虑商标标识的相似性，有三个标准，分别是发音，外观和含义。就发音和含义而言，应考虑日语的唯一性。

对于第（2）点造成误导的判定，从审判过程中可以看出，一方面需要考虑商品来源的混淆，另一方面需要考虑造成商品质量方面误导的因素。

（二）日本商标法对驰名商标的特殊保护策略

根据日本《商标法》第4条第1款第(10)、(15)、(19)项的规定，可以防止他人未经真正的商标权利人许可，擅自将权利人的驰名商标或著名商标进行注册。为了保护驰名商标或著名商标权利人的权益，防止他人通过提交商标注册申请而获得不正当的商标专用权，对真正的商标权利人正常使用该驰名商标或著名商标带来障碍，日本法律规定日本特许厅应当驳回对这种未经真正权利人许可而提交的商标注册申请。即使在他人未经真正权利人许可已经获得了商标注册，如果真正的商标权利人在该商标注册申请之前已经开始使用该驰名商标，根据《商标法》第32条的规定，该驰名商标真正权利人在此前的使用权会受到保护。

按照日本学术界的看法，商标权所保护的不是商业标识本身，而是商标所代表的商誉或声誉。商标法对于商标的保护，并不是在著作权法、外观设计法之外对相关的图案、文字和设计提供单独保护。日本学术界把知识产权法分为两类，一类是对创造性成果提供保护的法律，另一类是对商业标记提供保护的法律。与此同时，日本学者在标识性法律中，还特别强调商业标记与商品之间的关系，强调对商业标记的保护实际上是对该标记所体现的商誉的保护。从商标权保护的商标所代表的商誉来看，商标权是一种“准财产权”，与一般的有形财产权类似。按照传统的商标保护理论，这种财产权的范围是以消费者是否有可能在商品或服务的来源上产生混淆来界定的。如果对于相同或者近似商标的使用，有可能造成消费者的混淆，就属于他人商标权的范围。如果没有造成混淆的可能性，则不属于他人商标权的范围。

依据混淆理论的保护，不仅适用于已经获准注册的商标（包括已经获得注册的驰名商标），也适用于尚未获得注册的驰名商标。因为，未注册商标的知名度只要达到了某种程度，就表明已经获得了一定的商誉或者声誉，具有了财产权的性质。而他人未经许可的使用，不仅有可能造成消费者在商品或服务来源上的混淆，而且侵犯了未注册驰名商标所有人的财产权。

四、经验启示

本案对我国企业商品出口日本起到了很好的风险提示和商标使用规范提示作用。目前，我国企业仍有一些商标标识在海外的使用并不规范，使用者认为自己已经取得了商标权，就能随意改变商标标识的颜色、字体、比例等因素，在知识产权法律较发达的国家，这些行为将不被允许，其原本享有的商标权也有被撤销的可能。

因此，我国企业在商品出口前，一方面需要认真研究出口国的知识产权法律法规，另一方面还要对出口商品标识进行风险排查，这样才能确保顺利进入国外市场。

另外，我国企业应当了解其他国家的驰名商标和著名商标的相关法律法规，以及出口商品所在行业的驰名商标和著名商标的实际情况。因为有些国家对该类商标的保护力度和保护范围往往超过了普通商标。最后，还应当对出口国的临时禁令制度进行多方面的了解，以应对突发状况的出现。