PCT申请存在权属争议，申请人负有基于诚信原则的善良管理人义务

近日，最高人民法院知识产权法庭审结了一起知识产权损害赔偿纠纷案件。对于PCT（即《专利合作条约》）申请登记的申请人在PCT申请权属纠纷处理期间未向实际权利人履行PCT申请进入国家阶段相关信息的通知义务是否应当承担PCT申请失权的责任问题进行了认定，明确了登记的PCT申请人负有善良管理人义务，该义务性质上属于基于诚信原则确定的义务，内容上包括通知、协助、保护等。

广东辉胜达电气股份有限公司（以下简称辉胜达公司）为申请号为PCT/CN2016/071553的PCT申请（以下简称涉案PCT申请）的登记申请人，该PCT申请国际申请日为2016年1月21日、国际公布日为2017年7月20日，其中国优先权专利系专利号为201620021160.9、名称为“一种自动胶囊面包机”的实用新型专利（以下简称涉案优先权专利）。

涉案PCT申请的中国优先权专利发明人张中华原系漳州灿坤实业有限公司（以下简称灿坤公司）技术人员，其于2015年3月10日自灿坤公司离职后入职辉胜达公司，2016年1月12日以辉胜达公司为专利权人申请了涉案优先权专利，2016年1月21日以该专利为优先权提交了涉案PCT申请,国际检索单位（中国国家知识产权局）经检索于2016年9月21日出具书面意见认为涉案PCT申请全部权利要求（权利要求1-8）不具有创造性。2016年11月10日，辉胜达公司申请清算备案登记，并于2017年5月26日完成注销，清算组成员为其时的股东古必文、周志荣。

2017年1月12日，灿坤公司起诉主张涉案优先权专利归其所有，广州知识产权法院作出（2017）粤73民初226号判决，认定涉案优先权专利归灿坤公司，该判决于2017年11月16日生效，古必文、周志荣此后未对涉案PCT申请作出任何处理。2017年12月8日，灿坤公司就涉案PCT申请权属提起诉讼，案件审理期间，涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满，各方当事人在此过程中均未采取任何措施。2018年9月13日，广州知识产权法院作出（2017）粤73民初4546号判决，认定涉案PCT申请归灿坤公司。至此，涉案PCT申请登记的申请人为辉胜达公司，实际权利人为灿坤公司。基于以上事实，灿坤公司向一审法院提起诉讼，请求古必文、周志荣、张中华连带承担因其未履行义务致使涉案PCT申请权利终止造成灿坤公司的经济损失100万元。

一审法院认为，PCT申请对应可能存在的外国或其他地区专利局的专利授权，故PCT申请人对此享有一定的利益。涉案PCT申请及涉案优先权专利，最初的申请人均为辉胜达公司。在辉胜达公司注销前，法院的一审判决已认定涉案PCT申请据以登记优先权的涉案优先权专利归灿坤公司所有。古必文、周志荣作为辉胜达公司的股东及清算组成员，至少应将涉案PCT申请信息通知灿坤公司以便涉案PCT申请得到及时、妥善处理。古必文、周志荣对此未采取任何措施，主观上存有过错。由于涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满，灿坤公司已基本丧失向其他国家或地区寻求专利授权的可能。灿坤公司据此主张其利益受损具有合理性。同时，鉴于国际检索单位对涉案PCT申请全部权利要求的创造性持否定意见，亦存在不利于涉案PCT申请的较大可能性。综合评判后酌情确定古必文、周志荣赔偿灿坤公司利益受损及维权支出共计50000元。古必文、周志荣不服，向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院二审认为，PCT申请分为国际阶段和国家阶段两个独立的阶段，PCT申请是否进入国家阶段取决于申请人的意志。灿坤公司提出涉案优先权专利权属纠纷时，涉案PCT申请还未进行国际公布，古必文、周志荣应当预见到因涉案优先权专利权属争议，涉案PCT申请情况直接影响灿坤公司权益，涉案PCT申请是否进入国家阶段，已不属于辉胜达公司可以任意处置的事项。基于辉胜达公司申请涉案优先权专利以及涉案PCT申请的在先行为，根据诚信原则，在辉胜达公司进入清算期间，古必文、周志荣作为清算组成员应承担登记的涉案PCT申请人负有的善良管理人义务，善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，避免涉案PCT申请在灿坤公司不知情的情况下效力终止。古必文、周志荣违反诚信原则，未履行善良管理人之义务，未通知灿坤公司涉案PCT申请信息，存在过错。

国际初步审查单位对涉案PCT申请的全部权利要求无创造性的评价意见，并不必然导致该PCT申请进入特定国家的国家阶段后无授权可能性。对于涉案PCT申请而言，在该申请的效力终止前，灿坤公司具有合理的尚可期待的授权可能性。由于涉案PCT申请的效力终止，致使灿坤公司可期待的授权可能性确定地归于消灭，构成对灿坤公司利益的损害。

涉案PCT申请人为辉胜达公司，在涉案PCT申请权未经生效判决确认归属于灿坤公司之前，灿坤公司无法以自己名义决定是否进入国家阶段。古必文、周志荣作为辉胜达公司的清算组成员，应当合理预期涉案PCT申请的申请人未依PCT行政规程有效变更前，灿坤公司拟推进涉案PCT申请进入国家阶段需要以原申请人的名义进行，古必文、周志荣未及时通知灿坤公司涉案PCT申请信息，是灿坤公司未能及时推进涉案PCT申请进入国家阶段的主要原因。除申请人告知涉案PCT申请的信息这一渠道外，灿坤公司也可以从有关公开渠道获得涉案PCT申请的信息。灿坤公司因对PCT申请的申请人变更的误解，未及时寻求PCT规则下直接变更涉案PCT申请人的救济方式，是涉案PCT申请未能进入国家阶段的次要原因。灿坤公司对涉案PCT申请效力终止造成的损失亦负有一定责任，因此可以减轻古必文、周志荣应当承担的责任。一审法院酌情判令古必文、周志荣赔偿灿坤公司利益受损及维权支出共计50000元，并无不妥。

综上，最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。

最高人民法院在该案中明确指出，优先权专利权属争议使登记的PCT申请人产生了基于诚信原则的善良管理人义务，该申请人清算组成员应善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，必要时通知、提示实际权利人以确定专利权或专利申请的后续事务，至少应当及时通知实际权利人专利权或专利申请的程序信息，避免涉案PCT申请在实际权利人不知情的情况下效力终止。同时，实际权利人也可以从有关公开渠道获得PCT申请的信息，应及时恰当采取救济措施。该案判决对于引导权属纠纷中利益相关方及时有效采取措施，共同维护专利申请程序有效进行或者专利权保持法律效力具有指引意义。