评北京市高级人民法院判决认定“bilibili”属于驰名商标案

摘 要

本判决提出的对驰名商标认定综合考量的原则及网络环境下驰名商标认定特点等裁判价值理念，对今后同类案件的审理具有指引作用；同时，该案明确了我国已注册驰名商标的司法保护方式，具有积极意义，也为《商标法》完善和理论研究提供了有价值的案例。

一、案件概况

上海幻电信息科技有限公司（简称幻电公司）于2009年6月创立B站，原名为“Mikufans”，2010年1月更名为“bilibili”。2014年9月17日，幻电公司申请“bilibili”商标注册，于2015年10月28日注册公告，注册号15362394。该引证商标核准注册的标志见图1，核定使用在第41类服务类别上，具体包括：培训；安排和组织培训班；为娱乐组织时装展览；文字出版（广告宣传材料除外）；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作；除广告片外的影片制作；在计算机网络上提供在线游戏；俱乐部服务（娱乐或教育）。

图1

四季自造（厦门）文化传播有限公司（简称四季公司）于2017年9月6日提出注册申请“哔哩哔哩BILIBILI”商标，于2019年1月7日注册公告，注册号26264549。四季公司于2020年12月6日将商标转让予晋江健德食品有限公司（简称健德公司），该商标核准注册的标志见图2，核定使用在第30类商品上，具体包括：天然增甜剂；烹饪用葡萄糖；白糖；冰糖；烹饪用低聚糖。

图2

幻电公司认为，争议商标申请日前，引证商标及对应中文“哔哩哔哩”在其核定使用的服务上已达驰名程度，争议商标是对引证商标的复制、摹仿，且二者的核定使用范围具有密切联系，容易误导公众，损害幻电公司权益。因而请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十三条第三款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告，并提交了企业信息、备案信息、新闻报道、广告宣传情况、受保护记录、判决书、公证书等证据材料。国家知识产权局认为，在案证据不足以证明引证商标在争议商标申请日之前即已驰名，且争议商标与引证商标核定使用的范围关联性不强，不致误导公众，未违反《商标法》第十三条第三款，因而裁定维持争议商标。

幻电公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。法院认为，在幻电公司提交的证据中，公司基本信息、公司股权架构、融资情况、公司年报等证据与判断引证商标是否驰名并无关联；互联网年报、广告宣传、投放材料、媒体报道材料、公司获奖情况虽然可证明引证商标“bilibili”及其对应中文表达“哔哩哔哩”与B站、bilibili.com（哔哩哔哩弹幕网）及手机客户端之间已经形成稳定的对应关系，但不足以证明引证商标在其核定使用的培训等服务上具有了较高的知名度；“入站必刷”视频、播放量最高博主截图、B站运营游戏情况等视频证据，与核定使用的服务类别存在区别，因而不足以证明存在广泛的宣传推广，也就不足以证明引证商标在其核定使用的服务上构成驰名商标。法院判决驳回幻电公司的诉讼请求。

幻电公司不服一审判决提出上诉，认为：（1）原审判决对在案证据进行孤立、机械、刻板化的认定，显属不当，与最高人民法院在相关案件中确立的“综合全案考量”的指导原则相违背；（2）在案证据足以证明引证商标为驰名商标；（3）原审判决未能考量商标法第十三条第三款的全部构成要件，以及各要件之间的关联与影响，法律适用错误。

北京市高级人民法院首先认定引证商标构成驰名商标，其次分析诉争商标构成引证商标的“复制、摹仿或者翻译”，进而说明诉争商标的注册可能导致相关公众产生误认或减弱引证商标的显著性，并损害幻电公司的合法权益，从而完全符合《商标法》第十三条第三款的构成要件，判决：（1）撤销北京知识产权法院（2021）京73行初12721号行政判决；（2）撤销国家知识产权局作出的商评字［2021］第151552号《关于第26264549号“哔哩哔哩 BILIBILI”商标无效宣告请求裁定书》；（3）国家知识产权局针对上海幻电信息科技有限公司就第26264549号“哔哩哔哩BILIBILI”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。

二、案件评析

北京高院对该案件裁判的典型意义在于，对驰名商标的认定采用综合考量认定因素的原则，纠正了既往一些裁定和判决中对驰名商标认定因素的刻板适用的做法，对今后驰名商标认定裁判具有指导意义。其中值得探讨的法律问题可归纳为：（一）驰名商标的认定因素；（二）驰名商标司法认定原则；（三）驰名商标的保护方式；（四）如何理解《商标法》第十三条第三款“误导公众”及“利益可能受到损害”。以下分述之。

（一）驰名商标的认定因素

我国《商标法》第十四条第一款规定，认定驰名商标应当考虑以下因素：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。

关于我国对驰名商标认定因素的规定，有以下几点值得说明：第一，驰名商标是为我国相关公众所熟知的商标。商标权具有地域性，如果某一商标未在我国注册或使用，就并非属于受我国商标法保护的商标，更无法受到我国驰名商标保护制度的特别保护。第二，我国仅要求驰名商标在“相关公众”中的知名度较高，相关公众包括购买商品的消费者、与商标权人存在交易关系的经营者等，因此，相关公众可能是小部分的群体。第三，应综合考虑驰名商标的认定因素，不能机械地认为一个商标要想构成驰名商标，必须提供上述所有因素的相关证据。

结合本案，北京市高级人民法院认为，幻电公司自2010年使用“bilibili”标志，至诉争商标申请日，已达七年之久。B站作为在线视频分享网站，用户数量大、活跃用户数量大、视频播放量大，且考虑互联网平台具有传播速度快、传播范围广、内容灵活丰富等特点，应当认为引证商标经过持续使用和广泛宣传推广，在诉争商标申请日之前，在“提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作”服务上为相关公众广为知晓，构成驰名商标。

（二）驰名商标司法认定原则

《最高院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称《规定》）第十三条规定，当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（1）引证商标的显著性和知名程度；（2）商标标志是否足够近似；（3）指定使用的商品情况；（4）相关公众的重合程度及注意程度；（5）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

结合本案，北京市高级人民法院认为，诉争商标为文字商标，由中文“哔哩哔哩”、字母“BILIBILI”商标构成；引证商标为文字商标，由字母“bilibili”构成。诉争商标标志完整包含引证商标标志，在呼叫上相同，在文字构成、含义等方面相近，引证商标的显著性较强，且相关公众多将其与中文“哔哩哔哩”相对应，故诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿、翻译。

虽然诉争商标核定使用的“天然增甜剂；烹饪用葡萄糖”等商品与引证商标据以驰名的“提供在线电子出版物（非下载）；广播和电视节目制作”服务不属于类似商品和服务，但在消费群体、销售渠道、宣传方式等方面存在较大交叉重合。相关公众看到诉争商标容易联想到驰名的引证商标，并认为二者之间存在衍生商品、联名商品等特定联系，从而容易导致相关公众产生误认。即使相关公众不产生误认，但前述联想会割裂引证商标与幻电公司提供据以驰名的服务之间的固有联系，从而导致减弱幻电公司驰名引证商标显著性的损害后果，损害幻电公司的合法权益。

北京市高级人民法院根据该《规定》第十三条第（一）（二）项的内容判断“诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿、翻译”，根据第（四）项的内容判断“容易导致相关公众产生误认”或“减弱幻电公司驰名引证商标显著性”，从而认定诉争商标的注册和使用足以使相关公众认为其与引证商标具有相当程度的联系，不正当利用引证商标的市场声誉，致使幻电公司的利益可能受到损害。

（三）驰名商标的保护方式

我国《商标法》第十三条规定，对驰名商标的保护方式主要有：对驰名商标禁止混淆、跨类保护和防止淡化。就未注册驰名商标而言，商标法仅提供同类保护，对于已注册驰名商标，商标法提供跨类保护和制止淡化。淡化包括弱化和污损，前者导致驰名商标显著性的降低，后者将引起消费者对驰名商标的否定性评价。

本判决中“相关公众……认为二者之间存在……特定联系，从而容易导致相关公众产生误认。即使相关公众不产生误认，但前述联想会……减弱幻电公司驰名引证商标显著性的损害后果”的表述，就分别对应了驰名商标的保护路径。一方面，消费者看到健德公司生产的带有“哔哩哔哩BILIBILI”字样的糖果后，可能误以为糖果由幻电公司生产，或者以为健德公司与B站存在某种赞助、附属、特许、授权等关联关系，从而做出错误的购买决策。另一方面，即使消费者不发生混淆，但诉争商标的注册和使用会割裂“哔哩哔哩”、“bilibili”等文字与幻电公司运营的B站之间的唯一联系，弱化引证商标的显著性。

（四）《商标法》第十三条第三款“误导公众”及“利益可能受到损害”的解读

《商标法》第十三条中，第二款采用“容易导致混淆”表述，第三款采用“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”表述。对此，《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称《解释》）第九条第一、二款对二者的含义进行区分，认为“容易导致混淆”是指“足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系”；“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”是指“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉”。表面上看《商标法》第十三条第二款对未注册驰名商标提供的是反混淆的保护，第三款对已注册的驰名商标仅提供反淡化的保护而不禁止混淆。但是，我们首先应当将《商标法》第十三条第三款中的“误导公众”理解为混淆。从举重以明轻的法理出发，由于对驰名商标的淡化保护的范围广于混淆保护，既然《解释》禁止他人淡化驰名商标显著性的行为，那么也应禁止混淆他人驰名商标的行为。因此，《商标法》第十三条第三款“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”实际上同时包含“混淆”和“淡化”两层含义。

但是，仅从文义解释上看，“误导公众”难以包括“淡化”，本判决中“即使相关公众不产生误认，但前述联想会……”的表述，也体现出这一点。笔者以为，可以考虑将司法解释中关于驰名商标反淡化保护的规定上升为法律条文，在保留《商标法》第十三条第三款的基础上，新增第四款：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉的商标使用行为，权利人可以请求停止。”如此，既通过《商标法》第十三条第三款明确了对驰名商标禁止跨类混淆的保护，也通过新增条款明确了淡化理论与混淆理论的界限。

三、本判决的影响及值得关注的问题

本判决提出的对驰名商标认定综合考量的原则及网络环境下驰名商标认定特点等裁判价值理念，对今后同类案件的审理具有指引作用；同时，该案明确了我国已注册驰名商标的司法保护方式，具有积极意义，也为《商标法》完善和理论研究提供了有价值的案例。结合本案，也反映出商标保护中存在的一些问题，例如，本案中，诉争商标的原注册人某某公司先后在多个商品和服务类别上申请注册160余件商标，是否涉嫌恶意抢注，《商标法》如何规制愈演愈烈的商标抢注与商标囤积？本案中的某某公司作为受让人，在明知引证商标知名度的情形下从其他公司处获得诉争商标，是否违反了民商事领域的诚实信用原则，如何引导企业诚信经营，并保护由其创造的利益和商誉？本案的判决在某种程度上也给出了答案。商标驰名作为一种事实，是否有必要根据注册与否提供不同程度的保护？驰名商标反淡化保护遵循实际淡化还是淡化可能性标准？如何认定淡化可能性或者实际淡化的考量因素？种种问题，有待继续研究。