山东德州扒鸡公司与德州德香斋扒鸡食品公司、济南天桥大润发商业公司侵害商标权纠纷案

山东省高级人民法院

民事判决书

（2022）鲁民终258号

当事人

上诉人（原审被告）：德州德香斋扒鸡食品有限公司

被上诉人（原审原告）：山东德州扒鸡股份有限公司

原审被告：济南天桥大润发商业有限公司

审理经过

上诉人德州德香斋扒鸡食品有限公司（以下简称德香斋公司）因与被上诉人山东德州扒鸡股份有限公司（以下简称德州扒鸡公司）、原审被告济南天桥大润发商业有限公司（以下简称天桥大润发公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2021）鲁01知民初715号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

上诉人诉称

德香斋公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审或依法改判；一、二审诉讼费由德州扒鸡公司承担。

事实和理由：一、“德州扒鸡”属于通用名称，德香斋公司对“德州扒鸡”的使用属于正当使用，非商标性使用。“德州扒鸡”是由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的固定产品，被专业工具书、辞典列为商品名称，被诸多史志资料、官方文件、著作记载，被众多媒体争相传播报道，且被认定为国家非物质文化遗产，应当认定“德州扒鸡”为约定俗成的通用名称。同时，德州系地名，德香斋公司作为成立于德州的企业从事扒鸡食品生产，德州扒鸡公司无权禁止德香斋公司正当使用德州地名。德州扒鸡公司滥用诉讼权利，禁止他人生产扒鸡产品，涉嫌不正当竞争，侵犯社会公共利益。二、被诉侵权产品与德州扒鸡公司的产品存在显著区别，没有攀附涉案商标的故意，不会发生混淆，不构成侵权。被诉侵权产品外包装上分别标有“德飨斋”“坤浩”商标及生产商、服务热线等，不会造成相关公众对产品来源产生误认或混淆。三、即使构成侵权，德香斋公司的厂房因于2020年底拆迁已经停止生产，且涉案被诉五款产品的销售量极低，德州扒鸡公司并无证据证实其损失真实存在，一审判决确定的赔偿数额过高。

被上诉人及原审被告称

德州扒鸡公司未作答辩。

天桥大润发公司未作陈述。

一审原告诉称

德州扒鸡公司向一审法院起诉请求判令：1.天桥大润发公司停止销售、德香斋公司停止生产、销售侵犯德州扒鸡公司“德州扒鸡”（第159006号、第3892642号）注册商标专用权的商品；2.德香斋公司赔偿德州扒鸡公司经济损失及合理开支共计100万元；3.德香斋公司、天桥大润发公司承担本案诉讼费。

一审法院认定事实

一审法院认定事实：德州市食品公司肉类加工厂于1982年6月30日，向国家工商行政管理总局商标局（以下简称国家商标局）申请注册了第159006号“德州DEZHOU”商标，核准使用商品为第33类扒鸡。2013年10月13日，经国家商标局核准，该商标转让给德州扒鸡公司，有效期续展至2023年2月28日。2005年11月28日，山东德州扒鸡集团有限公司向国家商标局申请注册了第3892642号“德州扒鷄”商标（该商标标注:“扒鸡”放弃专用权），核准使用商品为第29类扒鸡、鸡翅、鸡腿（截止）。2013年10月13日，经国家商标局核准，该商标转让给德州扒鸡公司，有效期续展至2025年11月27日。2006年“德州DEZHOU”注册商标被商务部认定为“中华老字号”；2007年8月20日“德州DEZHOU”注册商标被国家商标局认定为驰名商标。2019年11月12日，德州扒鸡公司被国家文化和旅游部办公厅评为国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位（项目名称为“德州扒鸡制作技艺”）。

（第159006号“德州DEZHOU”商标）

（第3892642号“德州扒鷄”商标）

2018年至2021年期间，德州扒鸡公司授权代理人向多个公证处申请对购买相关产品的过程进行证据保全公证。2018年3月19日，申请人的委托代理人在山东省聊城市鲁西公证处公证员的监督下，在山东省济南市历城区花园路××号大润发，以普通消费者身份购买了被诉侵权“扒鸡”一袋。2019年7月15日，申请人的委托代理人在山东省枣庄市鲁南公证处公证员的监督下，在淄博市临淄区桓公路99号“利群购物中心”（店内悬挂营业执照显示为：淄博奥德隆超市连锁有限公司购物中心），以普通消费者身份花费18.9元购买了被诉侵权“扒鸡”一袋。2020年12月28日，申请人的委托代理人在山东省济南市钢都公证处公证员的监督下，在山东省淄博市临淄区齐陵街道042县道××村××室附近的“顺民超市”，以普通消费者身份花费22.9元购买了被诉侵权“扒鸡”一袋。2019年4月20日，申请人的委托代理人在河南省郑州市大豫公证处公证员的监督下，在漯河市人民路与交通路交叉口“昌建广场”的大润发超市内，以普通消费者身份花费27.1元购买了被诉侵权“扒鸡”一只。2020年11月17日，申请人的委托代理人在山东省济南市钢都公证处公证员的监督下，在河北省保定市望都县京港澳高速公路望都服务区的“德州乡盛扒鷄”，以普通消费者身份花费90元购买了被诉侵权“扒鸡”两只。2021年5月11日，德州扒鸡公司的委托代理人在山东省枣庄市鲁南公证处公证员的监督下，在“淘宝网”（×××.ｃｏｍ）上的“德飨斋旗舰店”，以普通消费者身份支付39.9元购买了被诉侵权“扒鸡”两只。其中，（2021）鲁济南齐鲁证经字第4288号公证书的公证取证时间为2021年3月23日，公证取证地点为济南市天桥区堤口路80号“大润发”（天桥大润发公司的营业场所），申请人在山东省济南市齐鲁公证处公证员的监督下，以普通消费者身份在上述场所花费26.2元购买了被诉侵权“扒鸡”一袋。

对于上述公证过程，公证处均出具了证据保全公证书，所购商品及相关票据拍照封存后交由申请人保管。以上公证取证涉及的被诉侵权产品共五款。一审庭审中，德香斋公司认可上述被诉侵权产品均为其生产，天桥大润发公司认可在其经营场所内公证购买的产品为其销售。经当庭查看实物，被诉侵权产品上的信息均显示制造商为德香斋公司，地址为德州经济开发区104国道白桥东侧。被诉侵权产品包装正面均突出使用了“德州扒鸡”四字，在“德州”与“扒鸡”之间用小号字体标有“五香”或“五香脱骨”字样，左上角标有“德飨斋”或“坤浩”字样，字体较小。

德州扒鸡公司为本案支出支付律师费7000元。

德香斋公司成立于2004年7月9日，注册资本600万元，经营范围包括肉制品（五香脱骨扒鸡）生产、销售等。

天桥大润发公司成立于2011年8月19日，注册资本500万元，经营范围包括日用品批发、日用品销售、食品经营等。

一审法院认为

一审法院认为，涉案第159006号“德州DEZHOU”、第3892642号“德州扒鷄”注册商标合法有效，德州扒鸡公司作为涉案商标专用权人，其合法权益依法应予以保护。本案当事人的争议焦点是：一、德香斋公司是否实施了侵害德州扒鸡公司涉案商标权的行为；二、德州扒鸡公司主张的赔偿数额有无事实及法律依据。

一、关于德香斋公司是否实施了侵害德州扒鸡公司涉案商标权行为的问题。本案中，被诉侵权产品包装上均使用了“德州扒鸡”字样，虽然在“德州”与“扒鸡”之间标有“五香”或“五香脱骨”字样，但“德州扒鸡”四字明显较大，“五香”或“五香脱骨”字样明显较小，其主要部分仍为“德州扒鸡”，且“德州扒鸡”四字在包装当中处于一般消费者最易识别的位置，字体远大于包装当中的其他文字，构成突出使用“德州扒鸡”标识，能够轻易吸引消费者的注意力，起到了识别该商品来源的作用，构成商标性使用。在隔离状态下以相关公众的一般注意力为标准，与涉案第3892642号“德州扒鷄”文字商标和第159006号“德州DEZHOU”商标相比较，二者主要识别部分文字、读音相同，字形、字体相似，构成近似。被诉侵权产品为扒鸡，与德州扒鸡公司涉案注册商标核定使用商品种类相同，德香斋公司在产品包装上使用的“德州扒鸡”字样与涉案“德州扒鷄”“德州DEZHOU”商标近似，由于涉案商标具有较高的市场知名度，德香斋公司同处德州，其在被诉侵权产品上使用“德州扒鸡”字样，明显具有攀附德州扒鸡公司商标商誉的故意，易使相关公众对产品的来源产生误认或者认为与德州扒鸡公司注册商标有特定的联系，容易导致混淆，构成对涉案注册商标专用权的侵害，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。天桥大润发公司销售被诉侵权产品，亦侵害了德州扒鸡公司对涉案注册商标享有的专用权，应承担停止侵权的民事责任。

被诉侵权产品包装上虽然标有“德飨斋”商标或“坤浩”字样，但是该商标及字样均印在包装正面的左上角，且与“德州扒鸡”字样相比，字体明显偏小且不易引起注意，起不到避免消费者混淆的作用，德香斋公司就被诉侵权标识并非是从描述其扒鸡产自德州的角度进行的使用，而是作为区别商品来源的使用，故德香斋公司以被诉侵权产品中标注了“德飨斋”商标来否认标注“德州扒鸡”系商标性使用，一审法院不予支持。涉案“德州扒鷄”商标标注“扒鸡”二字放弃专用权，仅是限制德州扒鸡公司单纯使用“扒鸡”二字行使禁止权，但“德州扒鷄”作为整体依然受法律保护。由于德香斋公司是整体性或突出性使用“德州扒鸡”“德州”，而非正当性单独使用德州地名，其所作的因地处德州而在包装上使用德州字样属于正当、合理的抗辩，一审法院不予采信。另天桥大润发公司表明其已停止销售，下架了被诉侵权产品，但未提交证据予以证明，一审法院不予采信。

二、关于赔偿数额问题。因德州扒鸡公司的证据不足以证明其因侵权遭受的损失以及德香斋公司因侵权所获得收益的具体数额，故一审法院综合考虑涉案商标的知名度、德香斋公司侵权行为的性质、经营规模、过错程度、侵权产品种类及价格、德州扒鸡公司委托律师出庭及制止侵权的合理费用支出等因素酌定赔偿数额。

一审裁判结果

综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项、第三项、第六十三条规定，判决：一、天桥大润发公司立即停止销售侵犯德州扒鸡公司第3892642号“德州扒鷄”和第159006号“德州DEZHOU”注册商标专用权的产品；二、德香斋公司立即停止生产、销售侵犯德州扒鸡公司第3892642号“德州扒鷄”和第159006号“德州DEZHOU”注册商标专用权的产品；三、德香斋公司于判决生效之日起十日内赔偿德州扒鸡公司经济损失及合理费用共计20万元；四、驳回德州扒鸡公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2017年修正）第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13800元，由德州扒鸡公司负担4800元，德香斋公司负担9000元。

二审法院认定事实

二审期间，各方当事人均未提交新证据。

本院对一审法院认定的事实予以确认。

二审法院认为

本院认为，本案二审当事人争议的焦点问题是：一、德香斋公司的被诉行为是否侵害了德州扒鸡公司的涉案商标权；二、如果构成侵权，一审法院确定的赔偿数额是否适当。

一、关于德香斋公司的被诉行为是否侵害了德州扒鸡公司的涉案商标权的问题。德香斋公司主张，德州系地名，“德州扒鸡”为约定俗成的通用名称，德香斋公司作为成立于德州的企业，德州扒鸡公司无权禁止德香斋公司正当使用“德州扒鸡”标识，德州扒鸡公司滥用诉权，禁止他人生产扒鸡产品，涉嫌不正当竞争；被诉侵权产品上标注了“德飨斋”“坤浩”商标及生产商、服务热线等，不会造成相关公众产生混淆误认，没有侵害德州扒鸡公司的涉案商标权。本院认为，首先，德州扒鸡公司的涉案第159006号“德州DEZHOU”和第3892642号“德州扒鷄”注册商标目前均处于有效期内，德州扒鸡公司作为涉案注册商标的商标权人，有权就他人在扒鸡产品包装上使用的被诉标识侵害其商标权的行为提起诉讼，并非禁止他人生产扒鸡产品，德香斋公司主张德州扒鸡公司滥用诉权，禁止他人生产扒鸡产品，没有事实和法律依据，其主张不能成立。其次，《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，1.德香斋公司并未提交证据证明“德州扒鸡”系扒鸡产品约定俗成的通用名称，故其该主张没有事实依据，不能成立。2.根据上述法律规定，注册商标中涉及地名的，商标权人虽然无权禁止他人在相同或者类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地之间的联系，但如果有证据显示，他人使用该地名并不是出于标注产地的需要，而是出于攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，以使消费者产生混淆误认等不正当意图的，则应当认定该使用行为超出了商标法规定的正当使用范畴，构成商标侵权。本案中，涉案两注册商标中含有的“德州”二字确为地名，但根据查明事实，涉案第159006号“德州DEZHOU”和第3892642号“德州扒鷄”商标分别于1982年和2005年在扒鸡商品上核准注册，经过长期持续使用，2006年“德州DEZHOU”商标被商务部认定为“中华老字号”，2007年“德州DEZHOU”商标被国家商标局认定为“驰名商标”，2019年德州扒鸡公司被国家文化和旅游部办公厅评为国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位（项目名称为“德州扒鸡制作技艺”）。上述事实证明，经过德州扒鸡公司长期持续使用，“德州”二字已经与德州扒鸡公司生产的扒鸡产品产生了稳定联系，“德州”作为扒鸡商标的知名度在扒鸡食品行业已经明显高于其作为地名的知名度。德香斋公司与德州扒鸡公司同为在德州注册成立的同行业企业，德香斋公司在相同产品上使用“德州”地名时应当受到严格限制，即只能限于正当表明产品产地的需要。按照正常的经营惯例，生产者表明产品产地一般只需在生产企业下方标注生产地址，或者在产品说明、产品参数等产品信息中描述性说明产品产地即可。本案中，德香斋公司的涉案五款被诉侵权产品包装上均在合理位置明确标注了产地“山东德州”或生产地址“德州经济开发区104国道白桥东侧”，已经足以表明被诉侵权产品的产地，但其又在产品包装正面上中部的显著位置均以较大字体突出标注了“德州扒鸡”标识，明显超出了描述性说明“德州”系被诉侵权产品产地的正当使用范围，已并非单纯出于标注产品产地的需要，被诉标识实际起到了识别商品来源的作用，构成商标法意义上的商标性使用。基于德州扒鸡公司涉案商标在扒鸡产品上的较高知名度，德香斋公司在被诉侵权产品上使用“德州扒鸡”标识，主观上明显具有攀附德州扒鸡公司涉案商标知名度的故意，容易导致相关公众产生被诉侵权产品与德州扒鸡公司之间存在特定联系的误认，故一审法院认定德香斋公司的被诉行为侵害了德州扒鸡公司的涉案商标权，并无不当。德香斋公司主张，被诉侵权产品上标注了“德飨斋”“坤浩”商标及生产商、服务热线等，可以区分产品来源，不会造成相关公众混淆。对此，本院认为，同一产品上可以同时使用多个商标，德香斋公司虽在被诉侵权产品上使用了“德飨斋”“坤浩”商标，但上述商标标识明显小于被诉侵权“德州扒鸡”标识，并不影响其将“德州扒鸡”标识作为商标性使用的认定，被诉侵权产品上虽然标注了生产商及服务热线，但仍难以避免相关公众产生被诉侵权产品的生产商与德州扒鸡公司之间存在特定联系的误认，故德香斋公司的上述主张不能成立，本院不予支持。

二、关于一审法院确定的赔偿数额是否适当的问题。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因德州扒鸡公司未能提交证据证明其因被侵权所受到的实际损失或德香斋公司因侵权所获得的利益，本案也无商标许可使用费予以参照，故综合考虑涉案商标的知名度、德香斋公司侵权行为的性质、情节、经营规模、过错程度、侵权产品的价格以及德州扒鸡公司委托律师出庭及为制止侵权行为支出的合理费用等因素，一审法院依法酌定德香斋公司赔偿德州扒鸡公司经济损失及合理费用共计20万元，并无不当。德香斋公司虽主张，其已于2020年底停止生产，被诉侵权产品销量极低，但其并未提交有效证据证明，且与查明事实不符，故其主张缺乏事实依据，本院不予支持。

二审裁判结果

综上所述，德香斋公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4300元，由德州德香斋扒鸡食品有限公司负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　 柳维敏

审　判　员 　于志涛

审　判　员　 张金柱

二〇二二年五月三十日

法 官 助 理　 许学镁

书　记　员　刘   霞