关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定

在司法实践中，部分案件原告注册商标核定商品或服务的类别较多，其中既包括与被诉侵权商品相同或类似的类别，也包括与被诉侵权商品不同类别，原告在诉讼中主张与被诉侵权商品非类似类别上的商标构成驰名商标。例如，在滇虹药业公司诉思贝公司案1中，原告系第113077号“康王”注册商标的商标权人，该商标核定注册类别为第5类中药、西药、中药制剂等；同时，原告还拥有3191878号“康王”注册商标，该商标核定使用在第5类去头皮药物制剂等，被告在其生产、销售的发用洗剂产品上使用了“立康王”标识，原告在该案中主张第113077号“康王”为驰名商标。对于原告上述主张，法院是否应当予以准许，类似案件在司法实务中的处理存在分歧。

 第一种观点认为 

原告主张跨类保护属于当事人的权利，法院应当按照当事人的请求进行认定。

在埃克森美孚公司诉北农国信公司等案2中，法院认为，埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。

 第二种观点认为 

能够在相同或类似商品范围内认定侵权行为的，无须认定驰名商标。

例如，在福耀玻璃诉飞友电气案3中，法院认为，原告主张其在中国境内申请注册了45个商品全类别的商标，并自认为在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联商品或服务上均有注册商标，但该案原告却不主张，仅试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类别保护，有违该制度之初衷。综合考虑以上因素，在原告证据不足以证明被诉侵权行为将导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果的前提下，对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。

 第三种观点认为 

为实现充分救济，应当允许权利人在相同或类似商品上已享有注册商标权的情形下，仍可以选择主张跨类保护。

例如，在索菲亚公司诉索菲亚集成吊顶公司案4中，法院认为，索菲亚公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号索非亞商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。

驰名商标“按需认定”原则的理解

上述不同处理方式的实质在于如何理解驰名商标审理中的“按需认定”原则。建立驰名商标“按需认定”原则的目的在于，防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。“按需认定”原则在立法上集中体现在《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）第三条第一款第一项的规定，即被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。显然，上述第一种观点认为“是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定”不能成立。依据上述司法解释的规定，“按需认定”并非基于当事人的需要，而是依据案件审理的需要。在商标侵权案件中，如果法院将原告提出的“跨类保护”纯粹看作为一项诉讼主张，并基于此对其所主张的商标是否驰名予以回应，完全不考虑驰名商标认定与侵权行为成立之间的关系，则“按需认定”原则的建立将失去意义。

上述第二种观点和第三种观点的分歧，集中在于如何理解按需认定中的“需”。从《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项的规定文义解释来看，按需认定中的“需”是指侵权行为成立与否。司法解释起草者认为，认定驰名商标，是对商标驰名的客观事实在个案中的法律确认，只有在商标驰名是构成被诉侵犯商标或不正当竞争行为的法律要件事实时，才有必要认定驰名商标。5从上述条款的文义及起草目的来看，驰名商标的“按需认定”仅限于侵权行为成立与否的认定，而不涉及损害赔偿问题。但实践情形显然更为复杂，部分案件中，原告在与被诉侵权商品相同或类似的类别上拥有注册商标的情况下，之所以主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标，原因通常有两种情形：一是与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标为防御性商标，没有使用或没有实质性使用；二是与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标注册时间较晚，使用情形较少。如果采纳上述第二种观点，那么实践中可能出现以下情形：1.注册商标的核定类别虽与被诉侵权商品相同，但该注册商标没有使用，或使用情形较少，虽可实现停止侵害的诉请，但可能难以获得赔偿，或者获赔数额较低。2.注册商标核定类别与被诉侵权商品类似，如果注册商标未实际使用，则不可能产生混淆后果，被诉行为不构成侵权。3.注册商标核定类别与被诉侵权商品类似，如果注册商标使用情形较少，则获赔数额较低。可见，原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标的情况下，绝对地限制其在非类似商品类别上的商标主张驰名商标，可能会对原告的利益尤其是损害赔偿方面的利益造成影响。

对于这一问题，可以从驰名商标保护制度的设立目的，以及商标权人利益保护角度分析。首先，驰名商标保护制度设立的目的，主要是为弥补商标注册制度的不足，对相关公众所熟知的商标在其未注册的部分领域提供保护（对未注册驰名商标提供保护，扩大已经注册的驰名商标的保护范围），制止他人复制模仿、傍名牌的不正当竞争行为，防止消费者对商品来源产生混淆。6通常情况下，在注册商标核定的商品类别与被诉侵权商品相同或类似的情况下，已足以实现制止侵权、防止市场混淆，实现对商标权人利益的保护。但如果依据与被诉侵权商品相同或类似类别上的商标不足以有效打击侵权行为，通过主张与被诉侵权商品非类似类别上的商标为驰名商标以更有效地制止侵权，并不违反驰名商标制度的立法初衷。其次，从权利人的利益保护来看，一方面，商标权人通常会选择在其主营商品和服务之外的其他类别里注册若干相同或近似的防御商标，避免商标被恶意注册，是一种积极的自我保护行为。如果机械认定权利人只能援引与被诉侵权商品相同或类似类别上的注册商标进行保护，可能导致注册了防御商标的商标权人反而无法通过请求认定驰名商标获得保护的不公平情况。另一方面，如果原告在与被诉侵权商品相同类似类别上的商标注册时间较晚，使用情形较少，剥夺其有关认定驰名商标的主张，亦显然不能实现对权利人的充分救济。我们认为，《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项有关驰名商标“按需认定”的规定过于狭窄，起草者可能并未考虑到实践中所出现的复杂情形。如果仅以侵权行为成立与否作为驰名商标按需认定的条件，可能导致无法有效打击商标侵权和维护商标权人的利益。因此，应对《驰名商标司法解释》第三条第一款第一项作适度的扩张解释，不仅应当考虑侵权认定成立与否，还应当考虑权利人是否能够得到充分救济。

结论

按需认定应以商标权人能否实现有效救济为判断标准。如果原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，且已实质性使用该商标，原则上不允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标；如果原告与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，但未使用或未实质上使用该注册商标，原则上允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标。

余论

近年来，在涉及驰名商标认定的案件中，出现本文讨论情形的案件愈来愈多，其中不乏有部分案件权利人单纯为追求通过司法程序认定驰名商标，在其所拥有的注册商标核定类别与被诉侵权商品相同或类似，且已实际使用的情况下，仍坚持主张在非类似商品类别上的注册商标构成驰名商标。对此，法院可以依职权进行主动审查，要求原告明确其是否在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，并实际进行使用。例如，在绿地公司诉十文公司案7中，十文公司在私募债项目的宣传材料上使用“绿地”字样，绿地公司主张其第3372987号“绿地”商标构成驰名商标，该商标核定服务项目包括不动产出租、不动产代理等，被诉行为侵犯其第3372987号商标专用权。经审查，绿地公司第6978657号“图片”注册商标核定服务项目包括金融服务，且该商标已实际使用。后经法庭释明，绿地公司以6978657号“图片”注册商标作为权利基础。

注释

1.上海知识产权法院（2019）沪73民初82号。

2.北京市高级人民法院（2016）京民终544号民事判决书。

3.武汉市中级人民法院（2017）鄂01民初101号民事判决书。

4.浙江省高级人民法院（2016）浙民终794号民事判决书。

5.孔祥俊、夏君丽：《<关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第139页。

6.朗胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社 2013年版，第33页。

7.上海知识产权法院 （2016）沪73民初222号民事判决书。