《商标侵权判断标准》理解与适用（八）

第三十二条

在查处商标侵权案件时，应当保护合法在先权利。

以外观设计专利权、作品著作权抗辩他人注册商标专用权的，若注册商标的申请日先于外观设计专利申请日或者有证据证明的该著作权作品创作完成日，商标执法相关部门可以对商标侵权案件进行查处。

本条规定了商标权与外观设计专利权、作品著作权冲突时的处理原则以及保护日期的比较基准。

外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计的图案、色彩或者二者的结合易与构成商标的要素存在交叉，当权利分属不同权利人时会产生冲突。

著作权法中所称的作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。著作权自作品完成之日起产生，自愿登记。由于构成商标要素的文字、图形或者二者的结合本身可以构成美术作品，即可以成为著作权保护的客体，当商标权利人与著作权人不是同一人时，也可能产生商标权与著作权的权利冲突。

本条第一款明确了保护合法在先权利的原则，即商标执法部门在办理商标侵权案件时，若当事人提出在先权利抗辩的，执法人员应当对在先权利的具体内容进行调查、核实，对当事人的行为属于合法行使在先权利还是侵犯注册商标专用权行为作出判断。

第二款明确了以商标申请日为比较基准。商标申请作为一种期待权，申请人最终期待的完整权利是注册商标专用权。只有商标获得注册，商标注册人的最终权益才能得以实现。因此，商标申请日具有重要的法律意义。基于商标申请本身的性质、作用和保护在先权利原则，一方面，商标申请日在专利申请日之前，客观上存在外观设计专利申请人模仿、复制在先申请商标的可能，继而可能导致外观设计的新颖性丧失；另一方面，在查处商标侵权行为时该商标已核准注册并有效的，商标执法部门可以依据商标法径行处理相关案件。2009年11月9日，原工商总局作出的《关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》（工商标函字〔2009〕291号）指出：“商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得与行使，应当遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。外观设计专利对他人在先商标专用权构成侵害的，工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定，及时作出处理。”《标准》在该批复意见的基础上，进一步明确以申请日作为在先权利的判断基准。对于作品著作权与商标权冲突，因涉及著作权客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人、相关当事人是否接触过作品或具有接触的可能性、商标与作品是否相同或实质性相似等因素的判断，故商标权与著作权冲突案件的处理较为复杂。因此，本条第二款仅对商标申请时间早于作品完成日期的情形作出规定，若涉及其他情形，要结合具体案情处理。

案例33 外观设计侵犯“蓝带”注册商标专用权案

美国柏斯特啤酒有限责任公司于1990年7月14日在第32类啤酒商品上申请注册第559294号“”商标，于1991年7月20日核准注册。涉案当事人购进山东某生物工程有限公司生产的“蓝带”特制、“蓝带”精品特制听装啤酒200箱进行销售，并辩称其所销售的啤酒商品的包装装潢已获得外观设计专利，不构成商标侵权。

评 析

该案争议的焦点是涉案“蓝带”啤酒商品的包装装潢已获得外观设计专利，是否能对抗“蓝带”注册商标专用权。

外观设计专利保护的客体是产品外观的新设计。如果“蓝带”注册商标的申请日早于外观设计专利的申请日，可能导致外观设计新颖性的丧失，商标权利人可以向国家知识产权局申请宣告专利无效；如果该外观设计专利权的实施构成商标法意义上的商标的使用，导致相关公众对商品来源产生混淆，侵犯注册商标专用权的，商标执法部门在专利宣告无效之前可以根据商标法的规定查处商标侵权行为。

该案中，注册商标的申请日为1990年7月14日，早于当事人外观设计专利的申请日。同时，单独的“蓝带”文字不在外观设计专利权保护的范围内，当事人在其销售的啤酒产品包装装潢上突出使用“蓝带”字样，与“蓝带”注册商标构成近似，易使相关公众对商品来源产生混淆，侵犯了“蓝带”注册商标专用权。

案例34 作品侵犯“刘老根”注册商标专用权案

2002年5月8日，刘洪英在第30类调味酱油、食盐等商品上申请注册第3168447号“”商标，于2003年6月21日核准注册。商标执法部门发现市场上涉案当事人销售带有“刘老根”字样的豆酱。经查，当事人已将含有“刘老根”字样的商品外包装进行了著作权登记。作品创作完成时间为2003年2月，登记时间为2004年9月。

评 析

该案争议的焦点是“刘老根”豆酱商品外包装已进行著作权登记，是否能对抗“刘老根”注册商标专用权。

著作权保护的客体为思想的独创性表达。著作权和注册商标专用权均是依照相应法律获得的权利，受到法律的同等保护。权利人行使权利应符合商业惯例，遵守诚实信用原则，在不损害他人和社会公共利益的前提下，在权利保护范围内合理、善意行使权利。著作权人在行使其权利时，如恶意损害商标注册人权益、导致相关公众对商品或者服务的真实来源产生混淆，应对著作权行使的范围和方式作出限制或禁止，以防止权利滥用。

该案中，当事人著作权作品完成时间晚于商标注册申请日。其与商标注册人在同一省份，均从事调味品的生产销售，属于同业竞争者，理应合理避让在先商标权。综观当事人的使用意图与使用方式，难谓善意、正当行使其著作权。其将“刘老根”文字突出使用，已产生识别商品来源的作用，构成商标的使用。豆酱商品与食盐、酱油商品为类似商品，当事人在豆酱商品包装上突出使用“刘老根”字样，与“刘老根”注册商标相同，易使相关公众对商品来源产生混淆，该行为属于商标侵权行为。

第三十三条

商标法第五十九条第三款规定的“有一定影响的商标”是指在国内在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。

有一定影响的商标的认定，应当考虑该商标的持续使用时间、销售量、经营额、广告宣传等因素进行综合判断。

使用人有下列情形的，不视为在原使用范围内继续使用：

（一）增加该商标使用的具体商品或者服务；

（二）改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以与他人注册商标相区别为目的而进行的改变除外；

（三）超出原使用范围的其他情形。

本条对在先使用的未注册商标继续使用的条件作出细化规定。其目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，在不损害商标权注册取得制度的基础上，维护在市场上已经具有一定影响的未注册商标的在先使用人的权益。

第一款规定了“有一定影响的商标”的定义，明确了两个要件：一是在国内在先使用，将使用的地域范围限定为国内；二是为一定范围相关公众所知晓。一定范围主要包括一定地域范围和一定行业范围两种情况。相关公众包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。在确定相关公众时，应当考虑商品或者服务的性质、种类、价格等因素对其注意程度的影响。不同商品或者服务涉及不同的相关公众。一般情况下，对于在普通大众消费品（如服装、食品）上的商标，主要考虑普通消费者；而对于比较专业的商品（如大型机械），主要考虑相关领域的专业人士。

第二款细化了认定“有一定影响的商标”应考量的因素，主要包括使用时间、销售量、经营额、广告宣传等。 

第三款对“有一定影响的商标”的使用限制作出明确规定，明确使用人不得增加该商标使用的具体商品或者服务，不得改变该商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容。使用人若违反该款规定，超出原使用范围使用商标，应当认定为商标侵权行为。《国家知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款法律适用问题的批复》（国知发保字〔2021〕7号）明确指出，适用商标法第五十九条第三款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。

需要强调的是，对“有一定影响的商标”的认定标准不宜要求过高。如果在先使用人能举证证明在先商标有一定的持续使用时间、使用区域、销售量或广告宣传等，在相关公众间建立起商誉，通常应认定其有一定影响。在先使用人仅可在相同商品或者服务上使用与原使用的标志相同的标志，不可延及类似的商品或者服务或近似的标志上。在先使用抗辩权仅适用于在先使用人。在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。

案例35 原四川省绵阳市工商局查处侵犯“合川桃片”注册商标专用权案

2009年9月21日，重庆市合川区桃片管理协会在第30类桃片商品上申请注册第7711726号“合川桃片”集体商标，于2010年3月28日核准注册。该商标是以集体商标注册的地理标志。2013年，重庆市合川区桃片管理协会向原四川省绵阳市工商局投诉，称绵阳市飞利达食品有限公司（以下简称“飞利达公司”）在其生产、销售的桃片包装上擅自使用“合川桃片”字样，侵犯“合川桃片”注册商标专用权。经查，当事人飞利达公司成立于2006年8月30日，是一家从事食品生产加工和销售的企业，主要生产销售糖果、糕点、鱼类等食品。当事人辩称，其从2007年起在自己生产销售的桃片产品包装上的显著位置标注“合川桃片”字样，2008年汶川特大地震后停产，2011年恢复生产；其基于在先使用，有权在原范围内继续使用。经查，当事人共计生产销售标注“合川桃片”字样的桃片系列产品11582件，经营额总计584246元。原四川省绵阳市工商局认定当事人在先使用抗辩不成立，依法予以查处。

评 析

该案的焦点是当事人是否享有在先使用抗辩权。

首先，当事人并非在商标注册申请前实际使用涉案商标。当事人虽成立于2006年，但其不能充分证明自己在商标注册人申请注册“合川桃片”商标前，即2009年9月21日前，已经将“合川桃片”标志作为商标使用在桃片商品上。

其次，当事人使用商标并非出于善意。重庆合川地区桃片具有独特的制作方法和口感风味，其产品质量、声誉与其生产区的人文因素和自然紧密相关，整个合川地区每年桃片产量可达数千吨，作为地方特产营销全国，屡获殊荣，在消费者中具有较大的市场影响力。而当事人的产品并非在合川地区生产，不具有合川桃片的内在质量和人文特征，将“合川桃片”作为商标标注在自己生产的桃片的外包装显著位置，并使用“重庆特产百年风味”等字样，是为了使消费者对商品的产地和来源产生混淆，属于非善意使用行为。

最后，以集体商标注册的地理标志或者以证明商标注册的地理标志，只能由某地区的自然因素或者人文因素形成，作为集体商标或者证明商标注册是对其在商标保护上的确认。商品不符合地理标志条件的，根据商标法第十六条第一款中“商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用”的规定，即便在集体商标或者证明商标申请注册前已经使用，亦不得继续使用该以集体商标或者证明商标注册的地理标志。

第三十四条

商标法第六十条第二款规定的“五年内实施两次以上商标侵权行为”指同一当事人被商标执法相关部门、人民法院认定侵犯他人注册商标专用权的行政处罚或者判决生效之日起，五年内又实施商标侵权行为的。

本条对侵权行为主体处罚标准中的从重处罚作出细化规定，明确五年内再犯的行为认定不仅包括商标执法相关部门追究行政责任的案件，也包括法院判决的民事诉讼案件和判处刑事责任的刑事案件。五年的起算时间应当是行政处罚决定或判决生效之日。一般来说，行政处罚决定的生效时间为行政处罚决定书送达之日，但后续生效的行政诉讼判决撤销、无效、变更行政处罚决定的除外。民事判决的生效时间分为两种情况：除有特殊规定的外，若当事人未上诉的，上诉期满民事判决即行生效（判决书送达之日起第十六日）；若当事人上诉的，二审终审后裁判文书送达之日生效。刑事判决与民事判决生效时间类似：若当事人未上诉的，上诉期满刑事判决即行生效（送达之日起第十一日）；若当事人上诉的，二审终审后裁判文书送达之日生效。

案例36 江苏省淮安市清江浦区市场监管局查处侵犯“五粮液”等注册商标专用权案

2017年3月，江苏省淮安市清江浦区市场监管局接到淮安市公安局淮阴分局移送案件通知书，反映其查扣了一批当事人周某销售的使用“五粮液”“今世缘”“海之蓝”等商标的白酒，经厂家辨认系商标侵权商品。经查，2016年8月，当事人在其经营的清河区尊泰酒业经营部内结识了上门推销的中年男子许某，得知其手中有大量以次充好的灌装酒。当事人试卖一箱假酒后尝到甜头，随即联系许某购进侵权白酒并通过门店销售。当事人销售的涉案侵权商品包括使用“五粮液”“今世缘”“海之蓝”等商标的白酒，共计678瓶。依据物价部门出具的价格认定结论书和当事人陈述，累计违法经营额8.79万元。另经查，2017年3月20日，当事人因销售侵权假冒白酒受到市场监管部门的行政处罚。 

淮安市清江浦区市场监管局认定，当事人的行为构成商标法第五十七条第三项所规定的侵权行为；当事人知假卖假、重复侵权的行为，符合商标法第六十条第二款规定的从重处罚情形。该局据此对当事人作出责令立即停止侵权行为，没收侵权商品，罚款35.17万元的行政处罚。该案经复议机关审查及人民法院行政裁定，均认定当事人在一年内两次销售假酒应予从重处罚。此外，涉案商品的生产源头许某被依法追究刑事责任。

案例37 福建省莆田市市场监管局查处侵犯“CONVERSE”等注册商标专用权案

2019年5月16日，福建省莆田市市场监管局执法人员依法对福建德邦物流有限公司拱辰分公司进行检查，发现当事人揽收标有耐克图形注册商标的运动鞋34双、标有“CONVERSE”注册商标的运动鞋16双、标有“PUMA及图”注册商标的拖鞋20双、标有“PUMA及图”注册商标的凉鞋12双及标有“adidas”注册商标的运动鞋85双，提供快递及物流服务。根据现场查获的营业单据，当事人因侵权所产生的营业收入为302元。办案机关认为，当事人明知承运物品为侵犯注册商标专用权的商品仍揽收并提供快递及物流服务，构成商标法第五十七条第六项所指“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为”的违法行为。因当事人曾因相同违法行为在2018年受到行政处罚，在法定罚款幅度内应予以从重处罚，依据商标法第六十条第二款的规定，莆田市市场监管局作出行政处罚，责令当事人立即停止商标侵权行为，没收侵权商品，罚款16万元。

评 析

随着互联网经济的发展，商标侵权行为在快递、物流等运输环节多发、易发。该案中，涉案物流公司故意为商标侵权行为提供运输便利条件，属于帮助他人实施侵犯商标专用权的违法行为，且当事人曾因相同行为受过行政处罚，应予以从重处罚。