专利侵权诉讼中“权利滥用抗辩”的适用探析

日本专利法中引入专利无效抗辩的过程，经历了“严格职权分离下的一元制”“公知技术抗辩中的初步适用”“专利无效抗辩下的扩张适用”三个阶段，并最终立足于日本民法中的权利滥用理论，注重客观层面的利益衡平和诉讼效率，同时在涉标准必要专利禁令及赔偿救济中得到推广。我国新《专利法》自2021年6月1日开始施行，其中新引入了诚实信用原则及禁止权利滥用原则。结合最新的司法实践，上述条款的引入，为在坚持“专利权有效原则”的前提下，从权利衡平和诉讼效率的角度对被告方提出的权利滥用抗辩进行审查，提供了更多的理论依据和现实可能。

日本专利无效抗辩制度中引入“权利滥用抗辩”的历史进程

第一阶段：严格职权分离下的一元制（1885年—20世纪60年代）

日本专利制度肇始于明治维新后1885年施行的专卖专利条例，此后日本在1888年以德国法为蓝本，制定专利条例。同时，受当时日本帝国宪法“行政权优先”思想的影响，专利条例规定特许厅对于专利效力拥有终局审查权。直至1921年，日本专利法作出修改，明确当事人不服特许厅审查决定的，可以起诉至日本最高法院的前身——日本大审院。但关于法院能否在专利民事案件中对于权利效力作出判断，日本大审院和此后的日本最高法院都给出了否定答复。在1904年的“导火线制造器械案”中，大审院明确指出，专利权的有无判断应当专属于特许厅，民事审判中不宜作出专利无效的判断。[1]

不过，在这一阶段，日本专利界曾对是否应当采取严格的职权分离主义进行过讨论。被称为“日本凯恩斯”的特许厅首任长官高桥是清曾表示：“随着法官对于专利诉讼的理解不断加深，在相关判例积累到一定程度的情况下……但现阶段应以特许厅的行政审查为主。”[2]由此可以看出，日本专利界认为严格的职权分离主义并非恒定，其更多地是作为当时的历史条件下最为适宜的专利审查机制而适用。

第二阶段：“公知技术”切口下“权利滥用说”的引入（20世纪60年代—2000年）

20世纪50年代后，随着日本经济由战后复兴期进入高速成长期，家电、半导体、制造业等业界对于提升专利纠纷解决效率、缩短争议解决周期的呼声不断提高，专利界围绕在侵权案件中法院是否有权审查专利效力、如何判断专利效力等也提出了很多新的观点[3]，其中最主要的是关于涉案专利中包含公知技术的情形，具体可分为以下两种情况：

第一种，当涉案专利中的一部分为公知技术时，引入“限定解释说”，即当涉案专利权利要求所记载的发明有几个实施例，其中某一个实施例已经公知而其他的实施例还没有被公知的情况下，如果被控侵权产品就是已经公知的那个实施例，法院可以将专利权保护范围确定为不包括被控侵权产品的情形，从而认定不侵权。[4]

实际上，这种理论更类似于我国专利民事侵权程序中限缩解释权利要求的做法，即根据权利要求的记载，结合本领域技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求的内容，也就是通过限缩解释将权利人的保护边界与其技术贡献相匹配，由此认定不构成侵权。[5]

第二种，当涉案专利中全部为公知技术/现有设计时，引入“权利滥用说”。两个典型案例为：一是在“玻璃容器案”中，涉案专利的某共有人因内部纠纷，在专利申请阶段曾以“不具备新颖性”为由对涉案专利提出异议，后来共有人之间争议得到解决，涉案专利顺利获得授权。在之后以涉案专利为权利基础的侵权诉讼中，法院认定涉案专利本身不具备新颖性，而且授权过程中发生的异议风波足以证明共有人明知涉案专利不具备新颖性，由此认定原告的起诉行为构成权利滥用；二是在“金属板案”中，原告在申请外观设计之前，曾经对外公开该外观设计，法院就此认定原告构成权利滥用，驳回原告的诉讼请求。[6]

由此可知，在这一阶段，日本专利界仍倾向于认为专利民事案件中如要适用权利滥用抗辩，需考查专利权人主观上是否具有故意，即如果认定权利人对于涉案专利属于公知技术或现有设计是明知的，则可以支持被告提出的权利滥用抗辩。

第三阶段：专利无效抗辩下“权利滥用”的扩张适用（2000年至今）

20世纪末，一元制背景下的专利侵权案件中，法院针对被告的专利无效抗辩，多数情形下只能要求被告提起无效程序，由此导致诉讼中止情况频发，审理周期长的问题愈加凸显。为此，日本专利界希望在专利民事案件中仿效欧美引入专利无效抗辩制度的声音不断高涨。而与此同时，专利界对于“问题专利”现象的重视和民法界对于“权利滥用”概念的拓展，为借助“权利滥用”引入专利无效抗辩提供了条件。

一方面，在对日本专利制度影响较大的美国，20世纪90年代开始有许多学者从授权标准、审查程序等方面对美国的专利质量，特别是生物技术、计算机软件等专利发明的质量提出尖锐批评，认为专利过多过滥的趋势将造成对专利制度的滥用。[7]对此，日本专利界也开始对在专利民事诉讼中规制“问题专利”的路径提出新的思考。

另一方面，在日本的民法体系下，关于权利滥用学说出现了重视适用“公共福祉”以迫使私权让步的所谓“客观标准倾向”，即将权利人行使权利产生的个体利益与行权对社会整体造成的损害相比较，如果认定对社会带来的损害更大，即认定构成权利滥用。[8]这一过程中，对于权利人主观上是否存在故意或重大过失等不当意图的考量则非常有限。在“板付机场美军基地案”中，日本法院认定原告作为产权人，以租赁契约到期要求返还土地的主张，将导致美军无法继续在日本驻扎，从社会性、公共性的角度考量，原告对于自身私权的行使将会给日本带来巨大损害，构成权利滥用。[9]因此，后来任日本知识产权高等法院院长的高部真规子即提出：“从溯及力的角度看，存在明显无效理由的专利权未来一定会被无效，因此如果允许以这种专利权提起诉讼，客观上将会造成利益失衡。所以将此情形作为专利权滥用加以规制，并未违反权利滥用法理。”[10]

为此，日本最高法院于2000年4月在著名的“富士通诉德州仪器确认不侵害专利权案”中作出尝试。该案中，法院指出，在特许厅对专利权效力作出判断之前，如果审理专利侵权诉讼的法院认为该专利确实存在明显的无效理由，在无其他特殊情形时，可以认定权利人行为构成权利滥用，不支持其被诉侵权人构成侵权的主张。该判决特别指出：“1904年的‘导火线制造器械案’等大审院的相关判例与本案观点相左，因此与本案观点抵触之处，应当予以纠正。”[11]法院还归纳出以下两点具体的裁判要旨：

1.从权利衡平的角度出发，如果认可基于类似于本案的（瑕疵）专利权主张停止侵权、赔偿损失，将实质上给此类专利的专利权人带来不当利益，从而违反公平理念；

2.从诉讼效率的角度出发，在如上所述（涉案专利存在瑕疵的）专利侵权诉讼中，如未经特许厅无效程序作出无效裁决，就不允许被告以专利应当无效为由进行抗辩，将导致当事人被迫提起专利无效，不符合诉讼经济的要求。

此后，经司法制度改革审议会讨论，日本于2004年修改专利法，新增第104条之3，明确规定“在专利侵权诉讼中……当法院认定涉案专利根据专利无效程序应该被宣告无效时，专利权人……不得针对相对方行使专利权”。至此，日本专利法实际上赋予了法院在专利侵权诉讼中处理无效抗辩的权力，并且没有对无效抗辩理由的具体范围作出限制，即无效抗辩不仅可以基于缺乏新颖性、说明书公开不充分、权利要求得不到支持等涉案专利明显无效的理由提出，更可以基于缺乏创造性等理由提出。

第四阶段：“权利滥用抗辩”在标准必要专利禁令救济中的推广（2014年至今）

事实上，日本专利界在涉标准必要专利禁令救济及赔偿的案件中，基于前述“富士通诉德州仪器确认不侵害专利权案”的尝试，也采用了禁止权利滥用的理论。日本知产研究所在2013年发布的《标准必要专利权利行使调查报告书Ⅱ》中即提出：“（针对标准必要专利中的禁令救济）虽然专利法中无明确规定，但可以基于民法规定的诚实信用原则和禁止权利滥用原则加以规制。”[12]

在2011-2014年审理的“苹果诉三星涉标准必要专利确认债务不存在案”中，围绕三星公司作为标准必要专利权人是否有权就苹果公司生产、销售iPhone 4等产品的行为主张损害赔偿，东京地方法院认定三星公司违反诚实信用义务，其对苹果公司主张许可费赔偿的行为构成权利滥用，具体基于两点：首先，三星公司作为专利权人就其SEP作出了FRAND承诺，但在谈判过程中存在违反诚信要求的行为；其次，苹果公司作为标准实施者在谈判过程中始终是善意的。[13]

日本专利界对于权利滥用抗辩在SEP禁令及赔偿救济中的推广，本质上是将标准必要专利作为一种私权，当专利法缺少有关禁令救济的具体规则时，由民法基本原则进行兜底，避免出现利益失衡。这一点在我国的相关司法解释及“华为诉三星案”“西电捷通诉索尼案”中也有所体现。[14]我国专家也提出标准必要专利如果适用禁令救济，需要从“标准必要专利权人在谈判过程中无明显过错、遵循FRAND原则”和“标准必要专利实施人存在明显过错、违反FRAND原则”两个方面展开。[15]这一裁判思路与日本“苹果诉三星案”的审理方式是相近的。

回顾日本引入专利无效抗辩的过程，其经历了“严格职权分离下的一元制”“公知技术抗辩中的初步适用”“专利无效抗辩下的扩张适用”三个阶段。日本专利无效抗辩制度呈现出三个特点：

第一，法院在认定无效抗辩成立时，并不直接对专利效力作出判定，而是认为行权方式不具备正当性，因此这种认定并不具有对世性；

第二，无效抗辩的理论基础来源于日本民法中的禁止权利滥用原则，并且相对于主观意图的判断，更加注重客观层面的利益衡平和诉讼效率；[16]

第三，对于涉案专利的无效理由并未作出限制，法院可直接对专利是否具备创造性等进行审查，且权利滥用抗辩在SEP案件中也得到了推广，与中国对涉SEP禁令及赔偿救济案件的处理方式有异曲同工之处。

图1 日本专利侵权诉讼中专利无效抗辩的适用流程

我国专利侵权诉讼中“权利滥用抗辩”的适用

商标领域“权源违法性”权利滥用抗辩的影响

在我国的司法实践中，多年前已经出现适用权利滥用抗辩的情形，并且最早的部分案例即发生在专利领域。2006年，我国首例知识产权恶意诉讼“袁利中案”中，权利人利用实用新型专利不进行实质审查的制度，将公知的国家标准申请为专利，其权利依据存在严重瑕疵；在“2008年中国知识产权司法保护十大案件”的“许赞有案”中，法院认定涉案专利依据的设计工艺已长期流传于世间，稳定性较弱，许赞有据此提起大规模专利诉讼，主观恶意明显。[17]在这一阶段，以瑕疵专利权起诉的案件主要被归类为“恶意诉讼”。为此，2011年“知识产权权属、侵权纠纷”案由项下增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”，但是并未就恶意诉讼框架下权利滥用抗辩的具体适用场景作出列举。

与之相对，在商标侵权案件中，随着典型案例的不断积累以及司法机关打击恶意注册、促进商标注册向使用回归的司法政策的发展，权利滥用抗辩在诉讼中的定位和功能逐步走向清晰。在指导性案例82号“歌力思”案中，法院认定王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。王碎永以非善意取得商标权，对歌力思公司提起侵权之诉，构成权利滥用。[18]此后还有包括“优衣库案”“比特案”在内的多起案件，法院均以原告的权利基础系非善意取得为由，支持了被告提出的权利滥用抗辩。上述案件中有关权利滥用抗辩的审理思路主要有以下两点：1.此类案件中权利滥用的类型主要为“缺乏正当利益”，即权利滥用的违法性体现在权利来源上，原告的权利基础来源于恶意抢注，如果允许以这样的权利主张救济，将会造成明显的利益失衡；[19][20]2.这种抗辩权的适用后果并非是消灭请求权，而是通过永久性或暂时性阻碍商标请求权的行使，实现对恶意诉讼的司法规制。[21]近期，北京知识产权法院审结的“jiaoren骄人商标案”也通过类似的裁判思路认定，权利人申请注册“jiaoren骄人”商标的行为违反诚实信用原则，此后其以非善意取得的商标权对周大福公司提起侵权之诉，构成权利滥用。[22]该案判决明确了在恶意诉讼框架下，此类行为构成权利滥用的基础在于权源违法性，并进一步明确诚实信用原则与禁止权利滥用原则分别在瑕疵权利的授权和行权阶段发挥各自的识别和认定功能。

受商标领域权利滥用抗辩应用场景的影响，专利领域通过司法实践也总结出对于瑕疵专利权的规制方式。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第126条规定，被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，可以判决驳回原告的诉讼请求；第127条以列举的方式明确规定恶意取得专利权的5种情形，从总体上规制“将明知不应当获得专利保护的发明创造申请专利并获得专利权的行为”。

专利授权、确权程序中有关“权源违法性”的类型化认定

关于“权源违法性”的认定，相较于专利侵权案件中的权利滥用抗辩，实践中其绝大多数出现在专利授权和确权程序中，并且授权程序中认定当事人构成专利恶意申请的情形更为多样，典型情形即为近年来国家知识产权局推进的规范专利申请相关举措。2021年3月国家知识产权局发布的《关于规范申请专利行为的办法》以及2021年5月发布的《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案（征求意见稿）》，共列举了7种典型非正常申请专利的行为，可见专利行政主管部门主要是通过判断专利申请是否存在明显相同、简单组合、拼凑、堆砌等情形来认定是否构成非正常申请。

关于专利确权程序，现行的《专利法实施细则》及《专利审查指南》尚未就专利非正常申请作出具体规定。因此，如要认定涉案专利在授权过程中违反诚实信用原则，主要需适用专利权无效宣告的具体理由认定专利无效。例如，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第五条规定了针对专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，虚构、编造说明书及附图中的具体实施方式等有关技术内容的规制方式。在“四环公司诉齐鲁公司涉桂哌齐特氮氧化物专利无效案”中，法院认定，在本专利说明书存在明确的、对本领域技术人员而言并无歧义的记载且没有原始试验报告佐证的情况下，四环公司有关死亡率、取食量的解释均有悖常理，不能成立，难以认可本专利实施例5中记载的相关实验数据的真实性。因此，本专利说明书关于具有杀虫活性用途的部分并未完成《专利法》对化合物用途充分公开的要求，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。[23]

总体来看，在专利确权和授权程序中，有关涉案专利是否存在权源违法性的问题，现阶段主要通过“专利法具体驳回/无效理由+规范非正常申请的规定”的方式进行认定。但就进入到司法程序的案件来看，多数是通过“专利法的具体驳回/无效理由”加以规制。专利授权、确权程序中有关“权源违法性”的类型化认定，也为专利侵权诉讼中权利滥用抗辩的适用提供了更为具体的应用场景。

日本经验对我国专利侵权诉讼适用“权利滥用抗辩”的相关启示

整体性引入专利无效抗辩的条件考察

随着技术更新速度的加快，在专利侵权诉讼中，通过程序上的进一步优化，避免动辄因提起专利无效出现诉讼中止和审理周期过长的问题，是司法在促进技术创新和成果转化过程中发挥作用的有力体现。但我国在现阶段通过仿效日本利用权利滥用理论推广适用专利无效抗辩，仍存在一些亟待解决的问题。一方面，如上所述，我国目前专利侵权诉讼中权利滥用抗辩的适用，类似于日本的“公知技术抗辩”时期，更为注重对于权源违法性的考察，要求权利人主观上对于涉案专利明显无效应属明知，与日本自2000年之后推行的“客观标准倾向”存在较大区别；另一方面，引入专利无效抗辩制度事关专利复审机构的法律地位、授权与侵权判定标准的一致性、行政与司法二元程序的有效衔接等诸多体制机制性问题，引入的时机和条件仍有待进一步讨论。

与此相对，日本在引入专利无效抗辩的过程中，除修改涉及无效抗辩的实体条款之外，还通过健全配套机制，实现制度的顺利运行。从2000年内阁成立司法制度改革审议会开始就知识产权诉讼制度进行改革以来，日本先后完善了以下配套制度：1.将全国范围内技术类知识产权民事一审案件集中由东京、大阪两家地方法院管辖；2.成立知识产权高等法院，并对全国范围内技术类知识产权民事上诉案件以及专利授权确权一审案件进行集中管辖；3.扩大技术调查官选用任用力度，引入专门委员制度；4.建立法院与特许厅之间的个案信息联络机制。当然，其中最具特点的应属技术类民事案件的一审集中管辖，通过将集中管辖关口前置化、集中化，实现了司法裁判标准与行政审查标准的统一。

新《专利法》下立足于“权利行使”适用“权利滥用抗辩”

我国现行《专利法》自2021年6月1日开始施行，其中第二十条第一款规定，申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。作为《专利法》此次修订中的新增条款，诚实信用原则与禁止权利滥用原则总体上体现出当专利权人的个人私益与社会公共利益等发生冲突时，优先保护社会公益及他人合法权益的导向。类似于日本适用无效抗辩的过程中对于禁止权利滥用的扩张理解，新《专利法》中诚实信用原则与禁止权利滥用原则的引入，为从权利衡平和诉讼效率的角度，针对因专利权本身保护范围不清楚等所引发的权利行使与公共利益产生冲突等有限情形适用权利滥用抗辩加以规制，提供了一定的现实可能。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>总则编若干问题的解释》第三条中也提出，对于《民法典》第一百三十二条所称的滥用民事权利，法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定。实际上，根据权利行使的对象、方式等对行权行为作出规制，在我国专利司法实践中早有体现。在指导性案例55号“柏万清案”中，法院即认定，专利权的保护范围应当清楚，如果涉案专利权利要求书的表述存在明显瑕疵，结合说明书、附图等不能确定权利要求保护范围的，则无法进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定侵权成立。[24]（2014）京知行初字第23号案判决也对上述裁判要点进行了引述，认定根据原告柏万清提供的证据，难以确定技术特征“导磁率高”的具体范围或具体含义，不能准确界定本专利权利要求1的保护范围，由此判决驳回原告的诉讼请求。[25]从权利衡平和诉讼效率的角度出发，上述裁判观点还可以拓展理解为，如请求保护的权利要求明显不清楚以致无法确定保护范围、侵害他人合法在先权利获得专利权等，属于明显不具备专利可授权要件的专利权，据此提起侵权之诉，可能构成权利滥用，法院可以对被告提出的权利滥用抗辩进行审查。[26]

因此，从权利衡平和诉讼效率的角度，针对因专利权本身保护范围不清楚等情形所引发的权利行使与公共利益的冲突，可以尝试在认定涉案专利明显不具备授权要件的基础上，从禁止权利滥用的角度，支持被告提出的抗辩主张。当然，需要注意：首先，如果权利要求仅存在轻微瑕疵，对侵权判断没有实质性影响，不宜直接就权利要求是否清楚作出认定；其次，存在权利要求保护范围不清楚的情形，并不意味着可以据此直接认定权利人提起专利侵权之诉构成权利滥用，还要结合涉案专利授权过程、专利撰写质量、权利人维权方式等具体因素，从权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等方面，综合判断被告的权利滥用抗辩能否成立。这一点也有待于司法实践的进一步梳理和总结。

注释：

[1][日]大审院明治37年9月15日判决，刑录第10辑，第1679页。

[2]转引自[日]《特许厅工业所有权制度问题调查报告书》，知识产权研究所，2000年第3期。

[3]日本专利界主要的观点包括公知抗辩说、限定解释说、权利滥用说、当然无效说等。

[4]梁熙艳：《权利之限：侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性》，载《知识产权》2005年第4期，第59页。

[5]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第2条规定：“人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”

[6][日]名古屋地方法院昭和51年11月26日判时852号第95页；大阪地方法院平成7年10月31日判时1552号第116页。

[7]转引自张伟君、单晓光：《滥用专利权与滥用专利制度之辨析——从日本“专利滥用”的理论与题实践谈》，载《知识产权》2006年第6期，第67-70页。

[8][日]四宫和夫、能见善久：《民法总则第5版增补版》，弘文堂2000年版，第21页。

[9][日]最高法院昭和40年3月9日民集19卷2号，“板付机场美军基地案”，第233页。

[10][日]高部真规子：《時の判例》，载《法学家》，第1188期（2000年11月1日），第77页。

[11][日]最高法院平成12年4月11日民集54卷４号，“富士通诉德州仪器确认不侵害专利权案”，第1368页。

[12][日]高田宽：《关于标准必要专利的权利行使和停止侵权请求权的考察》，载《富山大学纪要》，富大经济论集第60卷第2号（2014年11月），第208页。

[13][日]东京地方法院平成25年2月28日判时2186号，第150页。

[14]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2020年修正）第24条第2款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”

[15]祝建军：《标准必要专利适用禁令救济时过错的认定》，载《知识产权》2018年第3期，第47页。

[16]部分学者认为“富士通案”中日本最高法院实际采用的是当然无效抗辩说。参见李扬：《日本专利权当然无效抗辩原则及其启示》，《法律科学》2012年第1期，第171页。

[17]马云鹏：《专利恶意诉讼及其司法应对》，载《知识产权》2018年第10期，第42-44页。

[18]（2014）民提字第24号民事判决书。

[19]周丽婷：《对商标权滥用相关民行二元程序的思考》，载《中华商标》，2019年第10期，第24页。

[20]《国际比较法百科全书》将许多国家认可的判断滥用权利的标准归纳为 6种类型：故意损害、缺乏正当利益、选择有害方式行使权利、获取利益与致他人损害之间不相称、不考虑权利存在的目的、行使权利构成侵权。转引自王利明：《论禁止滥用权利——兼评<总则编解释>第3条》，载《中国法律评论》，2022年第3期（总第45期），第8页。

[21]徐明：《我国商标恶意诉讼的司法规制优化研究——以民事抗辩权为展开进路》，载《知识产权》，2020年第11期，第91页。

[22]刘义军、田芬：《以非善意取得的商标权起诉他人侵权，构成权利滥用》，载“知产北京”公众号，2022年5月30日。

[23]（2018）京行终2962号行政判决书。

[24]（2012）民申字第1544号民事裁定书。

[25]北京知识产权法院课题组：《在先案例在知识产权审判中的运用情况调研——以北京知产法院为样本》，载《中国应用法学》，2018年第3期，第139页。

[26]参见（2020）最高法知民终1379号民事判决书。